médicament (1)
1. Certificat Complémentaire de Protection.- Brevet d'invention.- CCP 92 C 0212 et Brevet 2 591 597.- Commercialisation en France de la spécialité générique Céfuroxime SANDOZ en l'absence d'accord des titulaires des droits de propriété intellectuelle.- Action en référé interdiction provisoire de commercialisation desdites spécialités devant le Tribunal de Commerce de Paris.- Articles L. 615-3 et L. 615-17 du CPI.- Incompétence du Tribunal de Commerce de Paris au profit du Président du TGI de Paris.
Tribunal de Commerce de Paris, Ordonnance de Référé du 10 juin 2005
Sté Glaxo Group Limited, SAS laboratoires Glaxosmithkline c/ SAS Sandoz
La Sté Glaxo Group Limited et la SAS Laboratoire Glaxosmithkline ont sollicité en référé devant le Président du Tribunal de Commerce de Paris qu'il soit fait interdiction à la SAS Sandoz de commercialiser un générique du médicament Zinnat, spécialité de référence en violation des dispositions de l'article L. 5121-10 du Code de la Santé Publique (voir ci-dessous le texte de l'article L. 5121-10 du CSP).
(Article L. 5121-10
(Loi nº 2003-1199 du 18 décembre 2003 art. 19 I Journal Officiel du 19 décembre 2003)
Pour une spécialité générique définie au 5º de l'article L. 5121-1, l'autorisation de mise sur le marché peut être délivrée avant l'expiration des droits de propriété intellectuelle qui s'attachent à la spécialité de référence concernée. Le demandeur de cette autorisation informe le titulaire de ces droits concomitamment au dépôt de la demande.
Lorsque l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé a délivré une autorisation de mise sur le marché d'une spécialité générique, elle en informe le titulaire de l'autorisation de mise sur le marché de la spécialité de référence.
Le directeur général de l'agence procède à l'inscription de la spécialité générique dans le répertoire des groupes génériques au terme d'un délai de soixante jours, après avoir informé de la délivrance de l'autorisation de mise sur le marché de celle-ci le titulaire de l'autorisation de mise sur le marché de la spécialité de référence. Toutefois, la commercialisation de cette spécialité générique ne peut intervenir qu'après l'expiration des droits de propriété intellectuelle, sauf accord du titulaire de ces droits.
Aux seules fins d'en garantir la publicité, le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé tient disponible au public la liste des titres de propriété intellectuelle attachés à une spécialité de référence si le titulaire de l'autorisation de mise sur le marché de cette spécialité la lui a communiquée à cet effet. Le laboratoire est seul responsable de l'exactitude des informations fournies. Les conditions de rémunération du service rendu par l'agence sont fixées par une décision de son conseil d'administration.)
La SAS Sandoz demande au magistrat des référés du Tribunal de Commerce de Paris de se déclarer incompétent au profit du Tribunal de grande Instance de Paris déjà saisi au fond par la Sté Glaxo Group Limited en contrefaçon des brevets visés par les Sociétés Glaxo.
Le magistrat des référés du Tribunal de Commerce de Paris se déclare incompétent au profit du Président du TGI de Paris pour les motifs suivants :
"Préalablement à la présente action la Sté GLAXO GROUP LIMITED a agi en contrefaçon contre la SAS SANDOZ par une assignation délivrée au fond le 29/11/2004 devant le Tribunal de Grande Instance de Paris pour les mêmes produits en cause;
• que dans ces conditions l'article L.615-3 du Code de la Propriété Intellectuelle dispose notamment que : "lorsque le Tribunal est saisi d'une telle action sur le fondement d'un brevet, son Président saisi et statuant en la forme des référés peut interdire, à titre provisoire, sous astreinte, la poursuite des actes argués de contrefaçon, ou subordonner cette poursuite à la constitution de garanties destinées à assure l'indemnisation du breveté";
• qu'en l'espèce il est donc surprenant voire incompréhensible qu'une demande d'interdiction soit formulée seulement aujourd'hui devant ce Tribunal au motif de la concurrence déloyale, qui n'est en pareil cas que la conséquence résultant des actes de contrefaçon dénoncés devant le Tribunal de Grande Instance de Paris;
• que dans le présent litige il apparaît donc que seul le Président du Tribunal de Grande Instance de Paris est compétent pour interdire éventuellement la commercialisation du générique du médicament antibiotique Zinnat; ce qui aura pour vertu principale entre autres d'éviter toute contrariété de décision et sera conforme à l'abondante jurisprudence de décisions en référé, versée aux débats par la SAS SANDOZ;
• que de surcroît aucune interprétation ne peut être tirée de la rédaction de l'article L.615-17 du Code de la Propriété Intellectuelle dès lors qu'elle n'est nullement ambiguë et qu'elle précise : "L'ensemble du contentieux né du présent titre est attribué aux Tribunaux de Grande Instance et aux Cours d'Appel auxquelles ils sont rattachés, etc...";
• qu'il est admis certes que ne relève pas du contentieux né de la loi, la demande ne concernant pas la protection d'un brevet mais tendant à faire ressortir des actes de concurrence déloyale par copie servile avec débauchage de personnel ou d'actes de dénigrement;
• que cependant la demande des Sociétés GLAXO à l'évidence ne repose pas sur de tels faits et l'observation précédente ne saurait donc trouver ici un prolongement."
2. Action en référé interdiction provisoire de contrefaçon de brevet d'invention et de certificat complémentaire de protection.- Médicament antibiotique dénommé ZINNAT dont le principe actif a comme appellation internationale "céfuroxime-acétyl".- Médicament générique du médicament Zinnat.- Article L. 615-5 du CPI.- Action au fond en contrefaçon apparaissant sérieuse (non).- La validité du brevet et du CCP opposé est contestable au regard de la condition d'activité inventive.- Des contestations sérieuses affectent également l'existence de la contrefaçon alléguée.- Rejet de la demande d'interdiction provisoire compte tenu du caractère sérieux des moyens de défense développés dans l'action au fond.
Tribunal de Grande Instance de Paris, Ordonnance du 26 octobre 2005
Sté Glaxo Group Limited, Sté Laboratoire Glaxosmithkline c/ Sté Sandoz SAS
La Sté Glaxo Group Limited est titulaire d'un certificat complémentaire de protection, obtenu sur la base d'un brevet français, qui porte sur une nouvelle forme d'ester de céfuroxime, procédé pour sa préparation et composition pharmaceutique la comprenant. Elle détient également deux autres brevets français.
La Sté GlaxoSmithKline, licenciée de ces titres de propriété industrielle, commercialise depuis de nombreuses années en France un médicament antibiotique dénommé ZINNAT dont le principe actif a comme appellation internationale « céfuroxime-acétyl ».
Les Sociétés Glaxo ont assigné la Sté Sandoz en interdiction provisoire de contrefaçon de brevet d'invention afin qu'il lui soit interdit de fabriquer, faire fabriquer, utiliser, détenir, offire et importer en France tout médicament générique du médicament ZINNAT contrefaisant ses droits de propriété industrielle.
Après avoir examiné l'objet du brevet français 83 12561 des Sociétés Glaxo qui concerne une nouvelle amorphe de la céfuroxime-axétil, son procédé de préparation, une composition la contenant et son utilisation en médecine, le Tribunal analyse l'étendue de sa protection.
Le magistrat rappelle ensuite qu'en application de l'article L. 615-5 du CPI, il appartient au titulaire de droit sur le brevet opposé de démontrer que l'action au fond en contrefaçon qu'il a engagée apparaît sérieuse.
Or le Juge considère que la validité du brevet et en conséquence du CCP opposé est contestable au regard de la condition d'activité inventive tant de la revendication 1 que des autres revendications opposées, celles-ci n'étant pas susceptibles de rendre un produit connu brevetable (R2) ou étant déjà incluses dans la R1 (R3) ou déjà connues de l'art antérieur (R4, R5, R7 à R12) ou le résultat de la mise en œuvre de techniques connues (R6 et R13).
Au surplus des contestations sérieuses affectent l'existence de la contrefaçon alléguée. En effet le brevet Glaxo ne protège que le cérufoxime-axétil sous forme pratiquement amorphe à haute pureté obtenu par le procédé décrit au brevet.
Or, en l'espèce, il n'est pas contesté par les parties que le produit SANDOZ contient du cérufoxime-axétil et de la copovidone.
Le juge considère en conséquence que la contrefaçon n'est pas établie de façon certaine et rejete la demande d'interdiction provisoire compte tenu du caractère sérieux des moyens de défense développés dans l'action au fond.
3. Action en revendication d'un brevet d'invention européen.- Article L. 611-8 du CPI et Article 61 de la Convention de Münich.- Absence d'autorisation de l'inventeur d'inclure dans le texte d'une demande de brevet des données relatives au gène EPSPS double mutant.- Décision judiciaire américaine ayant définitivement jugé que le vecteur RD 125 contenant le gène EPSPS double mutant constituait un secret de fabrique.- Dépôt par la défenderesse de la demande de brevet en fraude des droits de l'inventeur.- Droit à l'obtention d'un brevet européen transféré à la société demanderesse.
Selon les dispositions de l'article L 611 8 du code de la Propriété Intellectuelle, si un titre de propriété industrielle a été demandé soit pour une invention soustraite à l'inventeur ou à ses ayants cause, soit en violation d'une obligation légale ou conventionnelle, la personne lésée peut revendiquer la propriété de la demande ou du titre délivré... ",
Aux termes des dispositions de l'article 61 de la Convention de Munich "1. Si une décision passée en force de chose jugée a reconnu le droit à l'obtention du Brevet Européen à une personne visée à l'article 60, paragraphe 1, autre que le demandeur, et à condition que le Brevet Européen n'ait pas encore été délivré, cette personne peut, dans un délai de trois mois après que la décision est passée en force de chose jugée, et en ce qui concerne les Etats contractants désignés dans la demande de Brevet européen dans lesquels la décision a été rendue ou reconnue, ou doit être reconnue ... :
a) poursuivre, aux lieu et place du demandeur, la procédure relative à la demande, en reprenant cette demande à son compte,
b) déposer une nouvelle demande de Brevet européen pour la même invention, ou,
c) demander le rejet de la demande...
Il n'est pas contesté par la société DEKALB que c'est bien la société RPA qui est l'inventeur du "gène codant une enzyme EPSPS de Zea Mays, caractérisé en ce que le dit gène a été muté pour conférer une résistance au glyphosate, ladite mutation ayant pour effet la substitution d'une isoleucine à la thréonine située à la position d'acides aminés 1,02 et la substitution d'une sérine à la proline située à la position d'acides aminés 106", dit gène EPSPS double mutant ;
La société DEKALB soutient cependant qu'elle aurait été autorisée par la société RPA a divulguer cette invention notamment au soutien de sa demande de brevet européen et qu'en tout état de cause, elle n'a commis aucun manquement à ses obligations conventionnelles telles qu'elles résultent de l'accord qui lui a été donné par RPA le 26 août 1993.
Il convient de préciser que la demande de brevet européen a été déposée sous priorité de la demande de brevet US 08/113 561 en date du 25 août 1993 qui comportait déjà, ce qui est admis, les "constructions" de RPA relatives au gène EPSPS double mutant ;
Force est de relever tout d'abord que la société DEKALB n'a pas attendu l'autorisation de la société RPA pour utiliser lesdites "constructions" dès lors que le dépôt de la demande de brevet US a eu lieu la veille de la réception de celle ci ;
Par courrier en date du 12 août 1993, la société DEKALB a sollicité de la société RPA la permission d'inclure dans une demande de brevet de transformation de maïs, à la demande de l'examinateur américain, la preuve, sous forme d'une déclaration, de l'expression de gènes mutants EPSPS ;
Cette demande précise: "Comme il (le texte de la déclaration) comporte des informations confidentielles de RHONE POULENC, nous demandons votre permission pour inclure cette information dans la déclaration" ;
Un courrier du lendemain ajoute que :
"1 La mutation décrite à la page 6A a été fournie à DPG (DEKALB Plant Genetics) par RPA. Cette mutation est couverte par le brevet COMAI n° 5 044 9445,
2 Les promoteurs contenus dans les plasmides pDPG 441, 443 et 447 (voir tableau 3 page 7) ont été fournies à DPG par PGA.
Selon nous, RPA n'a aucune inquiétude à avoir quant à la transmission de ces informations à l'Office Américain des Brevets. Néanmoins, puisque ces informations sont couvertes par notre accord de confidentialité, nous sommes tenus d'obtenir votre accord...";
Par lettre en date du 26 août 1993, la société RPA a donné son accord pour l'utilisation de ses "constructions" pour illustrer le brevet de DEKALB à trois conditions et notamment que les informations données soient tenues secrètes pendant au moins quelques mois ;
Il est acquis aux débats que la société DEKALB ne s'est pas bornée à annexer une déclaration à sa demande de brevet mais a inclus ces données dans sa demande de brevet de sorte qu'elles sont été publiées et que cette situation est à l'origine du rejet de la demande de brevet européen EP 96 925 812.8 déposée le 18 juillet 1996 par la société BAYER CROPSCIENCE, l'office européen ayant relevé le défaut de nouveauté de l'invention au regard de la demande PCT WO 95/ 06128 de la société DEKALB déposée sous priorité de la demande de brevet américain déposée le 25 août 1995 ;
La défenderesse ne peut raisonnablement soutenir que l'autorisation qu'elle a obtenue de la société RPA incluait le droit d'inclure le gène EPSPS double mutant dans le texte du brevet qu'elle a déposé dès lors que ce n'était pas l'objet de la demande d'autorisation qu'elle avait formulée le 12 août 1993, la réponse donnée par RPA ne pouvant se lire qu'en relation avec la teneur de la demande qui la précédait ;
Le jugement rendu le 8 février 2000 par le Tribunal de District de Caroline du Nord, confirmé par la Cour d'Appel des Etats Unis pour le Circuit Fédéral le 19 novembre 200 1, a retenu que le vecteur RD 125 contenant le gène EPSPS double mutant constituait un secret de fabrique de la société BAYER CROPSCIENCE jusqu'à la publication en 1997 de sa propre demande de brevet PCT correspondant au brevet français n° 95 08979 déposé le 19 juillet 1995 et que la société DEKALB avait inclus ce gène dans sa demande de brevet sans l'autorisation de la société BAYER CROPSCIENCE ;
Il est ainsi définitivement jugé que la société défenderesse n'était pas l'auteur de l'invention contenue dans là demande de brevet US 08/113 561 du 25 août 1993, qu'elle a déposée en fraude des droits de la société BAYER ;
Il suit de là qu'elle ne peut aujourd'hui soutenir avoir été en droit de déposer la demande PCT WO 95/06128 du 24 août 1994, sous priorité de la précédente alors qu'elle ne justifie d'aucune levée de l'engagement de confidentialité qui la liait à la société BAYER CROPSCIENCE et qui serait intervenu entre temps ;
En conséquence, il y a lieu de faire droit à la demande de cette dernière et de dire que le droit à l'obtention d'un brevet européen pour les inventions contenues dans la demande de brevet ci dessus visée appartient à la société BAYER CROPSCIENCE.
4. Contrat de licence de brevets d'invention européen.- Paiement de redevances par le licencié pour toute installation réalisée selon les revendications des brevets concédés qui portait sur un « système de peinture par poudrage » et un « système de revêtement en poudre.- Litige sur l'installation d'une station de peinture au profit de la société Peugeot Citroen PSA.- Refus du licencié de payer les redevances.- Demande d'expertise en référé.- Intérêt légitime du breveté (oui).- Détermination de la structure et du mode de fonctionnement de l'installation indépendamment des plans de l'installation litigieuse versés aux débats par le licencié.- Carence du breveté dans la recherche des preuves de nature à lui permettre d'engager une action en paiement des redevances dans des conditions exemptes d'une témérité qui pourrait lui être imputée à faute (non).- Délégation de pouvoirs juridictionnels à l'expert (non).- Mission se bornant à décrire les installations et leur mode de fonctionnement en précisant expressément qu'aucune correspondance ne devra être établie entre les éléments d'information recueillis et les revendications des brevets.- Les dispositions de l'article R. 615-5 du CPI dans leur rédaction issue du décret n° 2004-199 du 25 février 2004 n'imposent plus la consultation préalable à la désignation de l'expert de l'un des organismes désignés par arrêté ministériel.
La Société Nordson Corporation a concédé par contrat écrit une licence non exclusive d'un certain nombre de brevets aux sociétés Haden International Group Inc. Et Haden Drysys SAS et notamment deux brevets européens relatifs à un « système de peinture par poudrage » et à un « système de revêtement en poudre ».
Le contrat prévoit le paiement d'une redevance forfaitaire pour toute installation réalisée selon les revendications des brevets concédés.
Le breveté a appris par un autre licencié que les sociétés Haden ont réalisé une installation de station de peinture au profit de la Sté Peugeot Citroen PSA à Mulhouse pour laquelle elles auraient mis en œuvre les revendications des brevets concédés en licence.
Invitées à procéder au paiement de la redevance correspondante, les sociétés Haden s'y sont déclarées opposées en faisant valoir que ces installations étaient étrangères aux enseignements des brevets.
Les parties ont conclu un accord de confidentialité aux termes duquel les sociétés Haden acceptaient de donner connaissance des plans de l'installation selon un protocole très strict excluant toute utilisation dans une procédure judiciaire.
Dans ces conditions le breveté a sollicité une demande d'expertise.
Les 29 planches de plan de l'installation litigieuse ont finalement été versées aux débats par les sociétés qui continuent néanmoins à s'opposer à la demande d'expertise.
Le juge des référés estime que la société Nordson, titulaire des brevets, se prévaut d'un intérêt légitime à connaître de façon précise la structure et le mode de fonctionnement des installations destinées aux cabines de peinture pour automobiles réalisées par les sociétés auxquelles elle a concédé licence.
Si la communication des plans constitue un élément important, elle ne permet toutefois pas une information complète étant précisé que les brevets portent sur des systèmes de filtration des poudres de peinture de sorte qu'il importe de déterminer au delà de la structure elle-même, le fonctionnement de l'installation.
Le contrat de licence ne prévoit aucune disposition, autre que de nature purement comptable, permettant au concédant de vérifier si le licencié met en oeuvre les enseignements de ses brevets justifiant le paiement des redevances.
Les sociétés HADEN qui disposaient de la faculté de répondre aux légitimes interrogations de la société NORDSON n'ont pas souhaité prendre un engagement ferme à cet égard, alors même qu'un protocole précis pouvait garantir le respect des secrets de fabrique qu'elles entendent protéger.
Elles ne sauraient dès lors valablement soutenir que la société NORDSON a fait preuve de carence dans la recherche des preuves de nature à lui permettre d'engager une action en paiement des redevances dans des conditions exemptes d'une témérité qui pourrait lui être imputée à faute.
La circonstance qu'un litige oppose la société demanderesse aux sociétés DURR devant les juridictions de l'Etat de l'OHIO, relativement au redevances dues par cette dernière est indifférente à la solution du présent litige.
Au demeurant, elle apporte une justification supplémentaire à l'intérêt dont dispose la société NORDSON à déterminer si effectivement les installations réalisées par HADEN à Mulhouse entrent dans le champs de ses brevets.
En effet, il n'est pas contesté que le contrat de licence conclu avec les sociétés DURR permet à celle ci de s'exonérer du paiement des redevances dans le cas où le breveté s'abstient de poursuivre les contrefacteur. S'il n'appartient pas aux juridictions françaises d'émettre un quelconque avis sur l'interprétation de cette clause, en particulier sur le point de savoir si le licencié qui ne déclare pas au breveté une réalisation industrielle relevant des enseignements des brevets peut être considéré, comme un contrefacteur, force est cependant de constater que c'est bien l'installation objet du présent litige qui est à l'origine du refus de paiement des redevances par les sociétés DURR à hauteur de 1500 000 $ US.
Il y a lieu dès lors de faire droit à la demande d'expertise.
La crainte formulée par les défenderesses d'une délégation de pouvoirs juridictionnels à l'expert sera écartée par la définition même de la mission qui se bornera à demander de décrire les installations et leur mode de fonctionnement en précisant expressément qu'aucune correspondance ne devra être établie entre les éléments d'information recueillis et les revendication des brevets.
Les dispositions de l'article R 615 5 du code de la Propriété Intellectuelle dans leur rédaction issue du décret n° 2004 199 du 25 février 2004 n'imposent plus la consultation préalable à la désignation de l'expert de l'un des organismes désignés par arrêté ministériel.
5. Action en contrefaçon.- Acquisition par la société défenderesse en contrefaçon de divers actifs d'une société Coupleurs X dans le cadre d'un plan de cession arrêté par le tribunal de la procédure collective puis annulé par la Cour d'Appel.- Action en contrefaçon des brevets pour avoir pendant la période d'effet de la cession décidée par les premiers juges, continué la fabrication à l'identique des matériels auparavant produits par la société Coupleurs X et couverts par ces brevets.- Nullité de l'assignation à défaut d'avoir détaillé aucune des revendications des 9 brevets invoqués et précisé les caractéristiques des produits argués de contrefaçon (oui).- Absence de régularisation ultérieure.- Rejet du pourvoi.
Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 31 octobre 2001), la société Parker Hannifin Rak, devenue la société Parker Hannifin (la société Parker), a acquis divers actifs de la société Coupleurs X... dans le cadre d'un plan de cession arrêté par le tribunal de la procédure collective. Après que la cour d'appel a réformé cette décision et adopté un plan de continuation, M. X... a poursuivi la société Parker en contrefaçon de brevets, pour avoir, pendant la période d'effet de la cession décidée par les premiers juges, continué la fabrication à l'identique des matériels auparavant produits par la société Coupleurs X... et couverts par ces brevets.
En premier lieu, en constatant que M. X... énumérait dans son assignation les neuf brevets dont il dénonçait la contrefaçon, mais n'en détaillait aucune revendication, ni ne précisait les caractéristiques des produits argués de contrefaçon, et que cette omission n'était pas corrigée par les conclusions ultérieures qui ne contiennent pas d'avantage d'exposé complet de la demande ni de précisions sur les revendications contrefaites, la cour d'appel a pu décider que ces écritures étaient trop imprécises pour permettre au défendeur de se défendre utilement.
Et en second lieu la cour d'appel n'a pas dénaturé les conclusions de M. X..., ni n'était tenue d'y répondre, dès lors que l'identité des produits vendus avant et après la cession n'impliquant pas que ces produits soient couverts par les droits prétendument violés, ces conclusions étaient inopérantes quant à l'appréciation de la précision de la demande en contrefaçon.
(Cour de Cassation, Chambre Commerciale, 12 juillet 2005, décision intégrale à : http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/Visu?cid=246944&indice=1&table=INCA&ligneDeb=1 )
5. Législation
- Décret n° 2005-1217 du 26 septembre 2005 relatif à la prime d'intéressement et à la prime au brevet d'invention attribuées à certains fonctionnaires et agents de l'Etat et de ses établissements publics auteurs d'une invention et modifiant le code de la propriété intellectuelle.
(J.O. du 29 septembre 2005 à http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/Visu?cid=749777&indice=1&table=JORF&ligneDeb=1 )
- Arrêté du 26 septembre 2005 fixant le montant de la prime au brevet d'invention attribuée à certains fonctionnaires et agents de l'Etat et de ses établissements publics auteurs d'une invention.
(J.O. du 29 septembre 2005 à http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/Visu?cid=749770&indice=1&table=JORF&ligneDeb=1 )