Le blog de Redlink

Ces lignes traitent la question de la diffusion des mentions informatives et du renvoi de l'auditeur à d'autres supports.

Frédéric Fournier

Associé

Il est jugé depuis longtemps que l'utilisation d'un signe protégé ne permet pas toujours de caractériser un acte de contrefaçon de marque au sens des articles L. 713-2 et L. 713-3 du Code de la propriété intellectuelle, par exemple lorsque le terme est employé en tant que titre d'ouvrage (cf. la jurisprudence "Ces Chers Disparus", CA Paris, 2 octobre 1996).

C'est donc sans grande surprise que, par un arrêt du 12 juillet 2011, la Chambre commerciale de la Cour de cassation a approuvé la Cour d'appel de Paris d'avoir jugé que l'ouvrage "Elles ont posé pour lui" ne contrefaisait pas la marque "LUI" déposée par la société 1633, éditrice du fameux magazine masculin du même nom.

L'ouvrage en question, édité par Hachette Livre, était dédié à un photographe sous l'objectif duquel plusieurs célébrités avaient posé et compilait certains de ces clichés. La société 1633 se plaignait de l'usage du terme "Lui" dans le titre de l'ouvrage mais avait été déboutée de ses prétentions par la Cour d'appel de Paris.

Aux termes de son pourvoi, la société 1633 faisait valoir que la phrase "Elles ont posé pour lui" faisait référence au magazine "Lui" et que, par conséquent, il s'agissait d'un usage commercial à titre de marque portant atteinte à la fonction essentielle de la marque, celle de garantie d'origine.

Cependant, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi en considérant que le titre "Elles ont posé pour lui" ne désignait "qu'une oeuvre intellectuelle unique composée de clichés choisis dans le fonds photographique de JP X... alors que le produit, dans lequel cette oeuvre est matérialisée, est un livre identifié par la dénomination 'Les Editions du Chêne', seule de nature à garantir aux consommateurs la provenance du produit et à constituer une marque".

La décision est intéressante, car elle considère, s'agissant d'un ouvrage, que seul le nom de l'éditeur (à l'exclusion de son titre) peut constituer une marque, envisagée comme un signe distinctif permettant de garantir l'origine d'un produit, l'arrêt rappelant en préambule que la contrefaçon de marque ne peut être caractérisée qu'en cas d'usage du signe considéré à titre de marque. Il est également intéressant de noter que la Cour fonde sa décision sur les articles L. 713-2 et L. 713-3 du Code de la propriété intellectuelle, "interprétés à la lumière de l'article 5 de la Directive 89/104 CEE du Conseil de l'Union européenne", ce qui constitue un nouveau témoignage de l'"effet direct" en droit interne des directives européennes en matière de propriété intellectuelle, effaçant certaines disparités de transposition.

Sur le fond, la question se pose alors de savoir si le nom d'un auteur ne pourrait pas être déposé à titre de marque et utilisé en tant que tel sur un ouvrage...

De manière plus anecdotique, la Cour de cassation a également rejeté le pourvoi en ce qu'il critiquait le rejet des demandes de la société 1633 sur le fondement de la concurrence déloyale. La Cour a retenu que le terme "lui" dans le titre "Elles ont posé pour lui" visait le photographe (désigné par ce pronom personnel) et que son usage relevait de l'exercice légitime de la liberté d'expression et d'information. Une solution empreinte de l'appréciation souveraine des juges du fond...

Matthieu Berguig

L'association Pro-France dont Yves Jego est l'initiateur après un rapport déposé en 2010 lance la phase de test et a déposé une marque collective semi-figurative: "Origine France Garantie", avec l'appui du certficateur d'origine Bureau Veritas Certification. Le projet sera en oeuvre en septembre 2011.

Il est précisé par Pro-France que "le référentiel de labellisation est constitué d'un socle et d'annexes sectorielles qui déclinent des critères spécifiques pour chaque secteur, voire dans certains cas par catégorie de produits. Les caractéristiques qui permettront d'apprécier l'aptitude d'un produit d'une entreprise donnée à être labellisé et être revêtu du signe distinctif « Origine France Garantie » sont le pourcentage de valeur ajoutée acquise en France et le lieu où le produit prend ses caractéristiques principales."

Deux critères cumulatifs doivent être réunis : le lieu où le produit prend ses caractéristiques essentielles est situé en France, à savoir : "1/ pour les produits industriels : lieu où s'est (se sont) déroulée(s) la ou les activités ayant donné au produit ses caractéristiques principales ; 2/ pour les produits naturels : le lieu de provenance est celui de l'extraction, de la récolte ou de la croissance intégrale du produit (végétaux); ou celui où l'animal est né, a été élevé et abattu (animaux d'élevage); 3/ pour les produits naturels transformés : le lieu de provenance est celui des opérations qui ont donné au produit ses caractéristiques principales. Ce critère ne se limite pas aux opérations de préparation, de transformation et de conditionnement" (ingrédient principal obligatoirement d'origine France"...) ET 50% au moins de la valeur ajoutée du produit est acquise en France (...). La valeur ajoutée est en l'occurrence définie comme le prix du produit sortie d'usine, d'atelier ou d'exploitation. Les coûts liés à la recherche et au développement sont pris en compte, mais pas ceux liés à la commercialisation."

Frédéric Fournier

Associé/Partner

Les 17 et 18 juin 2011, l'IDI réunissait ses membres avocats et responsables juridiques du monde entier, spécialisés en droit de la distribution pour diverses interventions consacrées à la distribution sélective et à la franchise.

Frédéric Fournier, associé du cabinet Redlink, y a présenté les récents développements en matière de distribution sélective et Internet, notamment au regard de l'avis de l'Avocat général de la CJUE dans le dossier Pierre Fabre (Lien ci-dessous).

Le Sénat a rendu public le 9 février dernier un rapport d'information destiné à faire un point sur l'application de la loi du 29 octobre 2007 dite de "lutte contre la contrefaçon".

Ce texte a apporté de substantielles modifications au Code de la propriété intellectuelle, comme la mesure-phare ayant abouti à la spécialisation des juridictions, ou encore la mise en place d'un "droit à l'information" permettant au juge, dans le cadre d'une procédure, d'ordonner la production de documents destinés à déterminer les réseaux de contrefaçon et à mieux indemniser le préjudice subi par les titulaires de droits.

Le rapport dresse un état des lieux, trois ans après le vote de cette loi. Schématiquement, il considère la loi a apporté des améliorations notables dans la lutte contre la contrefaçon, mais estime qu'un effort doit encore être réalisé.

Les sénateurs Béteille et Yung, auteurs du rapport, préconisent 18 mesures pour renforcer la lutte contre la contrefaçon. Parmi ces mesures figurent notamment les points suivants :

- renforcement de la spécialisation des juridictions, avec une limitation à 4 ou 5 du nombre de tribunaux de grande instance compétents en matière de propriété intellectuelle (au lieu de 10 actuellement). Le Tribunal de grande instance de Paris, déjà seule juridiction de première instance compétente en matière de brevets, devrait également gagner une compétence exclusive en matière d'obtentions végétales,

- sur le même principe, spécialisation des juridictions répressives, avec 4 ou 5 tribunaux correctionnels compétents en matière de contrefaçon,

- renforcement de l'indemnisation du préjudice en cas de contrefaçon : à la perte subie et au gain manqué s'ajouterait l'idée de "faute lucrative", qui aboutirait à la restitution au titulaire des droits de l'ensemble des fruits de la contrefaçon, même s'ils sont supérieurs au dommage subi, lorsque le contrefacteur est de mauvaise foi. En revanche, le rapport exclut l'introduction des dommages et intérêts punitifs,

- renforcement du droit à l'information, avec une clarification (possibilité de le mettre en oeuvre au stade de la mise en état, lorsque la contrefaçon n'est qu'alléguée) et une modification (possibilité de le mettre en oeuvre en référé et non pas seulement dans le cadre d'une procédure au fond),

- extension de la saisie-contrefaçon, avec la possibilité de procéder à des saisies descriptives des matériels et instruments utilisés pour produire ou distribuer des contrefaçons, et possibilité pour le juge d'ordonner la production d'éléments de preuve détenus par une partie,

- modification de la directive Commerce électronique pour y inclure la notion d'"éditeur de services", qui serait caractérisée par le fait de retirer un avantage économique direct de la consultation de contenus hébergés. L'éditeur de services ainsi défini (qui ne se confondrait pas avec l'éditeur "classique") verrait peser sur lui une obligation de surveillance des contenus hébergés. Le rapport vise expressément les sites tels que Facebook, MySpace, DailyMotion, eBay et PriceMinister... qui se trouvent, selon les sénateurs, à mi-chemin entre les hébergeurs et les éditeurs,

- en droit pénal, création d'une nouvelle infraction de "contrefaçon dangereuse", avec des sanctions plus lourdes.

Matthieu Berguig

Avocat à la Cour

Spécialiste en Droit de la propriété intellectuelle

Responsable du Département Propriété intellectuelle

Pour mémoire, lors de la LME, le code de commerce a prévu comme garde-fous des abus dans le cadre de la négociabilité des conditions commerciales que : « I.-Engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers :

2° De soumettre ou de tenter de soumettre un partenaire commercial à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties. »

Le Ministre de l'Economie peut agir en l'absence des victimes de ces pratiques pour demander l'application d'une amende.

Le Conseil Constitutionnel juge les dispositions du 2° du paragraphe I de l'article L. 442-6 du code de commerce conforme à la Constitution :

Cette disposition est donc pleinement licite et opposable.

Pour mémoire, Darty avait saisi le Tribunal de Commerce de Bobigny d'une question prioritaire de constitutionnalité dans les termes suivants :

« L'article L. 442-6, I, 2° du code de commerce porte-t-il atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution, plus précisément au principe de légalité des délits et des peines consacré par l'article 8 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ? » (Tribunal de commerce de Bobigny, 13 juillet 2010, RG n°2010F00541, Ministre de l'Économie c/ Sté Établissements Darty et fils).

Système U et Leclerc avaient rejoint Darty dans cette demande.

Cette question mettait en cause la notion de « déséquilibre significatif » entre les droits et obligations des parties dans les relations fournisseurs / distributeurs.

Le Tribunal de commerce de Bobigny avait transmis à la Cour de cassation une question prioritaire de constitutionnalité concernant le « déséquilibre significatif » de l'article L. 442-6, I, 2° du Code de commerce, en considérant que ce dispositif « qui attribue à la puissance publique le pouvoir d'intervenir dans des conventions de droit privé en lui donnant la faculté d'en poursuivre l'annulation, et lui reconnaît celui de prononcer ou de solliciter le prononcé de sanctions telle qu'une amende civile » est soumis au principe de la légalité des délits et des peines, à l'instar de celles qui relèvent du droit pénal, « l'exercice de ces pouvoirs étant susceptible de porter atteinte au principe de liberté du commerce et d'entreprendre ainsi qu'au principe de liberté de s'engager par contrat, qui sont garantis par la Constitution ».

La Chambre Commerciale de la Cour de Cassation avait par un arrêt n° 1137 du 15 octobre 2010 saisi le Conseil Constitutionnel de cette question.

Frédéric Fournier

Associé

Un arrêt de la Chambre commerciale de la Cour de cassation du 14 septembre 2010 (n° 09-16.854) vient préciser une règle de compétence juridictionnelle en matière de saisie-contrefaçon.

L'on sait que l'article L. 716-7 du Code de la propriété intellectuelle confère au Président du Tribunal de grande instance compétence pour autoriser le titulaire d'une marque à procéder à une mesure de saisie-contrefaçon après avoir été saisi d'une telle demande sur requête. Le Code prévoit ensuite un délai pour assigner, faute de quoi la saisie est nulle (vingt jours ouvrables ou trente et un jours civils si ce délai est plus long).

Il faut rappeler à cet égard que le Tribunal compétent n'est plus, depuis 2008, celui dans le ressort duquel les opérations de saisie auront lieu mais exclusivement le Tribunal qui aura à connaître du fond de l'affaire.

Que se passe-t-il lorsqu'une saisie-contrefaçon doit être réalisée alors qu'une procédure au fond est déjà en cours ? Cette mesure probatoire est toujours possible, puisqu'au contraire de l'article 145 du Code de procédure civile qui concerne des mesures d'instructions "in futurum" (avant tout litige), l'article L. 716-7 du Code de la propriété intellectuelle n'interdit pas le recours à une saisie-contrefaçon si les parties sont déjà en contentieux.

Dans ce cas, c'est le président de la chambre qui est saisie du litige qui est compétent pour ordonner la saisie, conformément à l'article 812 alinéa 3 du Code de procédure civile, qui dispose que "les requêtes afférentes à une instance en cours sont présentées au président de la chambre à laquelle l'affaire a été distribuée ou au juge déjà saisi". Cette solution a été énoncée par un arrêt de la Chambre commerciale de la Cour de cassation du 26 mars 2008 (pourvoi n° 05-19782).

La question se pose alors de savoir quel juge est compétent pour autoriser la saisie lorsque la procédure se trouve non plus en première instance mais en cause d'appel.

Dans l'affaire qui a été examinée par la Cour de cassation, le titulaire de la marque avait formulé sa demande sur requête auprès du premier président de la Cour d'appel. Cependant, le défendeur à la saisie avait sollicité la rétractation de l'ordonnance présidentielle, en soutenant que seul le Président de la chambre saisie du fond du litige serait compétent lorsqu'une procédure est en cours, y compris en appel.

La Cour d'appel, saisie du recours contre l'ordonnance ayant autorisé la rétractation, avait validé cette interprétation.

Cependant, la Chambre commerciale de la Cour de cassation a censuré l'arrêt en énonçant que l'article 812 alinéa 3 du Code de procédure civile ne s'appliquait qu'aux procédures de première instance : "au cours de l'instance d'appel, le premier président est seul compétent pour ordonner sur requête une mesure de saisie-contrefaçon".

Cette solution repose sur l'article 958 du Code de procédure civile, qui concerne la procédure devant la cour d'appel et selon lequel "Le premier président peut, au cours de l'instance d'appel, ordonner sur requête toutes mesures urgentes relatives à la sauvegarde des droits d'une partie ou d'un tiers lorsque les circonstances exigent qu'elles ne soient pas prises contradictoirement."

Cet article déroge donc à l'article L. 716-7 du Code de la propriété intellectuelle. La solution, quoi que critiquable, a le mérite de la cohérence compte tenu de l'arrêt précité de 2008.

Il convient enfin de préciser que, lorsqu'une saisie-contrefaçon est réalisée en cours de procédure, l'existence d'une nouvelle assignation disparaît. Il convient alors de prendre des conclusions de régularisation de la procédure.

Matthieu Berguig

Pour la troisième année, Redlink a synthétisé une année de droit de la distribution.

Les thèmes abordés sont :

Agence commerciale

1. La Qualification

2. Le Mandat d'Intérêt Commun

3. La Compétence Juridictionnelle

4. La Déchéance du Droit d'Agir

5. Le Droit à Commission

6. La Faute Grave

7. L'Indemnité Compensatrice du Préjudice Subi

8. L'Indemnité de Remploi

9. Les Statuts Spécifiques

10. La Patrimonialité de la Carte d'Agent commercial

Gérants Mandataires

1. La Qualification

Distribution

1. L'Action Autonome du Ministre de l'Economie

2. La Rupture Brutale des Relations Commerciales Etablies

2.1 La Responsabilité Délictuelle

2.2 La Nature de la Sanction

2.3 Le Référé

2.4 Une Relation Commerciale

2.5 Un Caractère Etabli et Une Rupture Brutale

2.6 Le Délai Raisonnable de Préavis

2.7 La Justification de la Rupture Unilatérale

3 Les Pratiques commerciales

3.1 La Publicité Comparative

3.2 Le Contrôle des Prix de Revente

3.3 Les Ventes Liées

3.4 Les Jeux Concours (canal gratuit)

4 Les Pratiques Restrictives

4.1 La Facturation

4.2 Les Délais de Paiement

4.3 Les Pénalités

4.4 La Coopération Commerciale

4.5 La Revente à Perte

4.6 La Négociabilité

4.6.1 Le Déséquilibre Significatif

4.6.2 Les Conditions Tarifaires

4.6.3 Les CGV

4.6.4 Les CGA

4.6.5 La Convention Annuelle Unique

4.6.6 Les Négociations

4.6.7 La Garantie de Marge

Distribution exclusive

1. La Validité du Contrat

2. La Compétence Juridictionnelle

3. L'Atteinte à la Concurrence

4. L'Atteinte au Droit de la Consommation

5. La Rupture du Contrat hors Art. L.442-6 I 5°

6. La Reconduction du Contrat

7. Les Quotas

Distribution sélective

1. La Licéité

2. La Sélection

3. La Commercialisation Hors réseau

4. La Distribution Sélective et Internet

5. L'Ordonnance sur Requête.

6. L'Epuisement du Droit de Marque

7. La Rupture

Franchise

1. La Qualification

2. La Formation du Contrat

3. L'Obligation Précontractuelle d'Information

3.1 En Franchise

3.2 Hors de la Franchise

4. La Dépendance Economique

5. La Résiliation du Contrat

5.1 Le Référé

5.2 La Faute du Franchiseur

5.3 La Faute du Franchisé

5.4 La Faute du Tiers Complice

6. La Caducité

7. La Nullité du Contrat

8. La Clause de Non-Concurrence

9. La Transmission du Contrat

LMA

1. La Contractualisation

2. Les Pratiques Restrictives de Concurrence

3. La Taxe Additionnelle à la TASCOM ou La Modération de Marge

Internet

1. Les CGV

2. La Contrefaçon

3. La Publicité en ligne

4. Le Dénigrement et la Publicité Comparative

5. Les pratiques sur Internet

6. L'Hébergement

Pour l'obtenir, contacter: fournier@redlink.fr

Frédéric Fournier

Associé

disponible dans la limite des stocks.

Depuis plusieurs mois, les décisions concernant le service AdWords de Google pleuvent telles les giboulées de mars, en énonçant parfois des solutions contradictoires quant à la responsabilité de la société américaine.

Il fallait que la Cour de Justice de l'Union Européenne (la "nouvelle" CJUE remplaçant la CJCE) se prononce sur la question, ce qu'elle vient de faire par un arrêt du 23 mars 2005 rendu à la suite de plusieurs questions préjudicielles posées par la Cour de cassation française (affaires Louis Vuitton Malletier, Viaticum et CNRRH).

L'arrêt, rendu par la Grande Chambre de la Cour, analyse dans le détail le rôle de Google en l'espèce, en tant que prestataire de référencement payant. Il s'agissait de déterminer si oui ou non Google commet des actes de contrefaçon en mettant à la disposition d'annonceurs des mots-clés reproduisant des marques, sans l'autorisation des titulaires, pour afficher des liens promotionnels lors d'une recherche sur ces mots-clés par les internautes. La même analyse porte sur le rôle des annonceurs dans un tel cas de figure.

Pour répondre à ces questions, la Cour devait appréhender les actes reprochés au regard des dispositions de l'article 5 de la directive 89/104 du 21 décembre 1988 en matière de marques (abrogée en 2008 mais applicable aux litiges), qui permet, notamment, au titulaire d'une marque d'empêcher l'usage, par un tiers, sans son accord, dans la vie des affaires, d'un signe identique à la marque pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels celle-ci est enregistrée.

Pour que des actes de contrefaçon de marque soient caractérisés, il faut donc que soient réunies cumulativement les conditions suivantes : (i) un usage d'un signe protégé dans la vie des affaires, (ii) pour des produits ou des services, (iii) ledit usage devant porter atteinte ou être susceptible de porter atteinte aux fonctions de la marque (fonction d'origine ou fonction de publicité).

En l'occurrence, et schématiquement, la CJUE a considéré que Google ne commettait pas d'actes de contrefaçon de marque dans le cadre de son service AdWords dès lors que le géant américain ne faisait aucun usage des marques en cause dans la vie des affaires. Selon la Cour, un tel usage implique "à tout le moins", pour un opérateur donné, une utilisation de ces signes dans le cadre de sa propre communication commerciale. Or, selon l'arrêt, en permettant aux annonceurs de sélectionner des signes identiques à des marques en tant que mots-clés, il se contente de permettre à des tiers de faire un usage de ces marques dans le cadre de leur communication.

Cette condition n'étant pas rapportée, la CJUE a estimé que "le prestataire du service de référencement ne fait pas un usage dans la vie des affaires au sens des dispositions de la directive 89/104 et du règlement 40/94".

Cette question résolue, la Cour devait vérifier si les annonceurs, pour leur part, commettent des actes de contrefaçon de marque en réservant des mots-clés identiques à des marques déposées. Sur ce point, la CJUE s'est référée à des décisions antérieures relatives à l'utilisation d'un signe dans des papiers d'affaires et de la publicité (notamment l'affaire Arsenal Football Club), pour retenir que la réservation d'un mot-clé identique à une marque sans l'autorisation du titulaire était bien contrefaisante. Elle a même précisé que le fait que la marque n'apparaisse pas dans la publicité n'était pas pertinent.

Il faut que l'annonceur ait cherché à présenter ses propres produits comme une alternative aux produits marqués. De manière plus générale, selon l'arrêt, "l'usage que l'annonceur fait du signe identique à la marque d'un concurrent pour que l'internaute prenne connaissance non seulement des produits ou des services offerts par ce concurrent mais également de ceux dudit annonceur, est un usage pour les produits ou les services de cet annonceur".

Enfin, s'agissant du dernier point, la Cour a considéré que le titulaire de la marque pouvait interdire toute usage de son signe lorsque "l'annonce ne permet pas ou permet seulement difficilement à l'internaute normalement informé et raisonnablement attentif de savoir si les produits ou les services visés par l'annonce proviennent du titulaire de la marque ou d'une entreprise économiquement liée à celui-ci ou, au contraire, d'un tiers" (n° 84).

Dans le cas du service AdWords, la CJUE a retenu le fait que l'internaute pouvait se méprendre sur l'origine des produits ou des services en cause : "l'usage du signe identique à la marque par le tiers en tant que mot clé déclenchant l'affichage de ladite annonce est de nature à accréditer l'existence d'un lien matériel dans la vie des affaires entre les produits ou services concernés et le titulaire de la marque" (n° 85).

En revanche, la Cour a exclu l'idée selon laquelle une telle réservation porterait atteinte à la fonction de publicité de la marque : s'il est évident, selon l'arrêt, que l'usage de la marque en tant que mot-clé est "susceptible d'avoir certaines répercussions sur l'emploi publicitaire de ladite marque par son titulaire ainsi que sur la stratégie commerciale de ce dernier", "ces répercussions (...) ne constituent pas en soi une atteinte à la fonction de publicité de la marque" au motif que la recherche sur le mot-clé va donner lieu à l'affichage de liens grâce au référencement naturel.

Selon la Cour, cet affichage, purement logique et résultant de la pertinence des résultats, permet au titulaire de la marque de bénéficier d'une visibilité garantie sur Internet, indépendamment des perturbations résultant des liens promotionnels. Ce raisonnement nous paraît contestable dès lors que, souvent, les internautes ne sont pas à même de faire la différence entre les liens sponsorisés et les liens résultant du référencement naturel. La jurisprudence française a d'ailleurs condamné Google à plusieurs reprises au motif que les liens sponsorisés (ou commerciaux) n'apparaissaient pas de manière suffisamment nette sur la page des résultats.

En outre, le raisonnement de la Cour ne tient pas compte des conditions réelles de référencement des sites Internet par l'algorithme de Google. Il est faux de considérer que ce référencement est fondé exclusivement sur la pertinence car il est bien connu que le moteur de recherche fonctionne également en grande partie sur la popularité des sites. Il est ainsi fréquent que des sites Internet apparaissent dans les premiers résultats alors même qu'ils ne sont pas le site officiel d'un titulaire de marque. Le fait d'exclure l'atteinte à la fonction de publicité de la marque nous semble donc regrettable et constitue un "trou d'air" dans lequel les annonceurs peu scrupuleux pourraient s'engouffrer à l'avenir.

Enfin, à la question, subsidiaire, de savoir si Google pouvait bénéficier du régime de responsabilité allégé des prestataires d'hébergement, la CJUE a préféré botter en touche et renvoyer à l'appréciation des juridictions nationales, au cas par cas, en ne fixant que quelques lignes de conduite. En particulier, les juges doivent vérifier si le prestataire de référencement a eu un rôle actif ou bien s'est contenté de stocker les données, de manière "purement technique, automatique et passive". Nul doute que les juridictions françaises vont se donner à coeur joie de délimiter le rôle de Google en l'espèce. On peut toutefois regretter que la CJUE n'ait pas donné une solution ferme sur ce point.

Matthieu Berguig

Avocat à la Cour

Spécialiste en Droit de la propriété intellectuelle

Le Comité national olympique et sportif français ("CNOSF") est titulaire des marques relatives aux Jeux olympiques, à savoir "Olympiade", "Jeux olympiques" et "Olympique", en vertu non pas d'un dépôt classique auprès de l'Institut national de la propriété industrielle mais des dispositions de l'article L. 141-5 du Code du sport.

Ce texte énonce en effet très expressément que "le Comité national olympique et sportif français est propriétaire des emblèmes olympiques nationaux et dépositaire de la devise, de l'hymne, du symbole olympique et des termes " jeux Olympiques " et " Olympiade"".

Cet article dispose également que "le fait de déposer à titre de marque, de reproduire, d'imiter, d'apposer, de supprimer ou de modifier les emblèmes, devise, hymne, symbole et termes mentionnés au premier alinéa, sans l'autorisation du Comité national olympique et sportif français, est puni des peines prévues aux articles L. 716-9 et suivants du code de la propriété intellectuelle".

C'est en vertu notamment de ces dispositions que le CNOSF a assigné la société Communication Presse Publication Diffusion ("CPPD") pour contrefaçon de marques et actes de concurrence déloyale, au titre de l'édition d'un numéro du magazine "Têtu" consacré aux "Jeux olympiques du sexe" en juillet-août 2004.

Par un arrêt du 7 mars 2008, la Cour d'appel de Paris avait débouté le CNOSF de l'ensemble de ses demandes. S'agissant du grief de concurrence déloyale, elle avait considéré que le CNOSF ne rapportait pas la preuve de l'intention de la société CPPD de se placer dans son sillage en utilisant les couleurs des anneaux olympiques.

De manière plus surprenante, s'agissant du grief de contrefaçon de marque, les juges avaient estimé que les dispositions du Code du sport susvisées ne conféraient pas de protection absolue aux marques du Comité mais que leur régime était celui des marques renommées ou notoirement connues (article L. 713-5 du Code de la propriété intellectuelle). En substance, ils avaient considéré que le contexte humoristique de l'usage de ces marques ne permettait pas de caractériser l'existence d'actes de contrefaçon.

Par exemple, selon la Cour, CPPD "a mentionné le terme « olympiade » dans un contexte exclusif de préjudice en raison de la distance, du décalage que le lecteur perçoit immédiatement entre la marque « Olympiades » et les usages incriminés", en sorte que le grief de contrefaçon ne pouvait être retenu : "ces références aux « Olympiades » s'inscrivent dans un propos à l'évidence ludique et humoristique, non dénigrant, et ne sauraient dès lors caractériser une exploitation injustifiée du signe « Olympiades »".

Cependant, un arrêt de la Chambre commerciale de la Cour de cassation du 15 septembre dernier (pourvoi n° 08.15-418) est venu censurer partiellement la décision de la Cour d'appel. La Haute juridiction a en effet approuvé les juges du fond d'avoir rejeté les demandes du CNOSF sur le fondement de la concurrence déloyale, mais ne les a pas suivis pour ce qui concerne la contrefaçon de marque.

Selon la Cour de cassation, l'article L. 141-5 du Code du sport institut un régime de protection autonome des marques du Comité. Ceci signifie que ces marques n'obéissent pas aux règles classiques applicables aux marques renommées ou notoirement connues et, en conséquence, a contrario de ce qui a été décidé par la Cour d'appel, qu'elles bénéficient bien d'une protection absolue.

L'exception de contexte humoristique ne peut donc pas s'appliquer à propos des marques du CNOSF (étant précisé que sa portée est toute relative, puisqu'elle n'est pas prévue par le Code de la propriété intellectuelle et qu'elle n'a été que rarement admise en jurisprudence).

L'arrêt d'appel a donc été cassé et la Cour d'appel de Paris, autrement composée, est appelée à statuer à nouveau sur ce litige. Fera-t-elle de la résistance ? Dans l'intervalle, il semble bien, en l'état actuel de la jurisprudence, que l'usage des marques du CNOSF ne soit effectivement permis qu'à des fins d'information ou de critique.

Matthieu Berguig

Dans le cadre du programme pro bono de notre cabinet, nous offrons à des entrepreneurs qui souhaitent créer une nouvelle entreprise dans les secteurs des médias (internet, télévision, cinéma, publicité) et des hautes technologies (télécoms, biotechnologies, recherches agronomiques, etc.), des conseils destinés à les aider à structurer leur démarche. L'ampleur de cette aide sera déterminée par avance en accord avec les porteurs de projets. Forts de notre expertise dans ces secteurs, et de notre expérience et technicité en matière de droit des sociétés, droit social, fiscal et de la propriété intellectuelle, nous sommes effectivement à même de répondre de manière pragmatique et efficace aux questions qui se posent le plus fréquemment aux porteurs de projets, et notamment :

- Comment me séparer de mon employeur actuel ? Vais-je toucher les ASSEDIC ?

- Comment protéger et valoriser la R&D du ou des porteurs de projet, leur concept ?

- Quelle forme de société adopter ?

- Comment transférer une activité ou des actifs que mon employeur actuel ne souhaite plus exploiter ?

- Où trouver des fonds ? Que présenter aux fonds d'investissement ?

- Quel nom choisir ? Faut-il déposer une marque ?

- Comment donner un cadre aux relations entre les futurs associés ?

- Comment structurer mon patrimoine de manière à optimiser ma pression fiscale future ?

Avant de convenir d'un rendez vous, nous vous invitons à remplir la fiche préliminaire de renseignements ci-joint REDLINKUBATEURS.doc et de la retourner à kervasdoue@redlink.frCet e-mail est protégé contre les robots collecteurs de mails, votre navigateur doit accepter le Javascript pour le voir , nous ne manquerons pas de vous rappeler dans les meilleurs délais.

Hervé de Kervasdoué

Par un arrêt du 23 avril dernier, la CJCE a apporté son éclairage sur la notion de contrefaçon de marque par un licencié.

L'article L. 714.1 alinéa 2 du Code de la propriété intellectuelle constitue la transposition de l'article 8.2 de la Directive 89/104/CEE du Conseil du 21 décembre 1988 telle que modifiée par l'accord sur l'Espace économique européen du 2 mai 1992. Il permet à un titulaire de marque de caractériser les actes de contrefaçon commis par un licencié « enfreint une des limites de sa licence en ce qui concerne sa durée, la forme couverte par l'enregistrement sous laquelle la marque peut être utilisée, la nature des produits ou des services pour lesquels la licence est octroyée, le territoire sur lequel la marque peut être apposée ou la qualité des produits fabriqués ou des services fournis par le licencié ».

La société Christian Dior Couture a conclu un contrat de licence de marque avec la société SIL pour la fabrication et la distribution de produits de corseterie sous la marque Christian Dior. En violation du contrat et de l'interdiction formelle de Dior, SIL a vendu des articles revêtus de la marque DIOR à un soldeur, la société COPAD.

Le Tribunal de Grande Instance de Bobigny comme la Cour d'Appel de Paris ont considéré que cette vente hors réseau de distribution sélective ne rentrait pas dans le champ de l'article L. 714-1 susvisé et constituait, non une contrefaçon de marque, mais un acte de concurrence déloyale.

La Cour de cassation a alors posé à la CJCE une question préjudicielle pour savoir si une clause d'un contrat de licence interdisant au licencié, pour des raisons de prestige de la marque, de vendre à des soldeurs des produits revêtus de la marque ayant fait l'objet de ce contrat, relève de l'article 8 paragraphe 2 de la directive.

Après avoir déclaré que la liste de cet article est limitative, la CJCE a précisé que « la qualité de produits de prestige, tels que ceux en cause au principal, résulte non pas uniquement de leurs caractéristiques matérielles, mais également de l'allure et de l'image de prestige qui leur confèrent une sensation de luxe ». Dès lors, une atteinte à ladite sensation de luxe est susceptible d'affecter la qualité même de ces produits, et donc de constituer un acte de contrefaçon au sens de l'article 8 paragraphe 2 de la directive.

En conséquence, le titulaire de la marque peut invoquer les droits conférés par cette dernière à l'encontre d'un licencié qui enfreint une clause du contrat de licence interdisant, pour des raisons de prestige de la marque, la vente à des soldeurs de produits, pour autant qu'il soit établi que cette violation, en raison des circonstances propres à l'affaire au principal, porte atteinte à l'allure et à l'image de prestige qui confèrent auxdits produits une sensation de luxe.

Cette décision a son importance, notamment quant à son incidence sur l'épuisement du droit de marque; la contrefaçon étant caractérisée, la preuve du consentement du titulaire à la mise dans le commerce ne peut être rapportée.

Emmanuelle BEHR

Se situant dans la lignée d'une jurisprudence désormais assez bien établie, un jugement rendu le 7 janvier 2009 par la troisième Chambre - troisième Section du Tribunal de Grande Instance de Paris est venu condamner très lourdement la société Google France au titre de son service de liens publicitaires AdWords, dans le cadre d'une affaire initiée par les sociétés Voyageurs du Monde et Terre d'Aventure.

Comme d'habitude, serait-on tenté de dire, les sociétés demanderesses reprochaient à Google de permettre l'affichage de liens commerciaux au profit de sociétés concurrentes sur le célèbre moteur de recherche lors de requêtes à partir des marques dont elles sont titulaires.

Cette décision porte sur chacun des points classiquement abordés dans ce type de contentieux (*).

1. Sur la validité des procès-verbaux de constat dressés par l'Agence pour la Protection des Programmes (APP) en matière de marques.

Comme la Cour d'appel de Paris dans un arrêt du 1er février 2008 (affaire GIFAM), le Tribunal a considéré que ces documents avaient valeur probante, alors même que l'APP ne dispose d'aucun pouvoir légal pour constater des infractions en dehors du droit d'auteur et des droits voisins.

Selon la décision, "rien ne s'oppose à ce que [les agents de l'APP] puisse également constater dans le cadre d'une activité accessoire des atteintes portées à d'autres droits de propriété intellectuelle, étant observé alors qu'il ne s'agit pas d'actes d'huissier relevant du régime des nullités instauré par le Code de procédure civile ni de procès-verbaux ayant la même force probante que ceux des agents ou officiers de police judiciaire, mais de simples constatations soumises à l'appréciation du Tribunal".

Or, soulignant les conditions de confection de ces procès-verbaux et sur l'indépendance de l'APP, le Tribunal a considéré en l'espèce que les rapports établis à la demande de Terre d'Aventure et de Voyageurs du Monde rapportaient la preuve des faits litigieux.

2. Sur la responsabilité de la société Google France.

Face à l'argumentation, également classique, des sociétés Google qui soutenaient que la filiale française ne serait pas en charge du service AdWords mais uniquement de sa promotion sur le territoire français, le Tribunal a considéré que cette société en était bien responsable : "si la commercialisation du système AdWords est, pour des raisons économiques ou fiscales, située en Irlande et si le nom de domaine, les marques, les serveurs et l'exploitation matérielle du site google.fr sont le fait de la société Google Inc, cette circonstance ne saurait dégager la responsabilité de la société Google France, qui est la seule société du groupe à intervenir légalement en France et qui est celle qui apparaît et se comporte comme responsable sur ce territoire de l'activité publicitaire du site Internet portant le même nom, Google France".

En d'autres termes, la troisième Chambre troisième Section du Tribunal a une nouvelle fois fait sien le critère de réalisme qu'elle avait déjà adopté dans unne décision du 12 décembre 2007 (affaire Syndicat Français de la Literie), prenant le contre-pied de la jurisprudence de la première Section de la même Chambre dans un jugement du 3 octobre 2007 (affaire Exotismes).

Cette troisième Section retient la responsabilité de la société Google France, alors même que son rôle dans l'exploitation du service AdWords n'est pas démontré, vraisemblablement parce que cela permet aux demanderesses d'exécuter plus facilement une décision de condamnation.

3. Sur l'atteinte aux droits des demanderesses

Cette solution réaliste s'imposait d'autant plus en l'espèce que le Tribunal est entré en voie de condamnation à l'encontre de Google. Une nouvelle fois, le juge a fondé sa décision non pas sur le fondement de la contrefaçon de marques (grief déjà écarté à de nombreuses reprises et notamment par les jugements des 12 juillet et 11 octobre 2006, affaires "GIFAM" et "Citadines"), mais sur celui de la responsabilité civile.

Reprenant en effet une motivation déjà éprouvée par le passé, le Tribunal a :

- d'une part, considéré que seul l'annonceur pouvait commettre des actes de contrefaçon de marques, en réservant des mots-clés sur lesquels il ne détient aucun droit. De la sorte, le Tribunal est entré clairement en voie de dissidence avec la Cour d'appel de Paris, qui, dans un arrêt du 1er février 2008 (affaire "GIFAM") a condamné Google pour contrefaçon ;

- d'autre part, il a retenu, en revanche, que Google commettait une faute au sens de l'article 1382 du Code civil en tant qu'agence de publicité, "en ne vérifiant pas, après le choix par l'annonceur d'un mot-clé constituant une marque ou une dénomination sociale ou un nom de domaine, que cette utilisation par l'annonceur est licite, tant au regard du droit des marques qu'au regard des règles de loyauté du commerce".

Cette solution n'est pas nouvelle : elle a déjà été retenue, notamment, dans la décision "Citadines" précitée.

Par ailleurs, le Tribunal a retenu un autre grief, celui de la "publicité mensongère" (sic), déjà retenu dans une décision du 12 décembre 2007 ("Belle Literie"). Le juge a considéré que la présentation des liens commerciaux sur la page de résultats du moteur de recherche était de nature à tromper les internautes.

Selon la décision, "cet emplacement et cette présentation des liens commerciaux ne sont pas suffisamment distinctifs pour permettre l'identification de leur caractère publicitaire et ce, alors que les internautes ne semblent pas à-même dans leur grande majorité de faire la différence entre les liens hypertextes issus du moteur de recherche et ceux sponsorisés".

Ce faisant, le Tribunal a considéré que Google a violé l'article 20 de la loi pour la confiance dans l'économie numérique du 21 juin 2004, selon lequel toute publicité sur Internet doit être clairement identifiée comme telle, ainsi que l'article L. 121-1 du Code de la consommation.

Finalement, la seule nouveauté dans cette affaire réside dans le montant assez astronomique des condamnations prononcées - 200.000 euros de dommages et intérêt et 30.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile pour Voyageurs du Monde ; 150.000 euros et 30.000 euros pour Terres d'Aventure... Jackpot !

Matthieu Berguig

* Et analysés dans un article intitulé "Moteurs de recherche et liens sponsorisés : quand la jurisprudence se cherche...", par Thomas Rabant et Matthieu Berguig, Légipresse, Juin 2008.

Par un jugement (précurseur ?) du Tribunal de Grande Instance de Troyes du 4 juin 2008, la société eBay International AG a été condamnée au titre d'actes de contrefaçon de marques appartenant à la société Hermès International.

Hermès se plaignait de la vente de sacs imitant grossièrement ses créations sur le site eBay.fr par une internaute agissant sous le pseudonyme "barbie.cindy7". Après avoir obtenu l'identité et les coordonnées de la vendeuse, Hermès avait décidé d'agir à la fois contre cette dernière ainsi que contre deux sociétés du groupe eBay afin de réclamer l'indemnisation de son préjudice.

Si le grief de contrefaçon ne soulevait que peu difficulté en ce qui concerne la vendeuse, qui avait d'ailleurs reconnu que les sacs qu'elle écoulait par le biais de la plate-forme d'enchères électroniques étaient des copies de sacs Hermès, la question de la responsabilité d'eBay soulevait nettement plus de difficultés.

La société américaine soutenait en effet, comme cela avait d'ailleurs été reconnu en jurisprudence par le passé, qu'elle n'était qu'un prestataire technique d'hébergement et devait dès lors bénéficier du régime spécifique de responsabilité mis en place par l'article 6.I.2 de la loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique.

Cependant, le Tribunal de Grande Instance de Troyes a refusé d'adopter ce raisonnement. S'il a considéré qu'eBay était effectivement un hébergeur et n'était pas éditeur de contenu, susceptible d'être responsable de plein droit des actes reprochés, il a en revanche retenu, de manière inédite à notre connaissance, que cette société était en outre un "éditeur de services de communication en ligne à objet de courtage" (sic).

Selon cette décision, cet éditeur d'un nouveau genre voit peser sur lui l'obligation de "solliciter, par tous moyens, des vendeurs qu'ils précisent dans leur annonce les moyens d'identification de l'objet vendu (référence du produit, numéro de série, numéro de type, certificat d'authenticité, etc.) et d'afficher en caractères suffisamment lisibles les références ainsi apportées, l'absence de connaissance de celles-ci ou le défaut de réponse". Cette obligation constitue une branche de l'obligation d'information d'eBay, tant à l'égard des acheteurs que des vendeurs, notamment quant aux sanctions pénales attachées à l'achat et à la vente de produits contrefaisants.

Or, en l'espèce, le juge a estimé que le système VeRO, qui permet aux ayants droit de signaler la présence d'objets contrefaisants sur le site, n'était pas réellement effectif puisque "les mesures techniques adoptées par les sociétés eBay n'étaient pas de nature à permettre une information peline et entière des utilisateurs et des titulaires de droits de propriété intellectuelle". En somme, selon la décision, "les sociétés eBay n'ont pas rempli leur obligation de veiller à l'absence d'utilisation répréhensible de son service" par la vendeuse de sacs contrefaisants.

Finalement, cette décision surprenante est fondée sur le fait qu'eBay n'a pas exigé de cette vendeuse qu'elle dépose sur son annonce tout moyen d'identification des sacs vendus. De la sorte, elle n'a pas veillé à empêcher toute utilisation répréhensible de son site et aurait donc commis une faute source de responsabilité. La "sanction" de cette faute est lourde puisqu'eBay a été condamnée à payer une somme de 20.000 euros à Hermès International.

Ce jugement est-il un signe avant-coureur des décisions à venir opposant eBay à d'autres maisons de couture ?

Matthieu Berguig

Après avoir défrayé la chronique judiciaire pendant plusieurs années avec de nombreuses décisions rendues par les juges du fond, d'ailleurs sans toujours une grande cohérence, les affaires Google Adwords étaient sur le point de trouver un épilogue grâce à l'intervention de la Cour de cassation dans trois contentieux distincts : "EuroChallenges", "Louis Vuitton" et "Bourse des Vols".

Cependant, par trois arrêts du 20 mai 2008, la Chambre commerciale de la Cour de cassation a décidé de poser deux questions préjudicielles à la Cour de Justice des Communautés Européennes (CJCE), chargée d'uniformiser les jurisprudences au niveau communautaire.

La première question tient à la notion d'usage de marque au sens de la directive 89/104/CEE du 21 décembre 1988 et du règlement (CE) n° 40/94 du 20 décembre 1993 : Google, en mettant à la disposition des annonceurs des mots-clés reproduisant ou imitant des marques déposées, fait-elle un usage de ces marques que ce titulaire serait habilité à interdire ? Cette même question se pose également en matière de marques de renommée.

La seconde question, pour sa part, intervient dans l'hypothèse où le grief de contrefaçon ne pourrait être retenu : dans ce cas, Google agit-elle en tant que prestataire d'hébergement, de sorte que sa responsabilité ne pourrait être recherchée avant qu'elle ait été informée par le titulaire de marque de l'usage illicite du signe par l'annonceur ?

Ce n'est donc qu'après la réponse de la CJCE que la Cour de cassation rendra ses décisions qui permettront vraisemblablement de fixer le droit positif dans ce domaine.

Matthieu Berguig

Le 8 avril 2008, c'est-à-dire le même jour que celui de l'arrêt rendu dans l'affaire "Areva", la Chambre commerciale de la Cour de cassation a rendu sa décision dans l'affaire jumelle, opposant cette fois l'association Greenpeace France à la société pétrolière Esso.

Il était reproché à l'association écologiste d'avoir, en 2002, utilisé le logo Esso de manière détournée sur son site Internet, de plusieurs manières comme "E$$O" ou "STOPE$$O", dans le cadre d'une campagne médiatique initiée contre le pétrolier.

Une ordonnance de référé en 2002, confirmée en appel en 2003, puis un jugement au fond de 2004 et un arrêt de la Cour d'appel de Paris en 2005 avaient tous énoncé que la campagne en cause s'inscrivait dans les limites de la liberté d'expression, principe à valeur constitutionnelle, et que l'association Greenpeace n'avait donc pas commis d'acte de dénigrement, ni même d'acte de contrefaçon de marque au sens des dispositions de l'article L. 713-3 du Code de la propriété intellectuelle (contrefaçon par usage d'une marque imitée).

Esso avait formé un pourvoi en cassation. Comme dans l'affaire "Areva", la Cour suprême a considéré que l'association Greenpeace n'avait pas abusé de son droit à la libre expression. Selon l'arrêt, l'association a agi conformément à son objet, en dénonçant les conséquences sur l'environnement de certaines activités industrielles. Dans ce cadre, l'usage des marques d'Esso, de manière modifiée, dans un contexte polémique, constituait, selon la Cour, "un moyen proportionné à l'expression de telles critiques".

Cet attendu de principe consacre donc l'exception de parodie en matière de marques, qui n'existe pas dans le Code de la propriété intellectuelle et dont le champ est, en l'état actuel de la jurisprudence, restreint aux faits particuliers de l'espèce.

On notera toutefois que l'arrêt d'appel critiqué a fait l'objet d'une cassation partielle au visa de l'article 1382 du Code civil. En effet, la Cour de cassation a reproché à la Cour d'appel de ne pas avoir répondu aux conclusions d'Esso, qui sollicitait la condamnation de Greenpeace pour faute au titre de l'utilisation de la marque "Esso" dans le code source de son site Internet.

La Cour d'appel, qui avait considéré qu'il ne s'agissait pas d'un acte de contrefaçon de marque, n'avait pas recherché s'il cet usage n'était pas constitutif d'une faute.

Le feuilleton judiciaire continue donc.

Matthieu Berguig