Le blog de Redlink

Une affaire a récemment opposé en référé, devant le Président du Tribunal de grande instance de Paris, le géant mondial des jeux vidéo, Nintendo, à un vendeur de "linkers", ces produits permettant de lire des jeux copiés sur les consoles portables Nintendo DS et 3DS.

Nintendo a assigné ce revendeur en référé pour qu'il lui soit fait interdiction de vendre ces produits. Pour démontrer l'illégalité des "linkers", Nintendo a choisi de tirer argument du fait que ces produits contrefaisaient le logiciel permettant de protéger les cartouches de jeux originales.

Nintendo exposait en effet être titulaire des droits de propriété intellectuelle sur le logiciel "ARM7" contenu dans les cartouches de jeux et constituant en quelque sorte l'interface entre le processeur des consoles Nintendo DS et 3DS et les cartouches de jeux.

Or Nintendo n'a pas convaincu le juge des référés quant à l'originalité de ce logiciel. En effet, en refusant de produire le code source du logiciel pour des raisons de confidentialité, Nintendo s'est heurtée à l'impossibilité de démontrer que ce programme portait l'empreinte de la personnalité de son auteur, tandis que le défendeur arguait précisément du caractère banal du logiciel.

Le juge a donc considéré qu'il n'y avait pas lieu à référé.

Nintendo avait pourtant, semble-t-il, invoqué également les dispositions des articles L. 122-6-1 et suivants du Code de la propriété intellectuelle, qui prévoient des cas limités dans lesquels il est possible d'effectuer des copies de logiciels. Or il est évident que les copies de logiciels permettant de jouer à des jeux vidéo sans les payer ne sont pas des copies licites...

Voici donc une décision assez surprenante qui, toutefois, devrait donner lieu à condamnation au fond.

Ord. Réf. TGI Paris, 5 septembre 2011

Matthieu Berguig

Les héritiers du photographe cubain Korda, auteur d'une photographie représentant Che Guevara, "Guerillero Heroico", ont entamé il y a plusieurs années différentes actions judiciaires contre des tiers exploitant cette image mondialement connue sans leur autorisation.

Ces actions ont d'ores et déjà donné lieu à de multiples décisions, souvent commentées, dont deux arrêts de la Cour d'appel de Paris qui viennent chacun de connaître un sort différent devant la Cour de cassation.

Un arrêt de la Cour d'appel du 21 novembre 2008 avait annulé la marque communautaire n° 002.550.036, constituée de ladite photographie, au motif qu'elle ne pouvait pas constituer une marque valable, faute de caractère distinctif. La Cour avait en effet considéré que la puissance d'évocation de cette oeuvre, compte tenu de sa diffusion mondiale et de l'écho qu'elle a reçu, l'empêchait de valablement distinguer des produits et des services. Les ayants droit de Korda avaient formé un pourvoi en cassation à l'encontre de cette décision, mais ce pourvoi a été rejeté par un arrêt de la première Chambre civile de la Cour de cassation du 12 juillet 2011 (09-16188).

La décision repose pour l'essentiel sur le pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond, la Cour relevant que la Cour d'appel avait pu légitimement "examiner la marque tant par rapport à la perception qu'en avait le public pertinent que par rapport aux produits et services pour lesquels elle était enregistrée pour en déduire qu'elle était dépourvue de tout caractère distinctif".

En revanche, les ayants droit de Korda ont obtenu gain de cause dans un autre arrêt de la Cour de cassation, mais de la Chambre commerciale cette fois, également du 12 juillet 2011 (08-20033). Les demandeurs au pourvoi se plaignaient d'un arrêt de la Cour d'appel de Paris du 10 septembre 2008, qui avait considéré que l'utilisation de la photographie du Che dans le cadre d'un ouvrage destiné à la jeunesse n'était pas contrefaisante.

Cet arrêt s'était fondé sur le contrat de cession de droits d'auteur conclu entre Korda et un tiers : par ce contrat, le photographe avait fait part de sa volonté que la photographie pût être exploitée dans des conditions "respecteuses de son engagement au service du leader politique et fidèle aux idéaux pour lesquels ce dernier a combattu". Les juges avaient alors estimé que l'ouvrage critiqué participait de cette philosophie et de la perpétuation de la mémoire du chef révolutionnaire.

La Cour de cassation n'a pas été de cet avis, puisqu'elle a partiellement cassé l'arrêt au visa de l'article 1134 du Code civil, la Cour d'appel ayant, selon la décision, dénaturé les termes de la convention. La Cour suprême a en effet retenu que le contrat était clair sur la volonté de Korda de contrôler les exploitations de son oeuvre, qui était devenue alors "un objet d'utilisation désincarnée, soumis à aucune autorisation ni paiement d'aucun droit, ni à aucun contrôle de qualité".

C'est précisément "pour faire respecter le bon usage de ladite photographie et interdire toute utilisation qui ne correspondrait pas à ses idéaux quant à sa représentation et afin d'en défendre les droits" que la cession des droits de propriété intellectuelle est intervenue.Dans ces conditions, la Cour a estimé que l'utilisation de la photographie sans autorisation, même dans le cadre d'un ouvrage à vocation pédagogique, était contrefaisante.

Pour mémoire, l'arrêt d'appel avait, au surplus, considéré que l'éditeur de l'ouvrage avait porté atteinte au droit moral de Korda compte tenu des manipulations réalisées sur la photographie sans son consentement (recadrage, modification des couleurs...).

Le feuilleton continue donc, s'agissant des droits patrimoniaux d'auteur.

Matthieu Berguig

Avocat à la Cour

Il est jugé depuis longtemps que l'utilisation d'un signe protégé ne permet pas toujours de caractériser un acte de contrefaçon de marque au sens des articles L. 713-2 et L. 713-3 du Code de la propriété intellectuelle, par exemple lorsque le terme est employé en tant que titre d'ouvrage (cf. la jurisprudence "Ces Chers Disparus", CA Paris, 2 octobre 1996).

C'est donc sans grande surprise que, par un arrêt du 12 juillet 2011, la Chambre commerciale de la Cour de cassation a approuvé la Cour d'appel de Paris d'avoir jugé que l'ouvrage "Elles ont posé pour lui" ne contrefaisait pas la marque "LUI" déposée par la société 1633, éditrice du fameux magazine masculin du même nom.

L'ouvrage en question, édité par Hachette Livre, était dédié à un photographe sous l'objectif duquel plusieurs célébrités avaient posé et compilait certains de ces clichés. La société 1633 se plaignait de l'usage du terme "Lui" dans le titre de l'ouvrage mais avait été déboutée de ses prétentions par la Cour d'appel de Paris.

Aux termes de son pourvoi, la société 1633 faisait valoir que la phrase "Elles ont posé pour lui" faisait référence au magazine "Lui" et que, par conséquent, il s'agissait d'un usage commercial à titre de marque portant atteinte à la fonction essentielle de la marque, celle de garantie d'origine.

Cependant, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi en considérant que le titre "Elles ont posé pour lui" ne désignait "qu'une oeuvre intellectuelle unique composée de clichés choisis dans le fonds photographique de JP X... alors que le produit, dans lequel cette oeuvre est matérialisée, est un livre identifié par la dénomination 'Les Editions du Chêne', seule de nature à garantir aux consommateurs la provenance du produit et à constituer une marque".

La décision est intéressante, car elle considère, s'agissant d'un ouvrage, que seul le nom de l'éditeur (à l'exclusion de son titre) peut constituer une marque, envisagée comme un signe distinctif permettant de garantir l'origine d'un produit, l'arrêt rappelant en préambule que la contrefaçon de marque ne peut être caractérisée qu'en cas d'usage du signe considéré à titre de marque. Il est également intéressant de noter que la Cour fonde sa décision sur les articles L. 713-2 et L. 713-3 du Code de la propriété intellectuelle, "interprétés à la lumière de l'article 5 de la Directive 89/104 CEE du Conseil de l'Union européenne", ce qui constitue un nouveau témoignage de l'"effet direct" en droit interne des directives européennes en matière de propriété intellectuelle, effaçant certaines disparités de transposition.

Sur le fond, la question se pose alors de savoir si le nom d'un auteur ne pourrait pas être déposé à titre de marque et utilisé en tant que tel sur un ouvrage...

De manière plus anecdotique, la Cour de cassation a également rejeté le pourvoi en ce qu'il critiquait le rejet des demandes de la société 1633 sur le fondement de la concurrence déloyale. La Cour a retenu que le terme "lui" dans le titre "Elles ont posé pour lui" visait le photographe (désigné par ce pronom personnel) et que son usage relevait de l'exercice légitime de la liberté d'expression et d'information. Une solution empreinte de l'appréciation souveraine des juges du fond...

Matthieu Berguig

Encore une victoire pour Google, qui était cette fois poursuivie par le Syndicat National de l'Edition Phonographique (SNEP). Le syndicat se plaignait de la fonction "Google Suggest" du moteur de recherche, suggérant aux internautes des mots-clés parmi les plus fréquemment utilisés et notamment des mots-clés renvoyant vers des sites de téléchargement illicite.

Concrètement, lorsqu'un internaute souhaitait faire une recherche sur le nom d'un artiste, le moteur de Google lui proposait fréquemment les termes "rapidshare", "megaupload" ou "torrent" associés au nom de l'artiste, comme cela avait été constaté par un huissier. Or ces termes correspondent au nom de sites Internet ou de protocoles célèbres permettant de télécharger illégalement des oeuvres protégées et ne comportant pas eux-mêmes des moteurs de recherche.

Le moteur de recherches de Google était donc fréquemment utilisé par les apprentis pirates pour se procurer des oeuvres contrefaites en téléchargement gratuit.

Le SNEP considérait que Google participait à la commission d'actes de contrefaçon et avait donc assigné en référé le géant de Mountain View sur le fondement de l'article L. 336-2 du Code de la propriété intellectuelle, qui permet au juge d'ordonner des "mesures propres à prévenir ou à faire cesser une atteinte au droit d'auteur ou un droit voisin, à l'encontre de toute personne susceptible de contribuer à y remédier".

En première instance, le Président du Tribunal de grande instance de Paris avait débouté le SNEP de ses demandes, en considérant que le syndicat ne rapportait pas la preuve d'une atteinte à un droit d'auteur ou un droit voisin. Le SNEP avait donc interjeté appel.

Entre-temps, Google avait apporté une modification à sa fonction "Google Suggest", puisqu'elle avait décidé (unilatéralement) de supprimer les suggestions comporant les termes litigieux.

Pour autant, la Cour d'appel de Paris a confirmé l'ordonnance de référé par un arrêt du 3 mai 2011, qui fait droit à l'argumentation de Google en retenant que les conditions d'application de l'article L. 336-2 du Code de la propriété intellectuelle n'étaient pas réunies.

Selon l'arrêt, "le texte suppose la présence d'une atteinte à un droit d'auteur ou à un droit voisin occasionné par le contenu d'un service de communication en ligne". Or Google elle-même ne commet pas une telle atteinte, puisque son moteur se contentait (avant la modification apportée) de suggérer automatiquement les recherches les plus fréquentes.

La Cour a considéré que "la suggestion de ces sites ne constitue pas en elle-même une atteinte au droit d'auteur" et que cela ne pouvait être le cas que si "l'internaute se rend sur le site suggéré et télécharge un phonogramme protégé et figurant en fichier sur ces sites", étant précisé que Google elle-même ne pouvait pas être considérée comme responsable de ces actes de téléchargement.

En outre, selon les juges, la modification de la fonction apportée par Google ne constituerait pas une reconnaissance de l'argumentation du SNEP.

Il aurait toutefois été possible de considérer que les termes généraux de l'article L. 336-2 du Code de la propriété intellectuelle, qui visent les "mesures propres à prévenir ou à faire cesser une atteinte au droit d'auteur ou un droit voisin" aurait pu permettre au SNEP d'obtenir gain de cause, puisque le filtrage des suggestions permet bien, dans une certaine mesure, de prévenir une atteinte au droit d'auteur (même s'il est exact qu'il ne permet pas de la faire cesser). Cette solution aurait pu s'imposer puisque le texte s'applique à "toute personne susceptible de contribuer à [...] remédier" à une telle atteinte. Or Google paraît bien faire partie de ces personnes qui, de près ou de loin, jouent un rôle dans le téléchargement illicite, fût-ce de manière involontaire...

En tout état de cause, cette défaite du SNEP n'aura guère d'incidences en pratique, puisque, comme indiqué ci-dessus, Google ne propose plus les termes "megaupload", "rapidshare" ni "torrent" : il faudra vérifier si le téléchargement "pirate" s'en trouve affecté.

Matthieu Berguig

Par un arrêt du 16 février 2011, la Cour d'appel de Paris est venue rappeler qu'un photographe de plateau salarié peut bénéficier de la qualité d'auteur des clichés qu'il réalise sur le tournage d'un film.

Que cette qualité d'auteur soit retenue nonobstant l'existence d'un contrat de travail, ceci n'a rien de surprenant compte tenu des dispositions de l'article L. 111-1 al. 2 du Code de la propriété intellectuelle ("L'existence ou la conclusion d'un contrat de louage d'ouvrage ou de service par l'auteur d'une oeuvre de l'esprit n'emporte pas dérogation à la jouissance du droit reconnu par le premier alinéa, sous réserve des exceptions prévues par le présent code").

En revanche, il a pu naître une controverse entre les juges du fond à propos de l'originalité des photographies de plateau. Certaines décisions ont en effet considéré que la prestation du photographe ne pouvait pas bénéficier de la protection par le droit d'auteur compte tenu de son caractère purement technique (v. par ex. CA. Paris, 4e ch., 18 déc. 1985, selon laquelle le photographe de plateau n'est pas un créateur mais un opérateur, un exécutant qui n'a le choix ni du lieu, ni du moment où la photographie doit être prise, pas plus que de l'élaboration du cadre ou de la composition, voire de la position des personnages, des éclairages qui sont réalisés soit par les auteurs de l'oeuvre cinématographique, soit par d'autres techniciens ; CA Paris, 15 octobre 2003).

D'autres décisions, en revanche, ont considéré que dès lors qu'il était possible de démontrer l'originalité de l'oeuvre, alors la protection par le droit d'auteur était ouverte (v. par ex. CA Paris, 20 février 2008).

Cette décision du 16 février 2011 est intéressante car elle fournit une liste d'indices permettant de déterminer si les clichés dont la protection est demandée sont ou non originaux : "il ressort de l'examen des photographies litigieuses et des autres documents du débat auquel a procédé la cour que le tribunal a lui-même exactement apprécié le caractère de création individualisée de certaines d'entre elles, soit qu'elles révèlent des attitudes ou positions de personnages distinctes de celles des scènes du film dont elles s'inspirent, soit qu'elles ne correspondent à aucune scène, soit encore qu'elle s'en distinguent par les éclairages, les angles, le cadrage ou la profondeur de champ".

Il est à noter par ailleurs que cette décision est fondée sur la convention collective nationale conclue le 30 avril 1950 entre le syndicat français des producteurs de films et le syndicat des techniciens de la production cinématographique. Selon ce texte, le photographe de plateau est seul responsable des qualités artistiques et techniques de ses photographies et que le fait que les photographies soient prises sur le lieu du tournage et à l'occasion de celui-ci, même si certains éléments essentiels comme le décor, les objets, les costumes et le maquillage sont préconstitués pour les besoins du film lui-même, n'est pas de nature à priver, par principe, le photographe de sa liberté artistique.

Or ce texte a été dénoncé par le Syndicat des producteurs de films par une lettre du 23 mars 2007. Ce texte n'est donc plus en vigueur aujourd'hui, mais l'était au moment où les photographies ont été prises. Cela étant, la solution s'impose malgré tout à l'heure actuelle compte tenu de la généralité de la motivation de la Cour.

En l'espèce, le producteur du film ne pouvait donc valablement proposer en bonus de l'édition DVD des clichés réalisés par le photographe de plateau sans mentionner son nom ni sans solliciter son autorisation préalable.

Matthieu Berguig

Le Sénat a rendu public le 9 février dernier un rapport d'information destiné à faire un point sur l'application de la loi du 29 octobre 2007 dite de "lutte contre la contrefaçon".

Ce texte a apporté de substantielles modifications au Code de la propriété intellectuelle, comme la mesure-phare ayant abouti à la spécialisation des juridictions, ou encore la mise en place d'un "droit à l'information" permettant au juge, dans le cadre d'une procédure, d'ordonner la production de documents destinés à déterminer les réseaux de contrefaçon et à mieux indemniser le préjudice subi par les titulaires de droits.

Le rapport dresse un état des lieux, trois ans après le vote de cette loi. Schématiquement, il considère la loi a apporté des améliorations notables dans la lutte contre la contrefaçon, mais estime qu'un effort doit encore être réalisé.

Les sénateurs Béteille et Yung, auteurs du rapport, préconisent 18 mesures pour renforcer la lutte contre la contrefaçon. Parmi ces mesures figurent notamment les points suivants :

- renforcement de la spécialisation des juridictions, avec une limitation à 4 ou 5 du nombre de tribunaux de grande instance compétents en matière de propriété intellectuelle (au lieu de 10 actuellement). Le Tribunal de grande instance de Paris, déjà seule juridiction de première instance compétente en matière de brevets, devrait également gagner une compétence exclusive en matière d'obtentions végétales,

- sur le même principe, spécialisation des juridictions répressives, avec 4 ou 5 tribunaux correctionnels compétents en matière de contrefaçon,

- renforcement de l'indemnisation du préjudice en cas de contrefaçon : à la perte subie et au gain manqué s'ajouterait l'idée de "faute lucrative", qui aboutirait à la restitution au titulaire des droits de l'ensemble des fruits de la contrefaçon, même s'ils sont supérieurs au dommage subi, lorsque le contrefacteur est de mauvaise foi. En revanche, le rapport exclut l'introduction des dommages et intérêts punitifs,

- renforcement du droit à l'information, avec une clarification (possibilité de le mettre en oeuvre au stade de la mise en état, lorsque la contrefaçon n'est qu'alléguée) et une modification (possibilité de le mettre en oeuvre en référé et non pas seulement dans le cadre d'une procédure au fond),

- extension de la saisie-contrefaçon, avec la possibilité de procéder à des saisies descriptives des matériels et instruments utilisés pour produire ou distribuer des contrefaçons, et possibilité pour le juge d'ordonner la production d'éléments de preuve détenus par une partie,

- modification de la directive Commerce électronique pour y inclure la notion d'"éditeur de services", qui serait caractérisée par le fait de retirer un avantage économique direct de la consultation de contenus hébergés. L'éditeur de services ainsi défini (qui ne se confondrait pas avec l'éditeur "classique") verrait peser sur lui une obligation de surveillance des contenus hébergés. Le rapport vise expressément les sites tels que Facebook, MySpace, DailyMotion, eBay et PriceMinister... qui se trouvent, selon les sénateurs, à mi-chemin entre les hébergeurs et les éditeurs,

- en droit pénal, création d'une nouvelle infraction de "contrefaçon dangereuse", avec des sanctions plus lourdes.

Matthieu Berguig

Avocat à la Cour

Spécialiste en Droit de la propriété intellectuelle

Responsable du Département Propriété intellectuelle

Un arrêt de la Chambre commerciale de la Cour de cassation du 14 septembre 2010 (n° 09-16.854) vient préciser une règle de compétence juridictionnelle en matière de saisie-contrefaçon.

L'on sait que l'article L. 716-7 du Code de la propriété intellectuelle confère au Président du Tribunal de grande instance compétence pour autoriser le titulaire d'une marque à procéder à une mesure de saisie-contrefaçon après avoir été saisi d'une telle demande sur requête. Le Code prévoit ensuite un délai pour assigner, faute de quoi la saisie est nulle (vingt jours ouvrables ou trente et un jours civils si ce délai est plus long).

Il faut rappeler à cet égard que le Tribunal compétent n'est plus, depuis 2008, celui dans le ressort duquel les opérations de saisie auront lieu mais exclusivement le Tribunal qui aura à connaître du fond de l'affaire.

Que se passe-t-il lorsqu'une saisie-contrefaçon doit être réalisée alors qu'une procédure au fond est déjà en cours ? Cette mesure probatoire est toujours possible, puisqu'au contraire de l'article 145 du Code de procédure civile qui concerne des mesures d'instructions "in futurum" (avant tout litige), l'article L. 716-7 du Code de la propriété intellectuelle n'interdit pas le recours à une saisie-contrefaçon si les parties sont déjà en contentieux.

Dans ce cas, c'est le président de la chambre qui est saisie du litige qui est compétent pour ordonner la saisie, conformément à l'article 812 alinéa 3 du Code de procédure civile, qui dispose que "les requêtes afférentes à une instance en cours sont présentées au président de la chambre à laquelle l'affaire a été distribuée ou au juge déjà saisi". Cette solution a été énoncée par un arrêt de la Chambre commerciale de la Cour de cassation du 26 mars 2008 (pourvoi n° 05-19782).

La question se pose alors de savoir quel juge est compétent pour autoriser la saisie lorsque la procédure se trouve non plus en première instance mais en cause d'appel.

Dans l'affaire qui a été examinée par la Cour de cassation, le titulaire de la marque avait formulé sa demande sur requête auprès du premier président de la Cour d'appel. Cependant, le défendeur à la saisie avait sollicité la rétractation de l'ordonnance présidentielle, en soutenant que seul le Président de la chambre saisie du fond du litige serait compétent lorsqu'une procédure est en cours, y compris en appel.

La Cour d'appel, saisie du recours contre l'ordonnance ayant autorisé la rétractation, avait validé cette interprétation.

Cependant, la Chambre commerciale de la Cour de cassation a censuré l'arrêt en énonçant que l'article 812 alinéa 3 du Code de procédure civile ne s'appliquait qu'aux procédures de première instance : "au cours de l'instance d'appel, le premier président est seul compétent pour ordonner sur requête une mesure de saisie-contrefaçon".

Cette solution repose sur l'article 958 du Code de procédure civile, qui concerne la procédure devant la cour d'appel et selon lequel "Le premier président peut, au cours de l'instance d'appel, ordonner sur requête toutes mesures urgentes relatives à la sauvegarde des droits d'une partie ou d'un tiers lorsque les circonstances exigent qu'elles ne soient pas prises contradictoirement."

Cet article déroge donc à l'article L. 716-7 du Code de la propriété intellectuelle. La solution, quoi que critiquable, a le mérite de la cohérence compte tenu de l'arrêt précité de 2008.

Il convient enfin de préciser que, lorsqu'une saisie-contrefaçon est réalisée en cours de procédure, l'existence d'une nouvelle assignation disparaît. Il convient alors de prendre des conclusions de régularisation de la procédure.

Matthieu Berguig

Pour la troisième année, Redlink a synthétisé une année de droit de la distribution.

Les thèmes abordés sont :

Agence commerciale

1. La Qualification

2. Le Mandat d'Intérêt Commun

3. La Compétence Juridictionnelle

4. La Déchéance du Droit d'Agir

5. Le Droit à Commission

6. La Faute Grave

7. L'Indemnité Compensatrice du Préjudice Subi

8. L'Indemnité de Remploi

9. Les Statuts Spécifiques

10. La Patrimonialité de la Carte d'Agent commercial

Gérants Mandataires

1. La Qualification

Distribution

1. L'Action Autonome du Ministre de l'Economie

2. La Rupture Brutale des Relations Commerciales Etablies

2.1 La Responsabilité Délictuelle

2.2 La Nature de la Sanction

2.3 Le Référé

2.4 Une Relation Commerciale

2.5 Un Caractère Etabli et Une Rupture Brutale

2.6 Le Délai Raisonnable de Préavis

2.7 La Justification de la Rupture Unilatérale

3 Les Pratiques commerciales

3.1 La Publicité Comparative

3.2 Le Contrôle des Prix de Revente

3.3 Les Ventes Liées

3.4 Les Jeux Concours (canal gratuit)

4 Les Pratiques Restrictives

4.1 La Facturation

4.2 Les Délais de Paiement

4.3 Les Pénalités

4.4 La Coopération Commerciale

4.5 La Revente à Perte

4.6 La Négociabilité

4.6.1 Le Déséquilibre Significatif

4.6.2 Les Conditions Tarifaires

4.6.3 Les CGV

4.6.4 Les CGA

4.6.5 La Convention Annuelle Unique

4.6.6 Les Négociations

4.6.7 La Garantie de Marge

Distribution exclusive

1. La Validité du Contrat

2. La Compétence Juridictionnelle

3. L'Atteinte à la Concurrence

4. L'Atteinte au Droit de la Consommation

5. La Rupture du Contrat hors Art. L.442-6 I 5°

6. La Reconduction du Contrat

7. Les Quotas

Distribution sélective

1. La Licéité

2. La Sélection

3. La Commercialisation Hors réseau

4. La Distribution Sélective et Internet

5. L'Ordonnance sur Requête.

6. L'Epuisement du Droit de Marque

7. La Rupture

Franchise

1. La Qualification

2. La Formation du Contrat

3. L'Obligation Précontractuelle d'Information

3.1 En Franchise

3.2 Hors de la Franchise

4. La Dépendance Economique

5. La Résiliation du Contrat

5.1 Le Référé

5.2 La Faute du Franchiseur

5.3 La Faute du Franchisé

5.4 La Faute du Tiers Complice

6. La Caducité

7. La Nullité du Contrat

8. La Clause de Non-Concurrence

9. La Transmission du Contrat

LMA

1. La Contractualisation

2. Les Pratiques Restrictives de Concurrence

3. La Taxe Additionnelle à la TASCOM ou La Modération de Marge

Internet

1. Les CGV

2. La Contrefaçon

3. La Publicité en ligne

4. Le Dénigrement et la Publicité Comparative

5. Les pratiques sur Internet

6. L'Hébergement

Pour l'obtenir, contacter: fournier@redlink.fr

Frédéric Fournier

Associé

disponible dans la limite des stocks.

Le 20 février 2008, le Tribunal de commerce de Paris (à l'époque encore compétent en matière de propriété intellectuelle) avait condamné Google pour contrefaçon au titre de la diffusion sur son site Google Video du documentaire "Le Monde selon Bush" produit par la société Flach Film et édité par la société Editions Montparnasse.

Le Tribunal avait en effet considéré que Google, tout en pouvant bénéficier du statut de prestataire d'hébergement, devait être tenue responsable des multiples envois de ce documentaire par les internautes sur sa plateforme de vidéos en ligne.

Google a interjeté appel de ce jugement et la Cour d'appel de Paris, par un arrêt du 9 avril 2010, s'est à nouveau prononcée sur les faits de l'affaire.

Schématiquement, la Cour a confirmé le jugement de première instance en considérant que Google était bien hébergeur au sens de l'article 6.I.2 de la loi pour la confiance dans l'économie numérique du 21 juin 2004 ("LCEN"), mais qu'elle ne pouvait plus revendiquer l'application du régime de responsabilité allégée énoncé par ce texte dès lors qu'elle n'avait pas mis en oeuvre "tous les moyens techniques, dont elle ne conteste pas disposer, en vue de rendre l'accès à ce contenu impossible".

La Cour précise utilement qu'il ne s'agit pas de mettre à la charge de Google une obligation générale de surveillance de son site Internet (dont on sait que les prestataires d'hébergement n'y sont pas soumis) car "il n'est pas demandé [à Google] d'exercer un contrôle préalable des vidéos librement mises en ligne par les utilisateurs du service GOOGLE Video" : les magistrats reprochent uniquement à Google "d'avoir omis d'agir promptement après avoir eu connaissance du caractère attentatoire aux droits des sociétés FLACH FILMS et EDITIONS MONTPARNASSE".

En l'occurrence, Google avait en effet mis deux semaines pour supprimer le fichier, sachant qu'il a été démontré par les parties que le documentaire était encore en ligne au jour de l'audience.

Un point important de l'arrêt consiste dans le fait que, selon la Cour, chaque remise en ligne de la vidéo par un utilisateur ne doit pas être analysée comme un fait nouveau exigeant une nouvelle notification dans les formes de l'article 6.I.5 de la LCEN.

Un autre point important, et peut-être le plus essentiel, concerne la responsabilité de Google non au titre de plateforme d'hébergement des vidéos mais de moteur de recherche de vidéo. Le site Google Video permet en effet d'effectuer une recherche sur les vidéos présentes sur d'autres sites Internet (comme YouTube et DailyMotion), tout en permettant de les visualiser directement dans les résultats de recherche.

Pour la Cour d'appel de Paris, ceci ne consiste pas dans une prestation d'hébergement mais constitue "une fonction active, qui, s'ajoutant aux liens hypertextes, permet [à Google] de s'accaparer le contenu stocké sur des sites tiers afin d'en effectuer la représentation directe sur ses pages à l'intention de ses propres clients, distincts de ceux des sites tiers".

A cet égard, la Cour a considéré que Google avait commis une faute au sens du droit commun (c'est-à-dire sans pouvoir bénéficier du régime de responsabilité des hébergeurs) : "en assurant elle-même sur son site Google Video la représentation de la vidéo reproduisant le film documentaire 'Le Monde selon Bush', sans l'autorisation préalable des sociétés FLACH FILMS et EDITIONS MONTPARNASSE, la société GOOGLE Inc. porte atteinte aux droits dont ces dernières sont titulaires sur l'oeuvre précitée en vertu des articles L. 132-24 et L. 215-1 du Code de la propriété intellectuelle".

En revanche, les magistrats ont confirmé le jugement en ce qu'il avait débouté les demandeurs de leurs prétentions s'agissant d'actes de parasitisme.

Google a été condamnée à payer 120.000 euros à chacune des demanderesses (quand le Tribunal avait accordé 150.000 euros en tout).

Matthieu Berguig

Avocat à la Cour

Spécialiste en droit de la propriété intellectuelle

Depuis plusieurs mois, les décisions concernant le service AdWords de Google pleuvent telles les giboulées de mars, en énonçant parfois des solutions contradictoires quant à la responsabilité de la société américaine.

Il fallait que la Cour de Justice de l'Union Européenne (la "nouvelle" CJUE remplaçant la CJCE) se prononce sur la question, ce qu'elle vient de faire par un arrêt du 23 mars 2005 rendu à la suite de plusieurs questions préjudicielles posées par la Cour de cassation française (affaires Louis Vuitton Malletier, Viaticum et CNRRH).

L'arrêt, rendu par la Grande Chambre de la Cour, analyse dans le détail le rôle de Google en l'espèce, en tant que prestataire de référencement payant. Il s'agissait de déterminer si oui ou non Google commet des actes de contrefaçon en mettant à la disposition d'annonceurs des mots-clés reproduisant des marques, sans l'autorisation des titulaires, pour afficher des liens promotionnels lors d'une recherche sur ces mots-clés par les internautes. La même analyse porte sur le rôle des annonceurs dans un tel cas de figure.

Pour répondre à ces questions, la Cour devait appréhender les actes reprochés au regard des dispositions de l'article 5 de la directive 89/104 du 21 décembre 1988 en matière de marques (abrogée en 2008 mais applicable aux litiges), qui permet, notamment, au titulaire d'une marque d'empêcher l'usage, par un tiers, sans son accord, dans la vie des affaires, d'un signe identique à la marque pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels celle-ci est enregistrée.

Pour que des actes de contrefaçon de marque soient caractérisés, il faut donc que soient réunies cumulativement les conditions suivantes : (i) un usage d'un signe protégé dans la vie des affaires, (ii) pour des produits ou des services, (iii) ledit usage devant porter atteinte ou être susceptible de porter atteinte aux fonctions de la marque (fonction d'origine ou fonction de publicité).

En l'occurrence, et schématiquement, la CJUE a considéré que Google ne commettait pas d'actes de contrefaçon de marque dans le cadre de son service AdWords dès lors que le géant américain ne faisait aucun usage des marques en cause dans la vie des affaires. Selon la Cour, un tel usage implique "à tout le moins", pour un opérateur donné, une utilisation de ces signes dans le cadre de sa propre communication commerciale. Or, selon l'arrêt, en permettant aux annonceurs de sélectionner des signes identiques à des marques en tant que mots-clés, il se contente de permettre à des tiers de faire un usage de ces marques dans le cadre de leur communication.

Cette condition n'étant pas rapportée, la CJUE a estimé que "le prestataire du service de référencement ne fait pas un usage dans la vie des affaires au sens des dispositions de la directive 89/104 et du règlement 40/94".

Cette question résolue, la Cour devait vérifier si les annonceurs, pour leur part, commettent des actes de contrefaçon de marque en réservant des mots-clés identiques à des marques déposées. Sur ce point, la CJUE s'est référée à des décisions antérieures relatives à l'utilisation d'un signe dans des papiers d'affaires et de la publicité (notamment l'affaire Arsenal Football Club), pour retenir que la réservation d'un mot-clé identique à une marque sans l'autorisation du titulaire était bien contrefaisante. Elle a même précisé que le fait que la marque n'apparaisse pas dans la publicité n'était pas pertinent.

Il faut que l'annonceur ait cherché à présenter ses propres produits comme une alternative aux produits marqués. De manière plus générale, selon l'arrêt, "l'usage que l'annonceur fait du signe identique à la marque d'un concurrent pour que l'internaute prenne connaissance non seulement des produits ou des services offerts par ce concurrent mais également de ceux dudit annonceur, est un usage pour les produits ou les services de cet annonceur".

Enfin, s'agissant du dernier point, la Cour a considéré que le titulaire de la marque pouvait interdire toute usage de son signe lorsque "l'annonce ne permet pas ou permet seulement difficilement à l'internaute normalement informé et raisonnablement attentif de savoir si les produits ou les services visés par l'annonce proviennent du titulaire de la marque ou d'une entreprise économiquement liée à celui-ci ou, au contraire, d'un tiers" (n° 84).

Dans le cas du service AdWords, la CJUE a retenu le fait que l'internaute pouvait se méprendre sur l'origine des produits ou des services en cause : "l'usage du signe identique à la marque par le tiers en tant que mot clé déclenchant l'affichage de ladite annonce est de nature à accréditer l'existence d'un lien matériel dans la vie des affaires entre les produits ou services concernés et le titulaire de la marque" (n° 85).

En revanche, la Cour a exclu l'idée selon laquelle une telle réservation porterait atteinte à la fonction de publicité de la marque : s'il est évident, selon l'arrêt, que l'usage de la marque en tant que mot-clé est "susceptible d'avoir certaines répercussions sur l'emploi publicitaire de ladite marque par son titulaire ainsi que sur la stratégie commerciale de ce dernier", "ces répercussions (...) ne constituent pas en soi une atteinte à la fonction de publicité de la marque" au motif que la recherche sur le mot-clé va donner lieu à l'affichage de liens grâce au référencement naturel.

Selon la Cour, cet affichage, purement logique et résultant de la pertinence des résultats, permet au titulaire de la marque de bénéficier d'une visibilité garantie sur Internet, indépendamment des perturbations résultant des liens promotionnels. Ce raisonnement nous paraît contestable dès lors que, souvent, les internautes ne sont pas à même de faire la différence entre les liens sponsorisés et les liens résultant du référencement naturel. La jurisprudence française a d'ailleurs condamné Google à plusieurs reprises au motif que les liens sponsorisés (ou commerciaux) n'apparaissaient pas de manière suffisamment nette sur la page des résultats.

En outre, le raisonnement de la Cour ne tient pas compte des conditions réelles de référencement des sites Internet par l'algorithme de Google. Il est faux de considérer que ce référencement est fondé exclusivement sur la pertinence car il est bien connu que le moteur de recherche fonctionne également en grande partie sur la popularité des sites. Il est ainsi fréquent que des sites Internet apparaissent dans les premiers résultats alors même qu'ils ne sont pas le site officiel d'un titulaire de marque. Le fait d'exclure l'atteinte à la fonction de publicité de la marque nous semble donc regrettable et constitue un "trou d'air" dans lequel les annonceurs peu scrupuleux pourraient s'engouffrer à l'avenir.

Enfin, à la question, subsidiaire, de savoir si Google pouvait bénéficier du régime de responsabilité allégé des prestataires d'hébergement, la CJUE a préféré botter en touche et renvoyer à l'appréciation des juridictions nationales, au cas par cas, en ne fixant que quelques lignes de conduite. En particulier, les juges doivent vérifier si le prestataire de référencement a eu un rôle actif ou bien s'est contenté de stocker les données, de manière "purement technique, automatique et passive". Nul doute que les juridictions françaises vont se donner à coeur joie de délimiter le rôle de Google en l'espèce. On peut toutefois regretter que la CJUE n'ait pas donné une solution ferme sur ce point.

Matthieu Berguig

Avocat à la Cour

Spécialiste en Droit de la propriété intellectuelle

L'"affaire Tiscali", véritable feuilleton judiciaire, vient de trouver un dénouement surprenant avec la décision de la première Chambre civile de la Cour de cassation du 14 janvier 2010, qui risque de faire couler beaucoup d'encre et susciter une certaine appréhension chez nombre d'opérateurs sur Internet.

Rappelons que cette affaire avait pris naissance avec la publication, sur une page personnelle "hébergée" chez Tiscali, de bandes dessinées numérisées de Blake & Mortimer et Lucky Luke. Les sociétés Dargaud Lombard et Lucky Comics, titulaires des droits de propriété intellectuelle sur ces oeuvres, avaient assigné la société Tiscali Media pour contrefaçon et pour faute.

Le Tribunal de grande instance de Paris avait rejeté l'action en contrefaçon mais condamné Tiscali Media pour faute, au titre du non respect de l'article 43-9 de la loi du 30 septembre 1986, modifiée par la loi du 1er août 2000, qui lui faisait obligation de conserver les coordonnées des titulaires de pages personnelles. En l'espèce, les données fournies ne permettaient pas d'identifier sérieusement l'exploitant des pages litigieuses.

En appel, la Cour de Paris avait, le 7 juin 2006, contre toute attente, condamné Tiscali Media pour contrefaçon après avoir considéré que cette société était éditrice de la page personnelle en cause : "si la société Tiscali Media a (...) exercé les fonctions techniques de fournisseur d'hébergement, circonstance au demeurant non contestée, son intervention ne saurait se limiter à cette simple prestation technique dès lors qu'elle propose aux internautes de créer leurs pages personnelles à partir de son site www.chez.tiscali.fr (...) de sorte que la société Tiscali Media doit être regardée comme ayant aussi la qualité d'éditeur dès lors qu'il est établi qu'elle exploite commercialement le site www.chez.tiscali.fr puisqu'elle propose aux annonceurs de mettre en place des espaces publicitaires payants directement sur les pages personnelles (...)".

Cette décision avait suscité de nombreuses interrogations sur la notion d'éditeur par rapport à celle de prestataire d'hébergement : le fait de percevoir des revenus publicitaires suffit-il à basculer d'une qualité (hébergeur) à l'autre (éditeur) ? Qu'en est-il des sociétés permettant le partage de vidéos, d'images, etc ? La tendance générale, en doctrine, consistait à minimiser sa portée.

Arrêt d'espèce ou arrêt de principe ? La question n'est pas parfaitement tranchée par la Cour de cassation, mais son arrêt du 14 janvier 2010 contredit l'analyse selon laquelle la décision de la Cour d'appel était infondée. La Cour suprême confirme en effet que Tiscali Media n'était pas hébergeur en l'espèce : "l'arrêt relève que la société Tiscali Media a offert à l'internaute de créer ses pages personnelles à partir de son site et proposé aux annonceurs de mettre en place, directement sur ces pages, des espaces publicitaires payants dont elle assurait la gestion ; par ces seules constatations souveraines faisant ressortir que les services fournis excédaient les simples fonctions techniques de stockage, visées par l'article 43-8 de la loi du 30 septembre 1986 dans sa rédaction issue de la loi du 1er août 2000 applicable aux faits dénoncés, de sorte que ladite société ne pouvait invoquer le bénéfice de ce texte, la décision de la cour d'appel est légalement justifiée".

L'arrêt de la Cour est riche d'enseignements et de questions en suspens :

- en premier lieu, il vise expressément la gestion d'espaces publicitaires payants. Cette prestation justifierait donc que Tiscali Media ne puisse revendiquer la qualité d'hébergeur. Il n'en demeure pas moins que la qualification reste douteuse si une régie publicitaire autonome réalise cette prestation ;

- en deuxième lieu, la notion de prestataire d'hébergement semble, selon la Cour de cassation, réduite au seul stockage de données, c'est-à-dire une fonction purement technique, alors qu'elle a connu, ces dernières années en jurisprudence, une expansion manifeste, à telle enseigne qu'une plateforme de blogs ou un site d'enchères en ligne sont aujourd'hui largement considérés comme des hébergeurs ;

- en troisième lieu, des interrogations sur la portée de l'arrêt subsistent dès lors que l'attendu de la Cour se réfère expressément au pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond. Il ne s'agit donc peut-être pas d'un arrêt de principe, dont la solution pourrait être étendue à toutes les sociétés qui proposent des services en ligne, comme des blogs, des pages personnelles, des annonces, etc. ;

- enfin, l'arrêt ne vise que les dispositions de la loi du 1er août 2000, en sorte qu'il subsiste une incertitude sur la valeur de la solution au regard de la loi du 21 juin 2004 sur la confiance dans l'économie numérique, qui a abrogé l'article 43-8 de la loi du 30 septembre 1986...

En somme, cet arrêt, qui semble aller à contre-courant de la jurisprudence des juges du fond (si l'on excepte, bien entendu, la jurisprudence Tiscali) et aux recommandations du Forum des droits sur Internet, pourrait bien donner lieu à nombre de revirements dans les mois qui viennent...

Matthieu Berguig

Avocat à la Cour

Spécialiste en Droit de la propriété intellectuelle

Lorsqu'il s'agit d'illustrer un article d'un blog ou de choisir un avatar sur un forum de discussions, les internautes n'hésitent pas, de manière générale, à utiliser des images qu'ils trouvent sur Internet, par exemple grâce aux moteurs de recherches d'images comme Google Images. Ils oublient alors que les illustrations en question sont très souvent protégées par le droit d'auteur et que leur utilisation sans le consentement des auteurs est interdite. C'est la solution qui vient d'être rappelée par le Tribunal de Grande Instance de Paris dans un jugement du 9 octobre 2009.

En l'espèce, un photographe, auteur d'un cliché de Patrick Bruel, s'était plaint du fait que l'exploitante d'un blog hébergé sur le site AuFéminin.com avait reproduit et représenté cette photographie sans son autorisation. Après avoir notifié l'existence de ce "contenu illicite" à AuFéminin, le photographe et la société productrice de la photographie avaient constaté que le cliché était toujours en ligne, plusieurs mois après (bien qu'elle fût alors diffusée sur un autre blog), et avaient donc assigné à jour fixe à la fois AuFéminin et Google, l'image en question étant également référencée par le moteur de recherche.

La question se posait de savoir si l'hébergeur au sens de l'article 6.I.2 de la Loi pour la confiance dans l'économie numérique du 21 juin 2004 avait agi conformément à ses obligations, c'est-à-dire rendu promptement et définitivement impossible l'accès au contenu notifié. Le juge avait également à trancher la question de savoir si Google était responsable au titre de la diffusion de la photographie sur Internet.

S'agissant du premier point, le Tribunal a confirmé des décisions antérieures (v. notamment l'affaire "Tranquility Bay", TGI Paris, 19 octobre 2007) selon lesquelles la première notification met à la charge de l'hébergeur une sorte d'obligation générale de surveillance des contenus qu'il héberge. Ajoutant en effet quelque peu aux dispositions légales, le jugement dispose que "la société AuFéminin.com, informée le 27 novembre 2008, au moins par Monsieur R., de ses droits d'auteur sur la photographie de P.B. en cause, avait à compter de cette date connaissance du caractère illicite de la reproduction dès lors que l'identification de ladite photographie était rendue possible et ne présentait pour elle aucune difficulté de nature technique".

Dans ces conditions, "il lui appartenait de mettre en oeuvre tous les moyens nécessaires en vue d'éviter toute autre reproduction, ce qu'elle ne démontre pas avoir fait". Et le Tribunal de considérer que chaque remise en ligne d'un contenu ne nécessite pas de nouvelle notification, dès lors que "si les mises en ligne sont imputables à des internautes différents, leur contenu, et les droits de propriété intellectuelle y afférents, sont identiques".

Dans le silence de la loi sur le point de savoir si une remise en ligne doit ou non être considérée comme une nouvelle diffusion ou non, le Tribunal décide donc de favoriser les ayants droit et de faire obligation aux hébergeurs de supprimer immédiatement, sans attendre de nouvelle notification, tout contenu qui aurait déjà été signalé dans le passé.

La solution peut apparaître sévère dès lors que l'hébergeur ne dispose pas nécessairement des moyens techniques ou humains lui permettant de vérifier si un contenu présenté comme illicite et supprimé en temps et en heure est remis en ligne par des internautes (qu'il s'agisse de celui qui a diffusé le contenu la première fois ou bien un tiers).

D'ailleurs, il faut se rappeler que, dans une affaire similaire, la Cour d'appel de Paris avait fait preuve de plus de sévérité à l'égard des ayants droit en considérant que DailyMotion n'avait pu être valablement notifiée de l'existence d'un contenu illicite, alors qu'elle avait été condamnée en première instance (CA Paris, 6 mai 2009). Cette solution survivra-t-elle donc en appel ?

S'agissant du second point, à notre connaissance ce jugement est le premier à condamner un moteur de recherche au titre de l'indexation "naturelle" d'un contenu. Le lecteur peut se montrer déçu au vu de la décision, car le Tribunal n'entre pas dans les détails et ne discute pas de manière très approfondie la question de la fonction de moteur de recherche.

Si Google invoquait le fait qu'elle n'était pas l'auteur du contenu, le juge ne retient que la possibilité pour les internautes de visualiser et de télécharger l'image grâce à Google Images. Ainsi, c'est bien le fonctionnement même du moteur qui est remis en cause puisque les robots de Google "scannent" l'ensemble des pages du Web, en font même des copies ("cache"), le tout à des fins d'indexation.

Cette décision pourrait donc avoir des conséquences exceptionnelles sur l'activité de Google en France. On notera à cet égard, même si ce point est accessoire, que Google France n'a pas été mise hors de cause en l'espèce et a donc été condamnée, y compris sur le fondement du droit moral, puisque les vignettes diffusées sur Google Images seraient, selon le tribunal, recadrées et de mauvaise qualité (atteinte à l'intégrité de l'oeuvre), tout en ne faisant pas figurer le nom de l'auteur (atteinte au droit à la paternité).

Voici donc un jugement très favorable aux ayants droit, qui doit être approuvé en ce qu'il ne craint pas de rappeler l'intangibilité du droit d'auteur sur Internet, mais qui peut susciter malgré tout certaines réserves compte tenu de ses implications sur le plan technique.

Matthieu Berguig

Le Comité national olympique et sportif français ("CNOSF") est titulaire des marques relatives aux Jeux olympiques, à savoir "Olympiade", "Jeux olympiques" et "Olympique", en vertu non pas d'un dépôt classique auprès de l'Institut national de la propriété industrielle mais des dispositions de l'article L. 141-5 du Code du sport.

Ce texte énonce en effet très expressément que "le Comité national olympique et sportif français est propriétaire des emblèmes olympiques nationaux et dépositaire de la devise, de l'hymne, du symbole olympique et des termes " jeux Olympiques " et " Olympiade"".

Cet article dispose également que "le fait de déposer à titre de marque, de reproduire, d'imiter, d'apposer, de supprimer ou de modifier les emblèmes, devise, hymne, symbole et termes mentionnés au premier alinéa, sans l'autorisation du Comité national olympique et sportif français, est puni des peines prévues aux articles L. 716-9 et suivants du code de la propriété intellectuelle".

C'est en vertu notamment de ces dispositions que le CNOSF a assigné la société Communication Presse Publication Diffusion ("CPPD") pour contrefaçon de marques et actes de concurrence déloyale, au titre de l'édition d'un numéro du magazine "Têtu" consacré aux "Jeux olympiques du sexe" en juillet-août 2004.

Par un arrêt du 7 mars 2008, la Cour d'appel de Paris avait débouté le CNOSF de l'ensemble de ses demandes. S'agissant du grief de concurrence déloyale, elle avait considéré que le CNOSF ne rapportait pas la preuve de l'intention de la société CPPD de se placer dans son sillage en utilisant les couleurs des anneaux olympiques.

De manière plus surprenante, s'agissant du grief de contrefaçon de marque, les juges avaient estimé que les dispositions du Code du sport susvisées ne conféraient pas de protection absolue aux marques du Comité mais que leur régime était celui des marques renommées ou notoirement connues (article L. 713-5 du Code de la propriété intellectuelle). En substance, ils avaient considéré que le contexte humoristique de l'usage de ces marques ne permettait pas de caractériser l'existence d'actes de contrefaçon.

Par exemple, selon la Cour, CPPD "a mentionné le terme « olympiade » dans un contexte exclusif de préjudice en raison de la distance, du décalage que le lecteur perçoit immédiatement entre la marque « Olympiades » et les usages incriminés", en sorte que le grief de contrefaçon ne pouvait être retenu : "ces références aux « Olympiades » s'inscrivent dans un propos à l'évidence ludique et humoristique, non dénigrant, et ne sauraient dès lors caractériser une exploitation injustifiée du signe « Olympiades »".

Cependant, un arrêt de la Chambre commerciale de la Cour de cassation du 15 septembre dernier (pourvoi n° 08.15-418) est venu censurer partiellement la décision de la Cour d'appel. La Haute juridiction a en effet approuvé les juges du fond d'avoir rejeté les demandes du CNOSF sur le fondement de la concurrence déloyale, mais ne les a pas suivis pour ce qui concerne la contrefaçon de marque.

Selon la Cour de cassation, l'article L. 141-5 du Code du sport institut un régime de protection autonome des marques du Comité. Ceci signifie que ces marques n'obéissent pas aux règles classiques applicables aux marques renommées ou notoirement connues et, en conséquence, a contrario de ce qui a été décidé par la Cour d'appel, qu'elles bénéficient bien d'une protection absolue.

L'exception de contexte humoristique ne peut donc pas s'appliquer à propos des marques du CNOSF (étant précisé que sa portée est toute relative, puisqu'elle n'est pas prévue par le Code de la propriété intellectuelle et qu'elle n'a été que rarement admise en jurisprudence).

L'arrêt d'appel a donc été cassé et la Cour d'appel de Paris, autrement composée, est appelée à statuer à nouveau sur ce litige. Fera-t-elle de la résistance ? Dans l'intervalle, il semble bien, en l'état actuel de la jurisprudence, que l'usage des marques du CNOSF ne soit effectivement permis qu'à des fins d'information ou de critique.

Matthieu Berguig

Par un arrêt du 23 avril dernier, la CJCE a apporté son éclairage sur la notion de contrefaçon de marque par un licencié.

L'article L. 714.1 alinéa 2 du Code de la propriété intellectuelle constitue la transposition de l'article 8.2 de la Directive 89/104/CEE du Conseil du 21 décembre 1988 telle que modifiée par l'accord sur l'Espace économique européen du 2 mai 1992. Il permet à un titulaire de marque de caractériser les actes de contrefaçon commis par un licencié « enfreint une des limites de sa licence en ce qui concerne sa durée, la forme couverte par l'enregistrement sous laquelle la marque peut être utilisée, la nature des produits ou des services pour lesquels la licence est octroyée, le territoire sur lequel la marque peut être apposée ou la qualité des produits fabriqués ou des services fournis par le licencié ».

La société Christian Dior Couture a conclu un contrat de licence de marque avec la société SIL pour la fabrication et la distribution de produits de corseterie sous la marque Christian Dior. En violation du contrat et de l'interdiction formelle de Dior, SIL a vendu des articles revêtus de la marque DIOR à un soldeur, la société COPAD.

Le Tribunal de Grande Instance de Bobigny comme la Cour d'Appel de Paris ont considéré que cette vente hors réseau de distribution sélective ne rentrait pas dans le champ de l'article L. 714-1 susvisé et constituait, non une contrefaçon de marque, mais un acte de concurrence déloyale.

La Cour de cassation a alors posé à la CJCE une question préjudicielle pour savoir si une clause d'un contrat de licence interdisant au licencié, pour des raisons de prestige de la marque, de vendre à des soldeurs des produits revêtus de la marque ayant fait l'objet de ce contrat, relève de l'article 8 paragraphe 2 de la directive.

Après avoir déclaré que la liste de cet article est limitative, la CJCE a précisé que « la qualité de produits de prestige, tels que ceux en cause au principal, résulte non pas uniquement de leurs caractéristiques matérielles, mais également de l'allure et de l'image de prestige qui leur confèrent une sensation de luxe ». Dès lors, une atteinte à ladite sensation de luxe est susceptible d'affecter la qualité même de ces produits, et donc de constituer un acte de contrefaçon au sens de l'article 8 paragraphe 2 de la directive.

En conséquence, le titulaire de la marque peut invoquer les droits conférés par cette dernière à l'encontre d'un licencié qui enfreint une clause du contrat de licence interdisant, pour des raisons de prestige de la marque, la vente à des soldeurs de produits, pour autant qu'il soit établi que cette violation, en raison des circonstances propres à l'affaire au principal, porte atteinte à l'allure et à l'image de prestige qui confèrent auxdits produits une sensation de luxe.

Cette décision a son importance, notamment quant à son incidence sur l'épuisement du droit de marque; la contrefaçon étant caractérisée, la preuve du consentement du titulaire à la mise dans le commerce ne peut être rapportée.

Emmanuelle BEHR

Un arrêt très intéressant rendu par la Cour d'appel de Paris le 7 mars 2008 est venu battre en brèche l'idée reçue selon laquelle les marques dont le Comité National Olympique et Sportif Français ("CNOSF") est propriétaire en vertu du Code du sport bénéficieraient d'une protection absolue contre toute utilisation, à quelque titre que ce soit, par des tiers non autorisés.

L'affaire concernait la publication par la société Communication Presse Publication Diffusion ("CPPD"), au cours de l'été 2004, d'un numéro du magazine mensuel "Têtu" consacré au "Jeux Olympiques du Sexe". Cette société d'édition avait, pour les besoins de ce numéro, utilisé diverses expressions comportant les marques du CNOSF, comme "les olympiades du sexe" ou "en attendant les véritables olympiades", etc. Le CNOSF avait considéré qu'il s'agissait d'un usage illicite de ses marques et se plaignait également d'actes de concurrence déloyale et parasitaire.

En première instance, le Tribunal avait rejeté l'action en contrefaçon de marques mais considéré que l'usage des couleurs de l'emblème olympique constituait une faute source de concurrence déloyale.

La Cour d'appel, pour sa part, est allée plus loin.

Dans un considérant de principe, elle a retenu que l'article L. 141-5 du Code du sport n'instaurait pas un régime de protection autonome, distinct de celui dont bénéficient les marques renommées ou notoirement connues. Ainsi, selon cet arrêt, "il ne saurait être soutenu que l'article L. 141-5 précité assure une protection absolue aux signes invoqués".

Ce principe posé, il appartenait à la Cour de se déterminer sur le point de savoir si la société d'édition avait ou non commis des actes de contrefaçon. Ce n'est pas ce que le juge a estimé. L'arrêt est en effet particulièrement clair sur la possibilité pour un tiers, même dans le cadre de la vie des affaires, comme tel était le cas en l'espèce, d'utiliser une marque dans un contexte ludique et humoristique.

Par exemple, s'agissant de la marque "Olympiade", l'arrêt dispose que la société CPPD a mentionné ce terme "dans un contexte exclusif de préjudice en raison de la distance, du décalage que le lecteur perçoit immédiatement entre la marque "Olympiades" et les usages incriminés". En d'autres termes, selon cette décision, l'humour excuse tout, et notamment excuse la contrefaçon.

Ce principe a été retenu également pour l'utilisation de la marque "Jeux Olympiques" puisque, selon la Cour, "le ton humoristique, non dénigrant et distancé, de l'emploi de [cette] marque n'est pas de nature à causer un préjudice au titulaire de droits - préjudice que le CNOSF se borne d'ailleurs à alléguer - et pas davantage à caractériser une exploitation injustifiée de cette dernière".

La solution peut surprendre dès lors qu'il est communément admis que le droit de propriété intellectuelle est sanctionné par l'action en contrefaçon indépendamment même de l'existence d'un préjudice. La violation de ce droit suffit, en principe, à justifier l'allocation d'une indemnisation.

Après avoir écarté le grief de contrefaçon de marque, la Cour a également considéré que la société CPPD n'avait pas non plus porté atteinte à la dénomination du CNOSF puisque le simple usage du terme "olympique", "sans reprise aucune des autres éléments du nom [du CNOSF] ne s'avère en rien fautive, en l'absence d'imitation ou d'évocation de la dénomination dont la protection est revendiquée".

Enfin, le CNOSF a également été débouté sur le fondement de la concurrence déloyale et parasitaire : selon l'arrêt, démentant en cela l'analyse faite par les premiers juges, l'utilisation des couleurs des anneaux olympiques par la société CPPD ne constituait qu'un "clin d'oeil à partir d'une référence au rainbow flag, [drapeau de la communauté homosexuelle]".

Pas plus le CNOSF ne pouvait-il, selon le juge, reprocher à la société CPPD de s'être rattachée à ses valeurs et à ses investissements dès lors que "le contexte de la reprise de ces références sportives, le ton décalé et l'humour qui la sous-tend préviennent la réalisation d'un préjudice que le CNOSF se borne d'ailleurs à alléguer sans en justifier".

La solution est donc claire, même s'il s'agit, à l'évidence, d'une décision d'espèce dont les enseignements seront difficilement transposables à d'autres cas d'utilisation des marques du Comité Olympique.

Merci à Frédéric Glaize pour avoir signalé cette décision (www.pmdm.fr).

Matthieu Berguig

Comment connaître l'identité d'un internaute qui télécharge et partage des morceaux de musique au format MP3 sur les réseaux peer to peer ? Ce n'est pas très compliqué. Il suffit, préalablement, de collecter son adresse IP, c'est-à-dire l'adresse de son ordinateur sur le réseau, puis, grâce à cette adresse, de déterminer quel est son fournisseur d'accès à Internet et, alors, de demander à ce prestataire, au besoin par la voie judiciaire, de divulguer l'identité de l'abonné en question.

Les agents assermentés de l'Agence pour la Protection des Programmes (APP) sont habilités par l'article L. 331-2 du Code de la propriété intellectuelle à effectuer de telles constatations. Mais, dans ce cas, faut-il obtenir préalablement l'autorisation de la Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés (CNIL) ?

Cette question avait été posée dans le cadre d'une affaire qui a donné lieu à un arrêt rendu par la Cour d'appel de Rennes le 22 mai 2008, qui avait fait grand bruit au moment de sa publication.

En effet, dans cette affaire sensible compte tenu de la médiatisation des poursuites judiciaires d'internautes téléchargeurs, le juge avait considéré, d'une part, que l'adresse IP d'un ordinateur constituait une donnée à caractère personnel et, d'autre part, que les constatations d'un agent assermenté sur les réseaux peer to peer constituaient un traitement de données à caractère personnel soumis à l'autorisation préalable de la CNIL.

En l'espèce, le juge avait annulé le procès-verbal de constat dressé par un agent assermenté de l'APP, mandaté par la SACEM, qui s'était connecté au réseau LimeWire par le biais du logiciel du même nom et avait relevé, parmi les internautes "pirates", une adresse IP qui avait permis d'identifier un restaurateur rennais.

Par son arrêt du 13 janvier 2009, la Chambre criminelle de la Cour de cassation a censuré cette décision au visa des articles 2, 9, 25 et 50 de la loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978, ainsi que des articles 226-19 et 226-23 du Code pénal.

Selon cette décision, extrêmement simple, "les constatations visuelles effectuées sur Internet et les renseignements recueillis en exécution de l'article L. 331-2 du Code de la propriété intellectuelle par un agent assermenté (...) rentrent dans les pouvoirs conférés à cet agent par la disposition précitée et ne constituent pas un traitement de données à caractère personnel relatives à ces infractions".

Ainsi, sans trancher expressément la question, il pourrait résulter de cette décision que, selon la Cour de cassation, l'adresse IP ne constitue pas une donnée à caractère personnel... Encore que la question n'est pas véritablement résolue.

En effet, cet arrêt semble fondé uniquement sur l'absence (i) d'automatisation et (ii) de traitement.

Premièrement, la Cour précise que l'agent assermenté, pour les besoins de ses constatations, a utilisé "un appareillage informatique et un logiciel de pair à pair, pour accéder manuellement [nous soulignons], aux fins de téléchargement, à la liste des oeuvres protégées irrégulièrement proposées sur la toile par un internaute". L'aspect manuel de la procédure s'oppose évidemment à tout caractère automatisé.

Deuxièmement, la Cour souligne que l'agent s'est contenté "de relever l'adresse IP pour pouvoir localiser le fournisseur d'accès [de l'internaute] en vue de la découverte ultérieure de l'auteur des contrefaçons". De la sorte, les juges semblent considérer que ces constatations ne constituent pas même un traitement de données au sens de la Loi Informatique et Libertés.

En tout état de cause, la solution est claire : utilisateurs de réseaux peer to peer, vous n'êtes plus à l'abri !

Matthieu Berguig

Se situant dans la lignée d'une jurisprudence désormais assez bien établie, un jugement rendu le 7 janvier 2009 par la troisième Chambre - troisième Section du Tribunal de Grande Instance de Paris est venu condamner très lourdement la société Google France au titre de son service de liens publicitaires AdWords, dans le cadre d'une affaire initiée par les sociétés Voyageurs du Monde et Terre d'Aventure.

Comme d'habitude, serait-on tenté de dire, les sociétés demanderesses reprochaient à Google de permettre l'affichage de liens commerciaux au profit de sociétés concurrentes sur le célèbre moteur de recherche lors de requêtes à partir des marques dont elles sont titulaires.

Cette décision porte sur chacun des points classiquement abordés dans ce type de contentieux (*).

1. Sur la validité des procès-verbaux de constat dressés par l'Agence pour la Protection des Programmes (APP) en matière de marques.

Comme la Cour d'appel de Paris dans un arrêt du 1er février 2008 (affaire GIFAM), le Tribunal a considéré que ces documents avaient valeur probante, alors même que l'APP ne dispose d'aucun pouvoir légal pour constater des infractions en dehors du droit d'auteur et des droits voisins.

Selon la décision, "rien ne s'oppose à ce que [les agents de l'APP] puisse également constater dans le cadre d'une activité accessoire des atteintes portées à d'autres droits de propriété intellectuelle, étant observé alors qu'il ne s'agit pas d'actes d'huissier relevant du régime des nullités instauré par le Code de procédure civile ni de procès-verbaux ayant la même force probante que ceux des agents ou officiers de police judiciaire, mais de simples constatations soumises à l'appréciation du Tribunal".

Or, soulignant les conditions de confection de ces procès-verbaux et sur l'indépendance de l'APP, le Tribunal a considéré en l'espèce que les rapports établis à la demande de Terre d'Aventure et de Voyageurs du Monde rapportaient la preuve des faits litigieux.

2. Sur la responsabilité de la société Google France.

Face à l'argumentation, également classique, des sociétés Google qui soutenaient que la filiale française ne serait pas en charge du service AdWords mais uniquement de sa promotion sur le territoire français, le Tribunal a considéré que cette société en était bien responsable : "si la commercialisation du système AdWords est, pour des raisons économiques ou fiscales, située en Irlande et si le nom de domaine, les marques, les serveurs et l'exploitation matérielle du site google.fr sont le fait de la société Google Inc, cette circonstance ne saurait dégager la responsabilité de la société Google France, qui est la seule société du groupe à intervenir légalement en France et qui est celle qui apparaît et se comporte comme responsable sur ce territoire de l'activité publicitaire du site Internet portant le même nom, Google France".

En d'autres termes, la troisième Chambre troisième Section du Tribunal a une nouvelle fois fait sien le critère de réalisme qu'elle avait déjà adopté dans unne décision du 12 décembre 2007 (affaire Syndicat Français de la Literie), prenant le contre-pied de la jurisprudence de la première Section de la même Chambre dans un jugement du 3 octobre 2007 (affaire Exotismes).

Cette troisième Section retient la responsabilité de la société Google France, alors même que son rôle dans l'exploitation du service AdWords n'est pas démontré, vraisemblablement parce que cela permet aux demanderesses d'exécuter plus facilement une décision de condamnation.

3. Sur l'atteinte aux droits des demanderesses

Cette solution réaliste s'imposait d'autant plus en l'espèce que le Tribunal est entré en voie de condamnation à l'encontre de Google. Une nouvelle fois, le juge a fondé sa décision non pas sur le fondement de la contrefaçon de marques (grief déjà écarté à de nombreuses reprises et notamment par les jugements des 12 juillet et 11 octobre 2006, affaires "GIFAM" et "Citadines"), mais sur celui de la responsabilité civile.

Reprenant en effet une motivation déjà éprouvée par le passé, le Tribunal a :

- d'une part, considéré que seul l'annonceur pouvait commettre des actes de contrefaçon de marques, en réservant des mots-clés sur lesquels il ne détient aucun droit. De la sorte, le Tribunal est entré clairement en voie de dissidence avec la Cour d'appel de Paris, qui, dans un arrêt du 1er février 2008 (affaire "GIFAM") a condamné Google pour contrefaçon ;

- d'autre part, il a retenu, en revanche, que Google commettait une faute au sens de l'article 1382 du Code civil en tant qu'agence de publicité, "en ne vérifiant pas, après le choix par l'annonceur d'un mot-clé constituant une marque ou une dénomination sociale ou un nom de domaine, que cette utilisation par l'annonceur est licite, tant au regard du droit des marques qu'au regard des règles de loyauté du commerce".

Cette solution n'est pas nouvelle : elle a déjà été retenue, notamment, dans la décision "Citadines" précitée.

Par ailleurs, le Tribunal a retenu un autre grief, celui de la "publicité mensongère" (sic), déjà retenu dans une décision du 12 décembre 2007 ("Belle Literie"). Le juge a considéré que la présentation des liens commerciaux sur la page de résultats du moteur de recherche était de nature à tromper les internautes.

Selon la décision, "cet emplacement et cette présentation des liens commerciaux ne sont pas suffisamment distinctifs pour permettre l'identification de leur caractère publicitaire et ce, alors que les internautes ne semblent pas à-même dans leur grande majorité de faire la différence entre les liens hypertextes issus du moteur de recherche et ceux sponsorisés".

Ce faisant, le Tribunal a considéré que Google a violé l'article 20 de la loi pour la confiance dans l'économie numérique du 21 juin 2004, selon lequel toute publicité sur Internet doit être clairement identifiée comme telle, ainsi que l'article L. 121-1 du Code de la consommation.

Finalement, la seule nouveauté dans cette affaire réside dans le montant assez astronomique des condamnations prononcées - 200.000 euros de dommages et intérêt et 30.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile pour Voyageurs du Monde ; 150.000 euros et 30.000 euros pour Terres d'Aventure... Jackpot !

Matthieu Berguig

* Et analysés dans un article intitulé "Moteurs de recherche et liens sponsorisés : quand la jurisprudence se cherche...", par Thomas Rabant et Matthieu Berguig, Légipresse, Juin 2008.

Sous l'impulsion de la Présidence française de l'Union européenne, l'Union a présenté le 26 novembre dernier un plan d'action douanier de lutte contre la contrefaçon pour la période 2009-2012 en quatre volets :

- contrefaçons dangereuses pour la santé et la sécurité, type faux médicaments ;

- lutte contre l'implication croissante du crime organisé dans la contrefaçon ;

- lutte contre la mondialisation du phénomène ;

- lutte contre la contrefaçon via Internet ou « cybercontrefaçon ».

Le plan est soumis aux instances communautaires pour être mis en oeuvre début 2009.

Frédéric Fournier