La décision dans les affaires Google Adwords (Louis Vuitton vs Google) est attendue le 23 mars 2010.

Une affaire est actuellement en cours devant la Cour de Justice de l'Union européenne dans le cadre notamment d'une affaire opposant Louis Vuitton à la Société Google.

Dans une décision précédemment commentée sur ce site, la Cour de cassation avait posé trois questions suivantes à la Cour de justice des Communautés européennes aux fins de répondre aux questions suivantes :

1°/ La réservation par un opérateur économique, par voie de contrat de référencement payant sur internet, d'un mot-clef déclenchant en cas de requête utilisant ce mot, l'affichage d'un lien proposant de se connecter à un site exploité par cet opérateur afin d'offrir à la vente des produits ou services, d'un signe reproduisant ou imitant une marque enregistrée par un tiers afin de désigner des produits identiques ou similaires, sans l'autorisation du titulaire de cette marque, caractérise-t-elle en elle-même une atteinte au droit exclusif garanti à ce dernier par l'article 5 de la première Directive 89/104/CEE du Conseil du 21 décembre 1988 ?

2°/ L'article 5, paragraphe 1, sous a et b de la première Directive 89/104/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, rapprochant les législations des États membres sur les marques doit-il être interprété en ce sens que le prestataire de service de référencement payant qui met à la disposition des annonceurs des mots-clefs reproduisant ou imitant des marques déposées, et organise par le contrat de référencement la création et l'affichage privilégié, à partir de ces mots clefs, de liens promotionnels vers des sites sur lesquels sont proposés des produits identiques ou similaires à ceux couverts par l'enregistrement de marques, fait un usage de ces marques que son titulaire est habilité à interdire ?

3°/ Dans l'hypothèse où un tel usage ne constituerait pas un usage susceptible d'être interdit par le titulaire de la marque, en application de la directive et du règlement, le prestataire de service de référencement payant peut-il être considéré comme fournissant un service de la société de l'information consistant à stocker des informations fournies par un destinataire du service, au sens de l'article 14 de la Directive 2000/31 du 8 juin 2000, de sorte que sa responsabilité ne pourrait être recherchée avant qu'il ait été informé par le titulaire de marque de l'usage illicite du signe par l'annonceur ?

L'Avocat Général a le 22 septembre 2009 rendu ses conclusions. Il a conclu que le système Adwords ne lui paraissait pas porter atteinte aux marques. Ce système qui permet d'afficher des liens commerciaux en rapport avec certains mots clés et notamment des mots clés identiques à des marques ne semble pas constituer une contrefaçon de marque.

L'Avocat Général a en revanche jugé que Google ne pouvait se prévaloir de l'exonération de responsabilité prévue pour les hébergeurs Internet. L'Avocat Général relève que Google n'ayant pas un rôle neutre, ne peut se voir appliquer le régime exonératoire de responsabilité des hébergeurs de contenus sur Internet.

La Cour de justice doit désormais rendre en principe sa décision le 23 mars 2010. Les Conclusions de l'Avocat Général ne liant pas la Cour, il sera intéressant de connaître la position de la Cour qui pourrait avoir pour effet de remettre en cause partiellement du moins le système Adwords développé par Google.

Par Olivier VIBERT, Avocat, Paris

Références des affaires C-236/08, C-237/08, C-238/08

Arrêt peu ordinaire dans une affaire opposant le comité national olympique et sportif français au magazine TETU qui avait sorti un numéro sur les "Jeux Olympiques du sexe" pour des faits de contrefaçon et de concurrence déloyale.

Arrêt du 15 septembre 2009 pourvoi numéro 08-15418.

Le magazine TETU avait donc sorti un numéro de son magazine en clin d'oeil aux jeux olympiques et fait usage des fameux anneaux Olympiques dont le CNOSF assure la protection en France.

Le Comité Nationale Olympique et Sportif Français n'ayant que peu apprécié l'usage qui a été faite des anneaux olympique a engagé une action judiciaire à l'encontre du magazine.

Cette procédure est arrivée devant la Cour de cassation car le CNOSF reprochait à la Cour d'appel de l'avoir débouté de ses demandes. La Cour d'appel estime que l'article L 141-5 du code du sport ne constituait pas un régime autonome de protection. La Cour d'appel juge que les symboles olympiques sont protégés comme toute marque.

La Cour de cassation censure la Cour d'appel. Pour la Cour de cassation l'article L141-5 du code du sport institue un système de protection autonome.

La spécificité et l'autonomie du droit du sport est une nouvelle fois affirmée. Les anneaux Olympiques ne sont pas protégés comme n'importe quelle marque elles bénéficient d'une protection spéciale garantie par les textes insérés dans le code du sport.

Par Olivier VIBERT, Avocat, Paris

La Loi n° 2009-1311 du 28 octobre 2009 relative à la protection pénale de la propriété littéraire et artistique sur internet est parue a Journal officiel le 29 octobre 2009. Cette Loi plus connue sous son nom de "code" HADOPI est enfin publiée.

Les dispositions principales de cette loi est l'ajout d'un nouvel article au Code de la propriété intellectuelle qui prévoit la suspension des connexions Internet en cas d'infraction aux droits d'auteurs.

Art. L. 335-7

Lorsque l'infraction est commise au moyen d'un service de communication au public en ligne, les personnes coupables des infractions prévues aux articles L. 335-2, L. 335-3 et L. 335-4 peuvent en outre être condamnées à la peine complémentaire de suspension de l'accès à un service de communication au public en ligne pour une durée maximale d'un an, assortie de l'interdiction de souscrire pendant la même période un autre contrat portant sur un service de même nature auprès de tout opérateur.

Lorsque ce service est acheté selon des offres commerciales composites incluant d'autres types de services, tels que services de téléphonie ou de télévision, les décisions de suspension ne s'appliquent pas à ces services.

La suspension de l'accès n'affecte pas, par elle-même, le versement du prix de l'abonnement au fournisseur du service. L'article L. 121-84 du code de la consommation n'est pas applicable au cours de la période de suspension.

Les frais d'une éventuelle résiliation de l'abonnement au cours de la période de suspension sont supportés par l'abonné.

Lorsque la décision est exécutoire, la peine complémentaire prévue au présent article est portée à la connaissance de la Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur internet, qui la notifie à la personne dont l'activité est d'offrir un accès à des services de communication au public en ligne afin qu'elle mette en œuvre, dans un délai de quinze jours au plus à compter de la notification, la suspension à l'égard de l'abonné concerné.

Le fait, pour la personne dont l'activité est d'offrir un accès à des services de communication au public en ligne, de ne pas mettre en œuvre la peine de suspension qui lui a été notifiée est puni d'une amende maximale de 5 000 €.

Le 3° de l'article 777 du code de procédure pénale n'est pas applicable à la peine complémentaire prévue par le présent article.

La Loi a été revue et corrigée suite à la précédente censure du Conseil constitutionnel. Il est désormais prévu que "Pour prononcer la peine de suspension prévue aux articles L. 335-7 et L. 335-7-1 et en déterminer la durée, la juridiction prend en compte les circonstances et la gravité de l'infraction ainsi que la personnalité de son auteur, et notamment l'activité professionnelle ou sociale de celui-ci, ainsi que sa situation socio-économique. La durée de la peine prononcée doit concilier la protection des droits de la propriété intellectuelle et le respect du droit de s'exprimer et de communiquer librement, notamment depuis son domicile.

Par Olivier VIBERT, Avocat, Paris

Information rapide

A été publié au journal officiel du 11 octobre le décret relatif à la spécialisation des juridictions en matière de propriété intellectuelle (JORF n°0236 du 11 octobre 2009 page 16630).

Le Décret n° 2009-1204 du 9 octobre 2009 relatif à la spécialisation des juridictions en matière de propriété intellectuelle est accompagné d'un autre Décret n° 2009-1205 du 9 octobre 2009 fixant le siège et le ressort des juridictions en matière de propriété intellectuelle.

Ces deux décrets définissent notamment les Tribunaux de Grande Instance qui seront habilités à recevoir des contestations en matière de propriété litteraire et artistique, marque, dessins et modèles.

Art. D. 722-6 du code de la propriété intellectuelle - Le siège et le ressort des tribunaux de grande instance ayant compétence exclusive pour connaître des actions en matière d'indications géographiques en application de l'article L. 722-8 du code de la propriété intellectuelle sont fixés conformément au tableau VI annexé à l'article D. 211-6-1 du code de l'organisation judiciaire

Cette liste est la suivante :

Siège et ressort des tribunaux de grande instance et des tribunaux de première instance compétents pour connaître des actions en matière de propriété littéraire et artistique, de dessins et modèles, de marques et d'indications géographiques (annexe de l'article D. 211-6-1)

le TGI de Bordeaux couvrira le ressort des cours d'appel d'Agen, Bordeaux, Limoges, Pau et Toulouse.

le TGI de Lille couvrira le ressort des cours d'appel d'Amiens, Douai, Reims et Rouen.

Le TGI de Lyon couvrira le ressort des cours d'appel de Chambéry, Grenoble, Lyon et Riom.

Le TGI de Marseille couvrira le Ressort des cours d'appel d'Aix-en-Provence, Bastia, Montpellier et Nîmes.

le TGI de Nanterre couvrira le Ressort de la cour d'appel de Versailles.

le TGI de Nancy couvrira le Ressort des cours d'appel de Besançon, Colmar, Dijon, Metz et Nancy.

le TGI de Paris couvrira le ressort des cours d'appel de Bourges, Paris, Orléans, Nouméa, Papeete, Saint-Denis et des tribunaux supérieurs d'appel de Mamoudzou et Saint-Pierre.

le TGI de Rennes couvrira le Ressort des cours d'appel d'Angers, Caen, Poitiers et Rennes.

le Tgi de Fort-de-France couvrira le ressort des cours d'appel de Basse-terre et Fort-de-France.

La société propriétaire des droits des films de l'agent secret britannique James Bond, nom de code 007, s'opposait au dépôt des marques communautaires "Dr. NO" et « Dr No »par une société allemande dans le domaine des médias. Alors que James Bond a pour habitude de remporter la partie, le Tribunal a inversé les rôles et Dr No est sorti victorieux pour l'instant. L'appel est cependant possible.

Le Tribunal de première instance dans une décision rendue le 30 juin 2009 a rejeté l'opposition de la société titulaire des droits de James Bond.

Le Tribunal a jugé que l'utilisation par la société DANJAQ des marques « Dr NO » ne distinguait pas l'origine commerciale des films mais leur origine artistique uniquement. Pour le Tribunal, si " JAMES BOND" ou "007" étaient effectivement des marques utilisée à des fins commerciales, "DR NO n'était pas des marques notoires ou des marques non enregistrées permettant de faire opposition au dépôt d'une marque communautaire.

Extraits de la décision :« Comme il n'est pas établi que les signes Dr. No et Dr. NO ont été utilisés en tant qu'indicateurs d'origine commerciale avant le dépôt de la demande d'enregistrement de marque communautaire, ils ne peuvent pas être considérés comme étant des marques notoires au sens de l'article 8, paragraphe 2, sous c), du règlement n° 40/94 et de l'article 6 bis de la convention de Paris sans qu'il soit nécessaire d'examiner si les signes en question sont notoirement connus au sein d'un État membre au sens de cette dernière disposition. Les signes susmentionnés ne constituant pas de marques antérieures au sens de l'article 8, paragraphe 2, sous c), du règlement n° 40/94, il n'y a donc pas lieu d'examiner l'existence d'un risque de confusion entre les signes en cause. »

Le Tribunal juge ensuite que la Société titulaire des droits sur les films de JAMES BOND ne démontrait pas l'utilisation de "DR NO" comme titre dans la vie des affaires. Les documents produits par DANJAQ ne paraissaient pas être suffisant pour démontrer une réelle utilisation de DR NO comme titre.

Extraits de la décision : « l'utilisation du signe Dr. No sur la jaquette des cassettes vidéo, DVD, enregistrements musicaux, livres, bandes dessinées, posters, voitures miniatures et montres ne constitue pas un usage en tant que marque. En conséquence, les signes Dr. No et Dr. NO ne peuvent pas être considérés comme marques non enregistrées. En outre, dans le cas des figurines des films, la requérante n'a pas démontré qu'elle les avait utilisées avant le dépôt de la demande d'enregistrement de la marque communautaire. Dès lors, une opposition fondée sur l'existence d'une marque non enregistrée antérieure à la demande de marque communautaire ne saurait aboutir »

Extraits : "l'existence d'un signe autre qu'une marque légitime l'opposition à l'encontre de l'enregistrement d'une marque communautaire, si celui-ci remplit cumulativement les quatre conditions mentionnées au point 35 ci-dessus. D'après le libellé de cet article, la condition de l'usage dans la vie des affaires est une exigence constitutive, sans laquelle le signe en cause ne peut bénéficier d'aucune protection contre l'enregistrement d'une marque communautaire, et indépendante des conditions posées par le droit national pour acquérir le droit exclusif. Dans le cas particulier des titres des œuvres, l'usage du titre suppose que l'œuvre en question a été mise sur le marché concerné, c'est-à-dire, en l'espèce, en Allemagne et en Suède, territoires sur lesquels les titres des films sont protégés en tant que signes différents du droit d'auteur."

Le Tribunal reproche à la société titulaire des droits sur le film JAMES BOND de ne pas avoir précisé l'étendue de l'usage du titre du film dans la vie des affaires. La Société DANJAQ s'est étonnement contentée d'apporter comme élément la justification de la diffusion en 1999 au Royaume-Uni du film Dr NO. Ensuite DANJAQ a fourni une estimation faite par elle-même des recettes du film et enfin une édition d'une page Internet faisant état du chiffre d'affaire de la Société.

LE Tribunal juge donc que DANJAQ « n'ayant pas réussi à établir l'usage du titre du film Dr. No dans les États membres où il est protégé contre l'utilisation d'une marque postérieure, il n'y a pas lieu d'examiner si ledit titre satisfait aux conditions restantes pour bénéficier de la protection accordée à ces signes par les droits nationaux. ».

Il sera intéressant d'observer si la Société titulaire des droits des films JAMES BOND formera appel de cette décision devant la Cour de Justice.

Références de la Décision :

Décision du 30 juin 2009 - T-435/05 - Danjaq LLC / OHMI.

Par Olivier Vibert, Avocat, Paris

Une mesure facultative d'une directive européenne non transposée dans les délais, ne peut servir à interpréter une disposition nationale.

Arrêt de la chambre commerciale du 22 janvier 2009 - Pourvoi numéro 07-21063

Il s'agissait en l'espèce du magazine NEWLOOK qui reprochait au magazine ENTREVUE d'avoir reproduit sans son autorisation dans le numéro d'avril 2004, une photographie lui appartenant d'une certaine Florence X.

La société NEWLOOK estimait qu'ENTREVUE avait commis un acte de contrefaçon en reproduisant sans son autorisation la photo litigieuse. ENTREVUE se défendait en estimant qu'en ne reproduisant qu'une photo, elle pouvait se prévaloir de l'exception de courte citation de l'article L 122-5 3 du code de la propriété intellectuelle. Pour invoquer une telle exception, ENTREVUE demandait que l'article L 122-5 3 du CPI soit interprété à la lumière de l'article 5-3 c de la directive 2000/29/CE.

La Cour d'Appel de Paris fait droit au moyen d'ENTREVUE en interprétant le texte français à la lumière de l'article 5-3 de la directive. Elle juge en effet que l'exception de courte citation s'applique conformément à cette directive aux photographies. La Cour d'appel juge plus précisément que l'exception de courtes citations pour un besoin d'information s'applique à tous les types d'œuvres dont les œuvres photographiques. La reprise intégrale d'une photographie peut recevoir la qualification de courte citation.

La société newlook reprochait à cette décision d'avoir ainsi statué alors que la reprise de l'intégralité de la photo ne pouvait constituer une courte citation.

La cour de cassation casse la décision de la cour d'appel.

Elle juge en effet que la directive ne pouvait permettre l'interprétation de la loi française dès lors que la mesure européenne utilisée pour interpréter l'article L122-5 3 du code de la propriété intellectuelle n'était qu'une mesure facultative. Or les mesures facultatives de directives non transposées dans les délais requis ne peuvent permettre d'interpréter une disposition nationale.

La décision d'appel est donc cassée et la cour d'appel devra donc statuer sans utiliser cette disposition de la directive communautaire pour interpréter l'exception de courte citation du code de la propriété intellectuelle et son application aux œuvres photographiques.

Par Olivier Vibert, Avocat, Paris.

Propriété intellectuelle : Marque et noms patronymiques notoirement connus

L'associé fondateur doit accepter expressément l'usage de son nom de famille par une société sous forme de marque même s'il a autorisée cette dernière à porter son nom comme dénomination. Cette règle n'est applicable que si le nom de famille de l'associé fondateur est notoirement connu sur l'ensemble du territoire national. Si la notoriété est régionale, cette règle n'est pas applicable.

Chambre commerciale de la Cour de cassation n° 07-10756 et n°07-12115 arrêt du 24 juin 2008.

Monsieur X débute en 1966 comme entrepreneur individuel, une activité de construction sous son nom de famille.

En 1971, une société anonyme Constructions André X est créée. Monsieur X est actionnaire majoritaire de cette société. Il confie son fonds de commerce en location-gérance à la société anonyme.

En 1976, Monsieur X, cède son fonds de commerce à la SA construction André X. Cette cession comprend l'enseigne et le nom commercial.

En 1979, Monsieur X cède ses actions. La Société procède alors au dépôt de plusieurs marques sous le nom de famille X.

La Société connaît ensuite plusieurs modifications de formes sociales et de dénomination. Elle passe sous forme de Société en nom collectif avant de prendre à nouveau la forme d'une société Anonyme.

En reprenant la forme de société anonyme, la Société adopte à nouveau la dénomination « société de Construction André X ».

En 2002, Monsieur X assigne la Société en nullité des marques déposées et sollicite qu'il soit fait interdiction à la société d'utiliser son nom de famille pour une enseigne, dénomination ou nom commercial.

La Cour d'appel de Bordeaux, le 18 décembre 2006, refuse d'interdire à la société de faire usage du nom de famille X. La Cour d'appel de Bordeaux juge que la société bénéficie toujours de l'autorisation accordée par Monsieur X lors de la cession de son fonds de commerce.

La Cour d'appel déclare nulle cependant les marques, estimant que le nom de Monsieur X avait une notoriété régionale dans le domaine de la construction de maisons individuelles avant la création de sa société.

La Cour d'appel a donc jugé que Monsieur X pouvait justifier d'un droit antérieur sur le nom X.

La Cour de cassation, a confirmé la décision des juges d'appel en ce qu'ils ont refusé d'interdire l'utilisation du nom commercial par la Société.

La Cour de cassation casse par contre la décision d'appel en ce qu'elle a jugé les marques nulles.

La Cour de cassation juge en effet que « le consentement donné par un associé fondateur dont le nom est notoirement connu sur l'ensemble du territoire national, à l'insertion de son nom de famille dans la dénomination d'une société exerçant son activité dans le même domaine, ne saurait, sans accord de sa part, et en l'absence de renonciation expresse ou tacite à ses droits patrimoniaux, autoriser la société à déposer ce patronyme à titre de marque pour désigner les mêmes produits et services. ».

En d'autres termes, comme l'avait déjà jugé la Cour de cassation, si le nom de l'associé fondateur est notoirement connu, ce n'est pas parce qu'il autorise la société à porter son nom qu'il autorise cette dernière à déposer une marque avec son nom. L'associé fondateur dont le nom est notoirement connu devra donc soit expressément accepter le dépôt d'une marque à son nom par la société, soit renoncer expressément à ses droits patrimoniaux sur son nom de famille.

La Cour de cassation précise dans cette décision, que la notoriété doit être nationale. Une notoriété régionale ne suffisant pas pour que le nom de famille soit protégé plus spécialement.

Par Olivier Vibert, Avocat, Paris.

Décision relative au système ADWORDS de Google : La Cour de cassation renvoi devant la Cour de justice des communautés européennes.

La Cour de cassation, Chambre commerciale 20 mai 2008 (n° de pourvoi : 06-15136) devait statuer sur un litige de contrefaçon par le biais du système d'annonces commerciales de Google dénommé Adwords. La Cour de cassation a cependant posé une question préjudicielle à la Cour de Justice des Communautés européennes.

Le litige était le suivant :

Une société CNRRH exerçant son activité dans le domaine des annonces matrimoniales est titulaire d'une licence de la marque « EUROCHALLENGES » déposée par Monsieur A. La dénomination commerciale de la Société CNRRH est EUROCHALLENGES et son site internet est eurochallenges.com.

La Société CNRRH constate que des liens commerciaux par le biais du système adwords sont proposés vers des sociétés concurrentes après une recherche utilisant comme mot-clef la marque « EUROCHALLENCES ».

La Société CNRRH met en demeure la Société Google de mettre fin aux liens contrefaisants mais la supposée contrefaçon se poursuivant un constat est réalisé et une action en contrefaçon est engagée contre Google et contre la société vers qui les liens renvoient, la Société TIGER.

La Cour d'appel de Versailles juge à l'égard de la Société TIGER qu'elle a commis un acte de contrefaçon en utilisant le mot-clef EUROCHALLENGES pour renvoyer vers son site.

Pour la Cour d'appel de Versailles, le mot-clef est certes un outil technique permettant le référencement des signes Internet, mais il constitue néanmoins un usage contrefaisant de la marque car l'utilisation ce cette marque conduit nécessairement à promouvoir des services identiques ou similaires à ceux désignés dans l'enregistrement.

En d'autres termes, la contrefaçon serait constituée dans l'hypothèse d'une utilisation de marques dans les mots-clefs quand elle permettrait de proposer des liens vers des services ou produits identiques à ceux couverts par le champ de protection de la marque.

La Société TIGER forme un pourvoi invoquant des difficultés sérieuses d'interprétation de la réglementation communautaire pour savoir si la contrefaçon est constituée par l'utilisation d'une marque concurrente comme mot-clef.

La Cour d'appel de VERSAILLES avait également considéré que la Société GOOGLE s'était rendue coupable de contrefaçon. La Cour d'appel considérait notamment que la Société GOOGLE devait s'assurer que l'usage des mots-clefs à titre commercial ne devait pas constituer une contrefaçon de marques.

La Cour d'appel de VERSAILLES considérait que GOOGLE devait être en mesure d'interdire l'utilisation de mots-clés manifestement illicites et qu'il lui incombait de mettre en oeuvre à cette fin les moyens lui permettant de vérifier que les mots-clés réservés par les annonceurs ne constituent pas la reproduction ou l'imitation de marques françaises en vigueur.

GOOGLE forme également un pourvoi considérant qu'elle ne peut pas commettre une contrefaçon alors qu'elle ne fait ni une reproduction ni une imitation de la marque. Sans usage de la marque elle ne peut donc commettre d'acte de contrefaçon de marque.

La Société GOOGLE a également soutenu pouvoir bénéficier du régime des intermédiaires Internet prévu par la directive du 8 juin 2000 (200/31/CE). Les intermédiaires visés sont les intermédiaires techniques tels que hébergeur ou fournisseur d'accès internet.

La Cour de cassation relevant l'existence de difficultés devant être tranché au plan communautaire a fait droit aux demandes de questions préjudicielles.

La Cour de cassation a donc posé les trois questions suivantes à la Cour de justice des Communautés européennes aux fins de répondre aux questions suivantes :

1°/ La réservation par un opérateur économique, par voie de contrat de référencement payant sur internet, d'un mot-clef déclenchant en cas de requête utilisant ce mot, l'affichage d'un lien proposant de se connecter à un site exploité par cet opérateur afin d'offrir à la vente des produits ou services, d'un signe reproduisant ou imitant une marque enregistrée par un tiers afin de désigner des produits identiques ou similaires, sans l'autorisation du titulaire de cette marque, caractérise-t-elle en elle-même une atteinte au droit exclusif garanti à ce dernier par l'article 5 de la première Directive 89/104/CEE du Conseil du 21 décembre 1988 ?

2°/ L'article 5, paragraphe 1, sous a et b de la première Directive 89/104/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, rapprochant les législations des États membres sur les marques doit-il être interprété en ce sens que le prestataire de service de référencement payant qui met à la disposition des annonceurs des mots-clefs reproduisant ou imitant des marques déposées, et organise par le contrat de référencement la création et l'affichage privilégié, à partir de ces mots clefs, de liens promotionnels vers des sites sur lesquels sont proposés des produits identiques ou similaires à ceux couverts par l'enregistrement de marques, fait un usage de ces marques que son titulaire est habilité à interdire ?

3°/ Dans l'hypothèse où un tel usage ne constituerait pas un usage susceptible d'être interdit par le titulaire de la marque, en application de la directive et du règlement, le prestataire de service de référencement payant peut-il être considéré comme fournissant un service de la société de l'information consistant à stocker des informations fournies par un destinataire du service, au sens de l'article 14 de la Directive 2000/31 du 8 juin 2000, de sorte que sa responsabilité ne pourrait être recherchée avant qu'il ait été informé par le titulaire de marque de l'usage illicite du signe par l'annonceur ?

A faire à suivre donc puisque la Cour devra trancher ces questions pour permettre ensuite à la Cour de cassation de prendre sa décision et de trancher les moyens qui lui sont soumis dans le cadre de ce pourvoi.

Par un arrêt du 26 mars 2008 la Chambre commerciale de la Cour de cassation a rendu un arrêt (n° de pourvoi 05/19782) relatif à la compétence juridictionnelle en matière de saisie-contrefaçon sollicitée en cours d'instance au fonds.

La Société Morgan est notamment titulaire des marques « Morgan » et « Morgan Morgan de toi ».

Une personne est interceptée à la douane française en possession de vêtements portant la marque « H. morgan international ». La Société Morgan assigne alors en contrefaçon les sociétés qui ont réalisé et distribué ces vêtements ainsi que la personne interceptée qui était le gérant d'une de ces sociétés.

L'une des sociétés assignées a en cours de procédure fait paraître des publicités sur un site Internet pour la marque litigieuse.

La Société Morgan a sollicité en cours de procédure par voie de requête l'autorisation de faire pratiquer une saisie-contrefaçon sur le fondement de l'article L 716-7 du CPI. La Société Morgan ne mentionne pas dans sa requête la procédure en cours.

La Société Morgan obtient une ordonnance mais la Société contrefactrice sollicite la rétractation de l'ordonnance et la nullité par conséquent des opérations de saisie.

La Cour d'appel rétracte l'ordonnance et la société Morgan forme donc un pourvoi.

La Société MORGAN reproche à l'arrêt du 1er juillet 2005 de la Cour d'appel de Paris d'avoir jugé que le pouvoir d'ordonner la saisie appartenait au juge de la mise en état alors que la saisie-contrefaçon était une compétence exclusive du Président du Tribunal de Grande Instance.

La Société Morgan reproche également à l'arrêt d'avoir jugé frauduleux le fait pour MORGAN de ne pas avoir fait mention de l'instance pendante devant le Tribunal dans sa requête en saisie-contrefaçon.

La Cour de cassation confirme l'arrêt de la Cour d'appel de Paris et rejette le pourvoi. Elle affirme en effet que si l'instance au fonds est pendante devant le TGI, seul l'article 812 du Code de procédure civile est applicable.

L'article L 716-7 du CPI ne déroge pas à la règle et la compétence spéciale prévue à l'article L 716-7 ne trouve pas lieu à s'appliquer dès lors que la juridiction est saisie au fonds.

Le juge déjà sais ou le président de la Chambre (chargé de la procédure au fonds) sont seuls compétents y compris pour ordonner une saisie-contrefaçon à compter de leur saisine. Par saisine du juge du fonds, il est généralement jugé qu'il s'agit non de la délivrance de l'assignation mais du placement de cette dernière.

La Cour de cassation confirme ensuite l'arrêt de la Cour d'appel de Paris en ce qu'elle a jugé que le défaut de mention de la procédure en cours était abusive et que l'ordonnance avait donc été obtenue frauduleusement.

La requête doit à peine d'être jugée abusive, présenter les faits objectivement et éclairer le juge sur la situation et plus spécialement sur les procédures pendantes ou antérieures.

Par Olivier Vibert, Avocats, Paris,

TEXTES VISES PAR L'ARRET :

Article L 716-7 du code de la propriété intellectuelle,

La contrefaçon peut être prouvée par tous moyens.

A cet effet, toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon est en droit de faire procéder en tout lieu et par tous huissiers, assistés d'experts désignés par le demandeur, en vertu d'une ordonnance rendue sur requête par la juridiction civile compétente, soit à la description détaillée, avec ou sans prélèvement d'échantillons, soit à la saisie réelle des produits ou services prétendus contrefaisants ainsi que de tout document s'y rapportant.

La juridiction peut ordonner, aux mêmes fins probatoires, la saisie réelle des matériels et instruments utilisés pour fabriquer ou distribuer les produits ou fournir les services prétendus contrefaisants.

Elle peut subordonner l'exécution des mesures qu'elle ordonne à la constitution par le demandeur de garanties destinées à assurer l'indemnisation éventuelle du défendeur si l'action en contrefaçon est ultérieurement jugée non fondée ou la saisie annulée.

A défaut pour le demandeur de s'être pourvu au fond, par la voie civile ou pénale, dans un délai fixé par voie réglementaire, l'intégralité de la saisie, y compris la description, est annulée à la demande du saisi, sans que celui-ci ait à motiver sa demande et sans préjudice des dommages et intérêts qui peuvent être réclamés.

Article 812 du Code de procédure civile :

Le président du tribunal est saisi par requête dans les cas spécifiés par la loi.

Il peut également ordonner sur requête toutes mesures urgentes lorsque les circonstances exigent qu'elles ne soient pas prises contradictoirement.

Les requêtes afférentes à une instance en cours sont présentées au président de la chambre à laquelle l'affaire a été distribuée ou au juge déjà saisi.

Par un arrêt du 26 mars 2008 la Chambre commerciale de la Cour de cassation a rendu un arrêt (n° de pourvoi 06/18366) portant sur la contrefaçon dans le domaine pharmaceutique pour une annonce publicitaire faisant état de la commercialisation d'un nouveau médicament générique et utilisant par conséquent le nom de la spécialité de référence.

Une société pharmaceutique A commercialise un nouveau médicament générique appelé Paroxetine G GAM 20 MG qui est le générique d'un médicament appelé DEROXAT.

Pour le lancement commercial de ce médicament, elle fait paraître dans des magazines spécialisés destinés aux professionnels des annonces indiquant « la commercialisation prochaine de la paroxetine G GAM (générique de DEROXAT, paru au JO le 1er novembre 2000) ».

La société qui fabrique le DEROXAT et celle qui détient la marque assignent la Société A en contrefaçon de marque et concurrence déloyale. Elles sollicitent des dommages et intérêts à ce titre.

La Cour d'appel de Paris par un arrêt du 3 mai 2006 condamne la Société A estimant qu'elle avait commis un acte de contrefaçon sur la marque DEROXAT et de concurrence déloyale.

La Société A se défend en indiquant que la publicité était une publicité comparative et constituait une simple information objective du public visé. L'utilisation de la marque concurrente peut par la publicité comparative être citée si elle donne au public une information objective (article L 121-8 du code de la consommation).

La Cour de cassation approuve la position de la Société A et censure la décision de la Cour d'appel. Elle estime en effet que du fait du caractère générique du médicament de la société A il peut être déduit que ces médicaments, conformément à la définition de médicament générique à l'article L 5121-1 du code de la santé publique :

- Ont la même composition qualitative et quantitative en principe actif,

- Qu'ils ont la même forme pharmaceutique que la spécialité de référence,

- Et que leur bioéquivalence était démontrée,

La Cour de cassation considère donc que la Société A réalise une comparaison de caractéristiques pertinentes, essentielles, vérifiables et représentatives en indiquant aux spécialistes que son médicament est le générique d'un autre médicament.

Elle informe en effet le public par l'utilisation de la phrase litigieuse de sa composition qualitative et quantitative, de sa forme pharmaceutique et de sa bioéquivalence.

La publicité répondait donc aux critères de la publicité comparative licite et il n'y avait donc pas contrefaçon mais information objective.

TEXTES VISES DANS L'ARRET :

Article L 121-8 du code de la consommation

Toute publicité qui met en comparaison des biens ou services en identifiant, implicitement ou explicitement, un concurrent ou des biens ou services offerts par un concurrent n'est licite que si :

1° Elle n'est pas trompeuse ou de nature à induire en erreur ;

2° Elle porte sur des biens ou services répondant aux mêmes besoins ou ayant le même objectif ;

3° Elle compare objectivement une ou plusieurs caractéristiques essentielles, pertinentes, vérifiables et représentatives de ces biens ou services, dont le prix peut faire partie.

Toute publicité comparative faisant référence à une offre spéciale doit mentionner clairement les dates de disponibilité des biens ou services offerts, le cas échéant la limitation de l'offre à concurrence des stocks disponibles et les conditions spécifiques applicables.

Article L 5121-1 du code de la santé publique

On entend par :

(...)

5° a) Sans préjudice des articles L. 611-2 et suivants du code de la propriété intellectuelle, spécialité générique d'une spécialité de référence, celle qui a la même composition qualitative et quantitative en principes actifs, la même forme pharmaceutique et dont la bioéquivalence avec la spécialité de référence est démontrée par des études de biodisponibilité appropriées. Une spécialité ne peut être qualifiée de spécialité de référence que si son autorisation de mise sur le marché a été délivrée au vu d'un dossier comportant, dans des conditions fixées par voie réglementaire, l'ensemble des données nécessaires et suffisantes à elles seules pour son évaluation. Pour l'application du présent alinéa, les différentes formes pharmaceutiques orales à libération immédiate sont considérées comme une même forme pharmaceutique. De même, les différents sels, esters, éthers, isomères, mélanges d'isomères, complexes ou dérivés d'un principe actif sont regardés comme ayant la même composition qualitative en principe actif, sauf s'ils présentent des propriétés sensiblement différentes au regard de la sécurité ou de l'efficacité. Dans ce cas, des informations supplémentaires fournissant la preuve de la sécurité et de l'efficacité des différents sels, esters ou dérivés d'une substance active autorisée doivent être données par le demandeur de l'autorisation de mise sur le marché ;

b) Groupe générique, le regroupement d'une spécialité de référence et des spécialités qui en sont génériques. Toutefois, une spécialité remplissant les conditions pour être une spécialité de référence, qui présente la même composition qualitative et quantitative en principes actifs et la même forme pharmaceutique qu'une spécialité de référence d'un groupe générique déjà existant, et dont la bioéquivalence avec cette spécialité est démontrée par des études de biodisponibilité appropriées, peut aussi figurer dans ce groupe générique, à condition que ces deux spécialités soient considérées comme relevant d'une même autorisation de mise sur le marché globale, définie par voie réglementaire. En l'absence de spécialité de référence, un groupe générique peut être constitué de spécialités ayant la même composition qualitative et quantitative en principes actifs, la même forme pharmaceutique et dont les caractéristiques en termes de sécurité et d'efficacité sont équivalentes ;