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Les conflits liés à l'enregistrement de noms de domaine de marques déposées et les évolutions attendues de la jurisprudence rendue par l'AFNIC dans le cadre de la procédure mise en place par le décret du 6 février 2007
Par Mathilde Parent Lagesse, avocat au Barreau de Paris, 17 mai 2010
Nombreux sont ceux qui se sont retrouvés confrontés à l'enregistrement par un tiers du nom de domaine correspondant à la marque qu'ils avaient régulièrement déposées.
Et selon les cas, ces situations se résolvent de façons assez différentes.
En effet, les tribunaux appréhendent tantôt sous l'angle du droit des marques et notamment de l'action en contrefaçon, tantôt sous l'angle du droit commercial, avec l'action en concurrence déloyale, tantôt encore sous un angle plus global du droit des obligations par le biais de l'action pour fraude, la plupart de ces situations pour leur trouver une solution.
Il reste cependant une situation non résolue à ce jour.
C'est l'hypothèse de l'enregistrement du nom de domaine correspondant à la marque, lequel nom de domaine n'est cependant pas exploité, et n'offre aucune redirection vers un site concurrent.
Et les connaisseurs ont bien compris cette faille. Dorénavant les concurrents malintentionnés plutôt que d'enregistrer eux même les noms de domaine de leurs concurrents, les font enregistrer par un tiers, qui se contentera de laisser le site non exploité.
Dans cette hypothèse, le titulaire de la marque se trouve bien démuni.
Cette faille semblait avoir été comblée par le décret n° 2007-162 du 6 février 2007 portant sur la gestion des domaines internet français, lequel prévoyait notamment en son article 20-44-45 :
« Un nom identique ou susceptible d'être confondu avec un nom sur lequel est conféré un droit de propriété intellectuelle par les règles nationales ou communautaires ou par le présent code ne peut être choisi pour nom de domaine, sauf si le demandeur a un droit ou un intérêt légitime à faire valoir sur ce nom et agit de bonne foi »
Et assortait ces règles de l'obligation faite à l'AFNIC d'élaborer une procédure afin de les faire respecter. C'est ainsi que l'AFNIC a créé une nouvelle procédure de résolution des cas de violations manifestes des dispositions du Décret du 6 février 2007 dite PREDEC, laquelle procédure est assortie d'un règlement daté du 30 mars 2009 (§ 1.).
Un an près l'adoption de ce règlement, l'analyse des décisions rendues par l'AFNIC permet de préciser le contenu des conditions de la mise en oeuvre de l'article 20-44-45 et surtout de celle relative à l'absence d'intérêt légitime du titulaire (§ 2.).
1. LA PROCEDURE AUPRES DE L'AFNIC : LA PROCEDURE PREDEC
Cette procédure permet d'obtenir une décision de transmission, de blocage ou de suppression du nom de domaine dans un délai de 45 jours .
Les frais de procédure s'élèvent à 250 euros H.T par nom de domaine.
Il s'agit d'une procédure qui se déroule exclusivement en ligne, aucune réunion ou rencontres en personne n'est autorisée.
La procédure se déroule en français.
1.1. Déroulement de la procédure
1.1.1. Dépôt de la demande
La procédure est engagée par dépôt d'une demande auprès de l'AFNIC sous forme électronique accompagnée de toutes les pièces justificatives scannées .
Elle doit contenir le formulaire de demande et être accompagnée de toutes les pièces justifiant cette demande.
En cas d'impossibilité pour le requérant de déposer sa demande sous forme électronique, ce dernier peut la déposer par envoi postal à l'adresse suivante : AFNIC, service juridique, Immeuble International, 78181 Saint Quentin en Yvelines Cedex, France.
Cette demande devra alors être déposée en trois exemplaires identiques et devra être accompagnée de l'attestation du paiement des frais de procédure.
1.1.2. Recevabilité de la demande
L'AFNIC examine si la demande satisfait aux conditions de recevabilité suivantes :
* les frais de procédure ont été réglés par le requérant.
* le nom de domaine objet du litige est enregistré et ne fait l'objet d'aucune procédure judiciaire ou extrajudiciaire en cours.
* le formulaire de demande est dûment rempli.
Dans l'hypothèse où la demande ne remplit pas les conditions de recevabilité, l'AFNIC en informe le requérant qui dispose d'un délai de sept (7) jours civils pour y remédier.
Au cas où le requérant ne remédierait pas aux irrégularités constatées, la demande est considérée comme retirée une fois le délai écoulé et l'AFNIC déclare la procédure terminée.
Le requérant reste libre de déposer une nouvelle demande sur le même nom de domaine.
1.1.3. Gel des opérations sur le nom de domaine
Si la demande satisfait aux conditions de recevabilité, l'AFNIC gèle les opérations sur le nom de domaine objet du litige, pour la durée de la procédure et suivant les termes de la Charte de nommage.
1.1.4. Ouverture de la procédure et transmission des pièces aux parties
L'AFNIC notifie au titulaire du nom de domaine, par voie électronique et postale, l'ouverture de la procédure ainsi que le gel des opérations sur le nom de domaine et met à sa disposition, par voie électronique uniquement, les pièces et écritures du requérant.
L'AFNIC notifie également l'ouverture de la procédure au requérant et au Bureau d'Enregistrement auprès duquel le nom de domaine a été enregistré, par voie électronique uniquement.
La date de l'ouverture de la procédure correspond à la date du jour où l'AFNIC notifie la demande au titulaire du nom de domaine, par voie électronique.
1.1.5. Réponse du titulaire
Le titulaire dispose d'un délai de quinze (15) jours civils à partir de la date de l'ouverture de la procédure pour faire parvenir une réponse auprès de l'AFNIC par voie électronique.
Cette réponse doit contenir le formulaire pour chaque nom de domaine objet du litige et être accompagnée de toutes les pièces scannées nécessaires.
En cas d'impossibilité pour le titulaire de répondre sous forme électronique, ce dernier peut également le faire par envoi postal à l'adresse susvisée.
Cette réponse devra alors être déposée en trois exemplaires identiques.
L'AFNIC transmettra la réponse du titulaire au requérant à titre d'information. Il est précisé dan le règlement de l'AFNIC que « cette transmission n'appel[le] pas de réponse de la part du Requérant ».
1.1.6. Défaut
A défaut de réponse de la part du titulaire, l'AFNIC poursuit la procédure et rend sa décision.
Et, en l'absence de circonstances exceptionnelles, si une partie ne se conforme pas aux dispositions du présent règlement, ou à une instruction de l'AFNIC, cette dernière peut en tirer les conclusions qu'elle juge appropriées.
1.1.7. Décision
L'AFNIC rend sa décision dans un délai de 15 jours à compter de l'expiration du délai accordé au titulaire. Elle statue au vu des pièces et arguments transmis par les parties et ne peut procéder à aucune recherche complémentaire.
Elle ne traite que les cas de violation manifeste où aucun doute n'est possible.
Selon la demande du requérant, l'AFNIC peut prononcer la transmission du nom de domaine au requérant, le blocage ou la suppression du nom de domaine ou rejeter la demande.
La décision de l'AFNIC est formulée par écrit, motivée et indique la date à laquelle elle a été rendue.
1.1.8. Notification de la décision
La décision est notifiée par l'AFNIC par voie électronique et postale à chacune des parties, ainsi qu'au Bureau d'Enregistrement auprès duquel le nom de domaine a été enregistré.
1.1.9. Exécution de la décision
La décision rendue est exécutée une fois écoulé un délai de quinze (15) jours civils à compter du jour de la notification de la décision aux parties.
L'AFNIC suspendra l'exécution de sa décision si, dans ce délai de quinze jours :
- le requérant ou le titulaire lui transmet un document attestant qu'un tribunal a été saisi d'une procédure sur le nom de domaine objet du litige (par exemple la copie d'une demande portant le tampon d'enregistrement d'un greffe de tribunal), ou
- le requérant ouvre une PARL (Procédure Alternative de Résolution des Litiges) auprès d'un organisme extrajudiciaire.
L'exécution de la décision sera alors suspendue jusqu'à ce que l'AFNIC reçoive un document attestant :
- que ladite procédure n'a plus lieu d'être, ou
- qu'une décision judiciaire ou extrajudiciaire est intervenue dans les termes prévus par la Charte de nommage.
Jusqu'à l'exécution de la décision ou jusqu'au dénouement de la procédure judiciaire engagée, le nom de domaine reste gelé sauf décision de justice contraire.
1.1.10. Publication de la décision
La décision est publiée sur le site internet de l'AFNIC (en rendant anonyme les informations concernant les personnes physiques) une fois écoulé le délai d'exécution prévu par le présent règlement.
1.2. Les recours
Pendant le cours de la procédure, le requérant s'est engagée à ne pas entamer d'action judiciaire ou extra judiciaire. Rien n'empêche néanmoins le titulaire de préférer un autre mode de résolution des conflits.
Par ailleurs et dans le délai de 15 jours à compter de la notification de la décision aux parties, chacune des parties peut porter cette affaire devant un tribunal de l'ordre judiciaire ou engager une procédure alternative de règlement des litiges.
2. LES CONDITIONS DE LA PROTECTION ACCORDEES PAR L'ARTICLE 20-44-45 DECRET N° 2007-162 DU 6 FEVRIER 2007
L'article R. 20-44-45 du Décret du 6 février 2007 prévoit deux conditions à la protection qu'il instaure :
1°) La société requérante doit être titulaire d'un droit de propriété intellectuelle sur un nom identique ou susceptible d'être confondu avec celui choisi pour le nom de domaine
2°) La société titulaire du nom de domaine ne doit pas avoir d'intérêt légitime à utiliser ce nom de domaine, elle ne doit pas agir de bonne foi.
L'objet du présent article n'est pas de s'intéresser à la première de ces conditions mais bien à la deuxième, l'absence d'intérêt légitime du titulaire.
2.1. Sur la condition liée à l'absence d'intérêt légitime du titulaire
2.1.1. Sur la charge de la preuve
Conformément aux principes généraux du droit français, c'est à la société titulaire du nom de domaine d'apporter la preuve de son intérêt légitime. En effet, il est extrêmement difficile, voire impossible, au requérant d'établir la preuve de l'absence d'un intérêt légitime.
Ainsi, en droit des marques, c'est bien à la société titulaire de la marque d'apporter la preuve de son usage lorsqu'elle est attraite dans une action en déchéance (L. 714-5 du Code de la Propriété Intellectuelle). Cette règle est la conséquence du fait qu'il serait extrêmement difficile à la requérante d'établir l'absence d'usage.
Dès lors, c'est au titulaire du nom de domaine d'apporter la preuve de l'existence d'un intérêt légitime à la détention dudit nom de domaine.
2.1.2. Sur l'absence de nécessité que le site soit exploité à des fins concurrentes
L'article R. 20-44-45 préconise le transfert du nom de domaine au détenteur de la marque sauf si le titulaire du nom de domaine « a un droit ou un intérêt légitime à faire valoir sur ce nom et agit de bonne foi ».
Cet article du décret n'exige donc pas que l'utilisation qui est faite du nom de domaine soit contraire aux intérêts du requérant.
Il implique simplement que l'occupation d'un nom de domaine sans véritable raison ouvre la possibilité au détenteur d'un droit légal sur ce nom de domaine d'en obtenir le transfert.
Cette disposition a donc vocation à débloquer des situations malheureusement fréquentes de paralysie, voire de chantage, découlant de l'occupation d'un nom de domaine par une personne n'y ayant aucun intérêt au détriment de celui ayant régulièrement déposé la marque correspondante.
2.1.3. Sur la preuve de l'absence d'intérêt légitime
On pourrait ici se référer à la jurisprudence développée en droit des marques laquelle retient que la preuve de l'absence d'intérêt légitime peut résulter du défaut d'exploitation du site.
Ainsi l'absence d'exploitation d'un signe déposé dans des conditions similaires est un indice important du caractère frauduleux de ce dépôt .
De même, la Cour d'Appel de Bordeaux a retenu que « plus de trois ans après le dépôt de la marque Corona, la SDV n'avait toujours pas commencé à exploiter celle-ci » comme élément de preuve de l'intention frauduleuse du titulaire de cette marque .
2.2. L'interprétation de la condition de l'absence d'intérêt légitime du titulaire par l'Afnic
Or, de l'analyse de ses décisions, il ressort que l'AFNIC exige que le site soit exploité à des fins concurrentes ou bien propose une page parking sur laquelle apparaissent des liens vers des sociétés concurrentes pour considérer que cette deuxième condition est remplie.
En d'autres termes, allant au-delà du texte du décret, l'AFNIC demande au requérant de prouver l'existence d'un intérêt illégitime, alors que le texte ne fait état que de l'absence d'intérêt légitime du titulaire.
Cette nuance s'avère fondamental.
En effet, cette interprétation de l'AFNIC, conduit à rejeter une demande portant sur un nom de domaine non exploité alors que le Décret avait justement vocation à préserver les droits du titulaire de la marque dans cette hypothèse.
Il est donc probable que, dans l'attente de l'évolution de la jurisprudence de l'AFNIC les décisions de l'AFNIC seront rejetées par les tribunaux de l'ordre judiciaire quand les parties déçues de la première décision porteront cette affaire devant eux.
Mathilde Parent Lagesse
Avocat au Barreau de Paris
17 mai 2010