le blog de martin grasset

La forme de la bouteille de Perrier, ou de la pastille Vichy sont des marques déposées. Pas (encore) le Bounty.

La Société Mars Inc. a souhaité déposer à titre de marque la forme de la barre chocolatée BOUNTY. Elle a échoué…

L'Office communautaire n'avait pas été sensible aux arguments du chocolatier et a refusé cet enregistrement. Mars Inc. a formé un recours devant le Tribunal de Première Instance des Communautés Européennes.

Le TPICE vient de se prononcer (TPICE 4 juillet 2009 – aff.T/28/08) et a confirmé la décision de l'OHMI. Il a été jugé qu'aucune des caractéristiques de la forme du signe demandé à l'enregistrement (extrémités arrondies, présence de trois chevrons sur la face postérieure) ne possède de caractère distinctif.

Autrement dit, la forme en cause ne se distingue pas suffisamment des autres formes communément admise pour des barres chocolatées. Le public pertinent ne pourra donc les identifier de façon certaine.

La marque tridimensionnelle est toujours difficile à faire admettre par les Offices, surtout l'Office communautaire.

Pourtant, l'avantage est grand à déposer une forme en tant que marque : elle devient éternellement protégée… A l'inverse d'un dessin et modèle qui tombe au bout de 25 ans, la marque est indéfiniment renouvelable, et votre forme est ainsi monopolisée pour toujours.

Nul doute que ce dossier se retrouvera prochainement devant la CJCE. A suivre.

Une marque est un signe servant à distinguer les produits et services d'une personne par rapport aux autres. (L711-1 Code de la Propriété intellectuelle).

L'émoticône ";-)" ne peut pas être déposé comme marque, tant il est universellement reconnu et ne peut donc servir à distinguer un produit ou un service d'un autre.

Une Société russe de téléphonie mobile SUPERFON titulaire d'une marque figurative représentant un smiley a souhaité étendre sa protection. Elle a souhaité voir interdire à tout concurrent la possibilité d'utiliser l'émoticône ";-)" à des fins commerciales, en déposant ce ";-)" et en indiquant officiellement à ses concurrents que la licence pour pouvoir l'utiliser coûterait 10.000 $/an...

L'Office russe des marques Rospatent l'a débouté.

Il a été décidé que le symbole ";-)" ne pouvait être enregistré comme marque. L'agencement de caractères typographiques est universellement reconnu, et utilisé par tous les internautes pour exprimer leurs émotions de manière simple.

Les émoticônes sont donc universels, et inappropriables, à la différence des smileys...

Rappelons qu'en France, THE SMILEY COMPANY SPRL est titulaire de 68 marques, pour la plupart figuratives, de différents smileys.

70 ans après la mort de son créateur et conformément à la loi applicable au sein de l'UE, Popeye, le célèbre marin créé par Elzie SEGARD en 1929, est tombé dans le domaine public dans toute l'Europe depuis le 1er janvier 2009.

Au fil des ans, Popeye créé par Elzie SEGARD en 1929 est devenu une véritable icône. Apparu pour la première fois dans la Bande Dessinée "Thimble Theater", il génère aujourd'hui la somme faramineuse de 1,5 milliard de dollars de recettes annuelles (livres, jouets, figurines, épinards en boîte, et même une chaîne de Fast-food –avec épinards).

Popeye pourra-t-il désormais être exploité par qui voudra ?

Non... Le droit des marques vient au secours du marin.

La société HEARST HOLDINGS, INC qui détient la marque déposée "POPEYE", a déposé de nombreuses marques figuratives le représentant pour palier l'absence de protection par le biais du droit d'auteur. La marque est déposée pour quasiment tous les produits et services, de l'imperméabilisation de tissus aux pompes funèbres, jusqu'au recouvrement de créances.. (Gasp !)

La protection conférée par le droit des marques nous livre ici son intérêt majeur : pérenniser des droits de propriété intellectuelle lorsque le droit d'auteur a atteint ses limites...

Une simple recherche icimarques avec le mot "avocat" permet de constater qu'il n'existe pas moins de 268 marques françaises comportant le terme "avocat". La plupart sont des marques semi-figuratives, les avocats estimant à juste titre que le logo qu'ils ont créé doit lui aussi être protégé.

La grande majorité de ces marques est constituée du nom de l'avocat ou de la structure. D'autres sont tellement descriptives ("avocats d'affaires associes", "avocats lillois", etc..) que l'on peut se demander ce qui a poussé certains confrères à dépenser 225 euros pour une protection zéro.

Ceci étant, ce constat est l'occasion de se demander si un dépôt de marque est ou non une stratégie importante pour un Cabinet d'Avocat. Compte tenu de la communication restreinte liée à l'exercice d'une profession réglementée, le dépôt de marque sert-il à quelque chose ? (1)

En dehors de se donner l'impression de se protéger, certains dépôts ne seraient-ils pas totalement inutiles ? (2)

1. La marque est un élément essentiel de toute communication. Elle permet de fidéliser la clientèle, et joue un rôle d'identification du service. Néanmoins, le Règlement Intérieur nous astreint à certaines règles qu'il n'est pas inutile de rappeler.

L'article 10.1 du RIU dispose que "la publicité est permise à l'avocat si elle procure une information au public et si sa mise en œuvre respecte les principes essentiels de la profession."

Encore faut-il savoir ce recouvre ce terme de "publicité". La communication des structures de conseil est avant tout institutionnelle : elle passe par les outils que sont les supports (plaquette, site Internet, publicité), les relations presse et les relations publiques (évènements clients, participation à des forums et colloque, voire mécénat).

Les avocats peuvent donc par exemple, librement éditer des plaquettes, avoir leur site Web en respectant nous dit le RIN, les mentions obligatoires telles que le barreau d'appartenance ou le type de structure d'exercice et, en principe, en communiquant le document à l'Ordre avant sa diffusion. Les conditions demeurent la nécessaire information du public, la conformité aux principes essentiels de la profession et l'exclusion de toute forme de démarchage.

Pas de démarchage, pas de tapage, probité et discrétion.

Le dépôt ne peut se faire qu'en classe 42 (services juridiques), et n'ira pas beaucoup au-delà de cette protection limitée.

En réalité, et à bien y réfléchir, la marque ne servira à ne nous protéger que contre un Confrère qui aurait l'idée d'avoir le même nom et/ou le même logo.

2. Un dépôt de marque donnera l'impression de se protéger, mais contre quoi ?

Le dépôt de la marque "TARTEMPION Avocat", même flanquée du logo d'une jolie balance, aura un intérêt extrêmement limité pour ne pas dire nul. Même avec une marque déposée à l'INPI, il ne sera pas possible de faire obstacle à ce qu'un Confrère qui a le même nom patronymique fasse usage de ce dernier, et de la mention de sa profession.

En revanche, le signe nouveau et suffisamment arbitraire, auquel il n'est d'ailleurs pas nécessaire d'accoler la mention "avocats", est une précaution utile, comme pour toutes les professions de services.

Mes Chers Confrères, déposez des marques, mais veillez à ne pas tomber dans le descriptif, et ne dépensez pas 225 euros pour déposer votre patronyme.

Le conseil des ministres a examiné lundi 28 avril 2008 le projet de loi sur la modernisation de l'économie (LME), qui vise à accroître la concurrence et tenter de répondre à la question brûlante du pouvoir d'achat.

Le droit des marques sera affecté par ce projet de loi qui reprend dans sa mesure n°25 des dispositions relatives aux droits de propriété intellectuelle.

Jusqu'à présent, le licencié qui n'avait pas pris la précaution de procéder à l'inscription de sa licence au Registre National des Marques ne pouvait pas intervenir dans le procès en contrefaçon au visa de l'article L 714-7 du Code de la Propriété Intellectuelle, qui dispose :

"Toute transmission ou modification des droits attachés à une marque enregistrée doit, pour être opposable aux tiers, être inscrite au Registre National des Marques".

La Jurisprudence a eu l'occasion de préciser que le titulaire d'un contrat de licence non publié etait irrecevable à agir en contrefaçon (Voir par exemple C.A. Paris 16 février 1995 – PIBD 1995 III p.248)

Le projet de loi LME entend mieux protéger les titulaires de droits, en supprimant cette obligation, du moins partiellement.

Le projet de loi se référe au Traité de Singapour, adopté le 28 mars 2006 par les États membres de l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI) et visant à mettre le Traité sur le droit des marques (TLT) de 1994 au diapason des progrès techniques survenus au cours de la dernière décennie.

Ce Traité n'est pas encore en vigueur (il n'a été ratifié que par Singapour, la Bulgarie, la Suisse et la Roumanie) mais il prévoit que le dafaut d'inscription d'une licence de marque au RNM est sans effet sur le droit pour le titulaire de la licence d'intervenir dans une procédure de contrefaçon engagée par le titulaire de la marque.

Si l'on en croit le dossier de presse rédigé à l'occasion de ce projet de loi, le licencié ne pourra donc s'affranchir de son obligation de publier que dans le cas où le titulaire agirait lui-même en contrefaçon, (ce qui est le cas, la plupart du temps). Cela ne le dispensera pas de publier dans les autres cas (s'il agit seul ou s'il est demandeur reconventionnel)

Cet argument de l'inopposabilité des droits du licencié, pourtant bien utile dans certains cas, ne pourra plus être utilisé.

Nous trouverons d'autres choses...

AAaaaaah-i-ah-i-aaaah-i-ah-i-ah !

Le cri de Tarzan, l'homme-singe d'Edgar Rice Burroughs, popularisé par Johnny Weissmuller dans les années 30 est en passe d'être enregistré en tant que marque à l'OHMI.

Une première demande de 2004 comportant une simple réprésentation graphique de ce cri sous forme de sonagramme a été rejetée comme n'étant pas "une représentation graphique, claire, précise, complète par elle-même, facilement accessible, intelligible, durable objetive et concise" selon l'expression consacrée. (CJCE 27 nov.2003)

En revanche, une autre demande, comportant cette fois-ci une notation musicale (une partition et des notes) a été acceptée, la Chambre des Recours estimant que cette représentation remplissait les conditions de forme décrites ci-dessus.

Un son peut depuis longtemps être enregistré en tant que marque. Au cours des dix dernières années, l'OHMI a enregistré plus de 40 marques sonores. Tout le problème était sa représentation graphique. Pour une phrase musicale, cela ne posait pas de difficulté. En revanche, les sons (galop d'un cheval, rugissement du lion MGM, etc,) les dépôts étaient très délicats..Le son du cri du coq ou avait été rejeté en 2003.

Depuis 2005, l'Office peut désormais accepter les sonagrammes, sous réserves qu'ils soient accompagnés d'un fichier sonore au format .mp3. Cela permettra de déposer beaucoup plus facilement les sons en tant que marque.

Le galop du cheval, le cri de la mouette, ou même le "O kaaay "de Jaquouille peuvent être déposés..

Lorsque certains noms apparaissent dans les colonnes d'un journal ou d'une publication quelconque, ils sont irrémédiablement accompagnés de ce petit ®, qui est à la fois signe de sérieux et de vigilance. Un caddie® ou un post-it®, bien qu'ils fassent tous deux partie du langage courant ne seront jamais cités sans ce petit signe.

Mais à quoi sert-il exactement ? Les titulaires de marques déposées ont-ils l'obligation d'accoler ce sigle ? Que risquent-ils s'ils ne le font pas ? Est-ce que la simple adjonction de ce ® protègera la marque contre toute atteinte ?

Ce signe ® pour "Registered" n'a cependant aucune base légale en droit français. Il nous provient du droit américain des marques, qui n'est qu'un droit d'usage. Contrairement au droit français qui impose un enregistrement auprès d'un organisme, le droit américain des marques n'exige qu'un simple usage du signe. Dès leur usage auprès du consommateur, les marques américaines ont donc un intérêt évident à indiquer à tout le monde que cette marque est protégée. Cela se fait donc de la manière la plus simple qui soit : on ajoute à la marque le fameux sigle ®.

Cela est-il alors opportun de le faire en France ? Il est fréquent de voir ces petits signes accolés à des noms que l'on pensait générique, comme un alcootest®, un perfecto®, ou du placo®. Ils n'ont d'autre utilité de rappeler aux consommateurs que le nom est une marque réservée, empêchant ainsi cette marque de dégénérer en appellation usuelle.

En effet, le Code de la Propriété Intellectuelle dispose en son article L714-6 : "Encourt la déchéance de ses droits le propriétaire d'une marque devenue de son fait (..) la désignation usuelle dans le commerce du produit ou du service".

Plus simplement, cela signifie que lorsqu'un produit a tellement de succès que sa désignation devient usuelle et que le titulaire de la marque ne fait rien pour empêcher cette dégénérescence, il perd à tout jamais le droit qu'il avait acquis.

C'est le triste sort de la marque PINA COLADA, que l'on peut donc sans crainte désigner sans y accoler quelque sigle que ce soit. Les titulaires de cette marque qui a été déposée pour désigner des cocktails alcoolisés ont été totalement négligents dans la protection de leur marque, et n'ont jamais réagi lorsqu'il est apparu que ce type de boisson était couramment désigné par leur marque sur les cartes des bars et celles d'importantes entreprises de restauration. Ils ont a tout jamais perdu leur droit de propriété exclusif sur cette désignation, et laissent ainsi partir en fumée une grande partie de leurs actifs incorporels.

Il faut ici bien comprendre que c'est bien l'absence de réaction du titulaire de la marque qui a des conséquences, et non pas l'utilisation de la marque par d'autres. Ce n'est pas parce que tout le monde utilise le mot "thermos" pour désigner une bouteille isotherme que la marque deviendra générique. Ce qui sera important, ce sera de considérer quelles ont été les actions du titulaire de la marque pour empêcher cette dégénérescence. A l'extrême, l'inscription de la marque dans le dictionnaire ne modifierait pas les droits des parties. (Voir par exemple la marque "mûroise" pour des produits élaborés à base de ronce et de mûres, qui a été introduite dans le Dictionnaire de l'Académie Française en 2004).

Il appartient donc aux titulaires de prendre toutes précautions pour défendre leurs marques, par exemple en y accolant ce petit R. Même si ce ® n'a aucune validité intrinsèque en Droit français, il est une façon aisée de dire à tout le monde : attention, ce nom est une marque, et nous veillons activement à sa défense.

Mais s'il peut être utile, il n'est cependant pas suffisant. Le seul emploi de ce sigle accolé à la marque n'est pas une arme absolue contre la dégénérescence de l'article L714-6. Il faut réfléchir constamment à de nouvelles formes de veille, et de signaux d'alerte qui permettront de démontrer ensuite que le titulaire de la marque n'a pas laissé dépérir son droit. Dans le cadre d'une éventuelle action en justice, les Juges seront attentifs au fait que le titulaire de la marque a veillé consciencieusement à ce que l'emploi de sa marque ne devienne pas usuel dans le secteur considéré.

Rappelons en effet que le seul usage de la marque sans l'autorisation de son auteur constitue une contrefaçon, passible de sanction pénale. Ainsi, et même si cela oblige à une veille constante, et par exemple à une surveillance dans les écrits spécialisés dans le secteur d'activité, il faudra défendre sa marque dès lors qu'elle est citée, sans autorisation.

Cela se fera par de nombreux moyens : envois de courriers recommandés de mise en demeure aux concurrents qui emploient la marque, rectificatifs adressés aux journaux, aux radios ou télévisions qui auraient utilisé la marque sans l'autorisation, référés, actions en justice au fond, etc.

il faudra surtout avoir la présence d'esprit de demander aux moteurs de recherche de ne plus utiliser la marque comme référencement pour ses liens commerciaux. La Société Google a régulièrement été condamnée en 2003, 2004 et 2005 pour avoir proposé à ses clients des marques enregistrées à titre de mots-clés permettant des liens promotionnels en relation directe avec les demandes des internautes.

Il est simple et rapide d'écrire aux moteurs de recherche les plus importants pour leur rappeler le droit de marque existant sur un terme. Ce sera là une nouvelle arme de défense de la marque, mais qui ne parviendra peut-être pas à détrôner le petit ®, qui garde un côté chic et sérieux.