le blog de martin grasset

Lorsque certains noms apparaissent dans les colonnes d'un journal ou d'une publication quelconque, ils sont irrémédiablement accompagnés de ce petit ®, qui est à la fois signe de sérieux et de vigilance. Un caddie® ou un post-it®, bien qu'ils fassent tous deux partie du langage courant ne seront jamais cités sans ce petit signe.

Mais à quoi sert-il exactement ? Les titulaires de marques déposées ont-ils l'obligation d'accoler ce sigle ? Que risquent-ils s'ils ne le font pas ? Est-ce que la simple adjonction de ce ® protègera la marque contre toute atteinte ?

Ce signe ® pour "Registered" n'a cependant aucune base légale en droit français. Il nous provient du droit américain des marques, qui n'est qu'un droit d'usage. Contrairement au droit français qui impose un enregistrement auprès d'un organisme, le droit américain des marques n'exige qu'un simple usage du signe. Dès leur usage auprès du consommateur, les marques américaines ont donc un intérêt évident à indiquer à tout le monde que cette marque est protégée. Cela se fait donc de la manière la plus simple qui soit : on ajoute à la marque le fameux sigle ®.

Cela est-il alors opportun de le faire en France ? Il est fréquent de voir ces petits signes accolés à des noms que l'on pensait générique, comme un alcootest®, un perfecto®, ou du placo®. Ils n'ont d'autre utilité de rappeler aux consommateurs que le nom est une marque réservée, empêchant ainsi cette marque de dégénérer en appellation usuelle.

En effet, le Code de la Propriété Intellectuelle dispose en son article L714-6 : "Encourt la déchéance de ses droits le propriétaire d'une marque devenue de son fait (..) la désignation usuelle dans le commerce du produit ou du service".

Plus simplement, cela signifie que lorsqu'un produit a tellement de succès que sa désignation devient usuelle et que le titulaire de la marque ne fait rien pour empêcher cette dégénérescence, il perd à tout jamais le droit qu'il avait acquis.

C'est le triste sort de la marque PINA COLADA, que l'on peut donc sans crainte désigner sans y accoler quelque sigle que ce soit. Les titulaires de cette marque qui a été déposée pour désigner des cocktails alcoolisés ont été totalement négligents dans la protection de leur marque, et n'ont jamais réagi lorsqu'il est apparu que ce type de boisson était couramment désigné par leur marque sur les cartes des bars et celles d'importantes entreprises de restauration. Ils ont a tout jamais perdu leur droit de propriété exclusif sur cette désignation, et laissent ainsi partir en fumée une grande partie de leurs actifs incorporels.

Il faut ici bien comprendre que c'est bien l'absence de réaction du titulaire de la marque qui a des conséquences, et non pas l'utilisation de la marque par d'autres. Ce n'est pas parce que tout le monde utilise le mot "thermos" pour désigner une bouteille isotherme que la marque deviendra générique. Ce qui sera important, ce sera de considérer quelles ont été les actions du titulaire de la marque pour empêcher cette dégénérescence. A l'extrême, l'inscription de la marque dans le dictionnaire ne modifierait pas les droits des parties. (Voir par exemple la marque "mûroise" pour des produits élaborés à base de ronce et de mûres, qui a été introduite dans le Dictionnaire de l'Académie Française en 2004).

Il appartient donc aux titulaires de prendre toutes précautions pour défendre leurs marques, par exemple en y accolant ce petit R. Même si ce ® n'a aucune validité intrinsèque en Droit français, il est une façon aisée de dire à tout le monde : attention, ce nom est une marque, et nous veillons activement à sa défense.

Mais s'il peut être utile, il n'est cependant pas suffisant. Le seul emploi de ce sigle accolé à la marque n'est pas une arme absolue contre la dégénérescence de l'article L714-6. Il faut réfléchir constamment à de nouvelles formes de veille, et de signaux d'alerte qui permettront de démontrer ensuite que le titulaire de la marque n'a pas laissé dépérir son droit. Dans le cadre d'une éventuelle action en justice, les Juges seront attentifs au fait que le titulaire de la marque a veillé consciencieusement à ce que l'emploi de sa marque ne devienne pas usuel dans le secteur considéré.

Rappelons en effet que le seul usage de la marque sans l'autorisation de son auteur constitue une contrefaçon, passible de sanction pénale. Ainsi, et même si cela oblige à une veille constante, et par exemple à une surveillance dans les écrits spécialisés dans le secteur d'activité, il faudra défendre sa marque dès lors qu'elle est citée, sans autorisation.

Cela se fera par de nombreux moyens : envois de courriers recommandés de mise en demeure aux concurrents qui emploient la marque, rectificatifs adressés aux journaux, aux radios ou télévisions qui auraient utilisé la marque sans l'autorisation, référés, actions en justice au fond, etc.

il faudra surtout avoir la présence d'esprit de demander aux moteurs de recherche de ne plus utiliser la marque comme référencement pour ses liens commerciaux. La Société Google a régulièrement été condamnée en 2003, 2004 et 2005 pour avoir proposé à ses clients des marques enregistrées à titre de mots-clés permettant des liens promotionnels en relation directe avec les demandes des internautes.

Il est simple et rapide d'écrire aux moteurs de recherche les plus importants pour leur rappeler le droit de marque existant sur un terme. Ce sera là une nouvelle arme de défense de la marque, mais qui ne parviendra peut-être pas à détrôner le petit ®, qui garde un côté chic et sérieux.