marque (3)
La Cour de Cassation a confirmé le 27 janvier dernier la déchéance des droits de la société américaine ALLERGAN INC sur la marque BOTOX : le pourvoi engagé par cette société a été rejeté car le mot Botox est couramment utilisé pour désigner le produit lui-même (la toxine botulique) et pas seulement l'origine du produit.
La Cour d'appel avait par ailleurs constaté qu'il n'en était fait aucun usage sérieux à titre de marque et avait prononcé la déchéance.
Rappelons deux règles essentielles pour ne pas perdre ses droits de marque :
1/ il faut exploiter la marque telle que déposée et le faire à titre de « marque » (un usage à titre d'enseigne, de nom de domaine Internet ou de dénomination sociale ne permet pas d'écarter une action en déchéance engagée par un tiers)
2/ il faut défendre ses droits contre les utilisations frauduleuses de sa marque mais aussi lorsque des tiers utilisent le signe en question de façon usuelle et générique : cela permet d'éviter la dégénérescence des droits et il suffit pour cela d'agir contre ces utilisateurs et contre les medias qui reprennent la marque sans citer son titulaire, sans mention faisant référence au dépôt de la marque, sans majuscule ...
1. Pourquoi faire une recherche ? :
Une recherche d'antériorités permet de vérifier si le signe choisi est disponible ou si il a déjà été déposé par un tiers pour désigner des produits ou services identiques ou similaires. Les recherches sont d'autant plus nécessaires qu'elles ne sont pas menées par l'Institut National de la Propriété Industrielle en France dans le cadre de la procédure d'examen de la marque. Les recherches sont indispensables car les conséquences juridiques et financières peuvent être importantes si on adopte (et a fortiori on utilise) le nom d'une marque déjà déposée.
2. Quelles sont les antériorités opposables ? :
Plusieurs recherches doivent être conduites car les droits antérieurs suivants (sous certaines conditions) peuvent être opposés à une marque :
- une marque antérieure déposée
- une marque notoire
- une dénomination sociale, un nom commercial ou une enseigne
- le nom d'une association ou d'une collectivité territoriale
- un nom de domaine Internet
- un droit d'auteur
- une appellation d'origine
3. Une recherche sur Internet, ça suffit ? :
Non car ce type de recherches s'apparente plutôt à un sondage et il n'est jamais exhaustif car il ne fait pas apparaître les marques similaires sur le plan visuel, phonétique ou intellectuel. Les bases de données ne sont pas toujours très fiables et encore moins à jour !
4. L'examen du listing de l'INPI, ça suffit ? :
Certainement pas car les marques citées dans le listing ne font pas apparaître le nom des titulaires, les dates de dépôt, les éléments figuratifs, les produits et services précisément revendiqués, les anciennetés du dépôt, les radiations totales ou partielles.... : autant d'informations indispensables pour analyser les prétendues antériorités et pour donner un avis sérieux sur le plan juridique.
5. Quels sont les limites des recherches d'antériorités ? :
Malheureusement, certains droits antérieurs ne sont pas accessibles et ne sont pas répertoriés sur des bases de données ou des publications officielles, notamment :
· les noms commerciaux non inscrits au Registre du Commerce et des Sociétés (le droit sur le nom commercial naît de l'usage et non du dépôt),
· les noms des Associations (inscrits auprès de la Préfecture dont elles dépendent),
· les droits d'auteurs (par exemple titre d'un film, d'une chanson, personnage d'un livre ou d'une BD...) ; ces droits existant sans aucune nécessité de dépôt,
· droits de la personnalité (droit au nom, droit à l'image)...
6. Que faire si la marque identifiée a été déposée il y a plus de cinq ans ? :
Cette information est déterminante car une marque qui n'a pas été exploitée en France au cours des cinq dernières années est susceptible d'être déchue pour défaut d'exploitation et elle n'est alors plus valablement opposable à la marque postérieure. Un enquête d'usage menée par un spécialiste en investigations de marques est destinée à vérifier ce point. Lorsque la marque n'a pas été utilisée, il faut en tirer les conclusions juridiques qui s'imposent...
7. Comment surmonter un obstacle identifié lors d'une recherche ? :
Tout dépend des faits de l'espèce mais plusieurs pistes doivent inévitablement être explorées :
- peut-on signer un accord de coexistence avec le titulaire de la marque antérieure ?
- peut-on acquérir totalement ou partiellement la marque identifiée ?
- peut-on engager une action en déchéance pour défaut d'exploitation de la marque en cause ?
8. Quelle assurance j'obtiens en passant par un cabinet d'avocats spécialisé en Propriété Industrielle ? :
L'avocat engage sa responsabilité professionnelle lorsqu'il rend une consultation et il est d'ailleurs assuré par une garantie financière obligatoire à ce titre. Notre rôle est de vous conseiller et de vous dire : oui, non ou oui mais sous certaines conditions. Il s'agit d'un exercice périlleux que seul un avocat est à même de rendre.
9. Comment apprécier le risque de confusion entre deux marques ? :
C'est tout « l'art » de notre métier et l'un de ses charmes car il faut être informé en permanence et au jour le jour des tendances de la jurisprudence, des décisions similaires rendues par l'Institut National de la Propriété Industrielle, les tribunaux français et leurs homologues communautaires.
10. Quel est le coût d'une recherche complète ? :
Il est raisonnable notamment au regard des frais de marketing et de communication souvent associés à la marque, aux risques considérables qui sont pris en utilisant et/ou en déposant, consciemment ou non, une marque identique ou proche de celle d'un tiers.
Les actifs immatériels et notamment les marques ont une certaine valeur et même une valeur certaine mais quand vient le moment de donner un chiffre à ce type de bien incorporel, la difficulté est importante. Pour certains, la valeur d'une marque est d'une part conjoncturelle, d'autre part subjective du fait du nombre croissant de critères possibles qui peuvent être définis. Pour d'autres, son principe est même rejeté car comment valoriser un actif irréel !! Pourtant des méthodes existent bel et bien et leur fiabilité est affirmée et reconnue.
La méthode des coûts consiste à recenser les dépenses engagées pour la création de la marque, pour sa protection, son entretien, son développement ...Le problème de cette méthode est qu'elle ne tient pas compte de l'érosion du temps, du manque de lien avec les bénéfices que peut en attendre celui qui exploite la marque. Elle s'applique donc aux marques « faibles » fortement concurrencées voire contournées...
La référence au marché est une autre méthode : elle consiste à rechercher le prix pour lequel ce type d'actif est vendu sur le marché ou loué (redevance proportionnelle au chiffre d'affaires auquel on affecte un coefficient correspondant à la durée de la licence ...). La limite de cette méthode tient à la forte variabilité du taux de redevance de licence (entre 2 et 10 % ce n'est plus la même valeur !).
La valorisation par les résultats directement attribuables à la marque consiste à rechercher l'impact financier de l'utilisation de la marque sur le produit. On essaie donc d'identifier le « + » produit apporté par la marque par rapport au même produit vendu sans marque . On peut ainsi comparer les prix de ventes, les marges ...On tient bien entendu compte des coûts de communication.
Le partage des résultats entre les différents actifs nécessaires à l'exploitation de la marque permet de conclure qu'en moyenne les licenciés dégagent un résultat de 20% avant impôt sur lequel ils payent une redevance moyenne de 5 % : la redevance revient à transférer aux propriétaires des droits intellectuels 5% des 20 % soit 25 % du résultat avant impôts. C'est une des valeurs possibles de la marque.
La valeur de rentabilité des marques correspond à la valeur actualisée des revenus qui leur sont attribuables, ce qui sous entend définir des prévisions et le niveau de risque de ces prévisions. On tient compte de la concurrence, de l'image de la marque, de sa force, de sa singularité. On analyse sa situation juridique et le risque correspondant, sa distinctivité, sa portée territoriale, son domaine d'exploitation, sa validité extrinsèque et sa renommée éventuelle.
Ce n'est qu'un aperçu des principales méthodes applicables pour déterminer la valeur d'une marque. Il en existe d'autres. On peut aussi les combiner entre elles. En conclusion, déterminer la valeur d'une marque n'est pas simple et c'est une affaire de spécialistes car chaque cas est différent.