Droit des Brevets en France - CHAMPION Avocats

De manière générale, un brevet d'invention est valable en droit français sous réserve d'être nouveau, inventif et suffisamment décrit.

Les dispositions légales sont identiques qu'il s'agisse d'un brevet français (article L.611.10 , L.611-14 et L.613-25 du Code de la propriété intellectuelle ou d'un brevet européen (Article 54, 56, 83 et 138 de la Convention sur le brevet européen).

Toutefois, l'application de ces dispositions diverge entre les juridictions françaises et l'Office européen des brevets.

Votre avocat en France se doit d'être vigilant lors d'une analyse comparée du dossier.

Par exemple, il n'est ainsi guère contestable que l'approche problème solution ne s'applique pas réellement devant les juridictions françaises pour apprécier l'activité inventive (engendrant une plus grande sévérité des juges français par rapport à l'OEB).

Rappelons à nos lecteurs que l'analyse de validité d'un brevet s'effectue revendication par revendication (voir ici notre commentaire précédent).

Concernant la nouveauté, les juges français appliquent une définition dégagée de longue date par la Cour de cassation :

Pour être comprise dans l'état de la technique et être privée de nouveauté, l'invention doit s'y trouver toute entière dans une seule antériorité au caractère certain, avec les mêmes éléments qui la constituent dans la même forme, le même agencement et le même fonctionnement en vue du même résultat technique.

Autrement dit, en droit français, une antériorité destructrice de la nouveauté du brevet doit divulguer l'invention dans :

- la même Forme ;

- le même Agencement ;

- le même Fonctionnement ; et en vue

- du même Résultat technique.

Le test de nouveauté FAFR défini par la Cour de cassation correspond à une analyse de la nouveauté dite contextuelle. Il est différent des critères dégagés par l'Office européen des brevets, et a pour conséquence d'être plus restrictif.

Un jugement du Tribunal de grande instance de Paris du 26 octobre 2010 est particulièrement remarquable dans l'application du test FAFR. De fait, il s'en est éloigné et a plus ou moins appliqué implicitement les critères de l'Office européen des brevets.

* *

*

Dans cette affaire, le Tribunal était confronté à un brevet français dont la revendication 1 se lisait :

Dispositif de commande de fermeture de clapet comportant une ventouse à désaimantation de sécurité (16) présentant un corps de ventouse (18) et un chapeau de ventouse (20), caractérisé en ce que des moyens (26) sont prévus pour séparer le chapeau de ventouse (20) du corps de ventouse (18) par effet de coin.

Pour simplifier, la revendication 1 couvrait une commande de clapet de fermeture avec un système de sécurité à ventouse. Ce système comportait deux parties : un corps de ventouse et un chapeau de ventouse qui repose sur le corps. L'invention de la revendication 1 se caractérisait par des moyens séparant le corps et le chapeau de ventouse par un effet de coin.

Comme l'indique le Tribunal, l'effet de coin était défini dans la description du brevet.

La revendication 1 présentait ainsi une caractéristique fonctionnelle (voire de résultat).

Les présumés contrefacteurs présentaient une antériorité Vesnitch prétendument destructrice de nouveauté.

Sans entrer dans la compréhension technique du brevet et de l'art antérieur (qui n'est pas l'objet du présent billet), le jugement du Tribunal présente un aspect relativement intéressant d'un point de vue juridique sur l'analyse de la nouveauté, à savoir la prise en compte ou non de la destination de la revendication 1.

En effet, la revendication 1 du brevet couvrait un dispositif de fermeture de clapet, alors que l'antériorité avait pour objet de déverrouiller une porte.

Le breveté argumentait donc à l'absence de défaut de nouveauté au motif qu'il ne s'agissait pas d'un dispositif de fermeture de clapet.

Le Tribunal écarte son argument et indique :

Cette antériorité se situe dans le même domaine d'activité que le brevet ALDES et il est indifférent que son but soit de déverrouiller une porte alors que le brevet ALDES vise à fermer un cla[p]et dès lors que ce qui intéresse l'homme du métier est le mécanisme pour y parvenir. La fermeture et l'ouverture mettent en oeuvre le même fonctionnement et portent donc sur une même fonction, tant dans le brevet que dans l'antériorité qui amènent au même résultat.

Cette position est plus ou moins similaire à celle de l'Office européen des brevets. L'Office écarte la destination d'une revendication (sauf à ce qu'elle conduit à des caractéristiques techniques implicites : un moule à gâteau ne peut antérioriser une moule pour pièce de fonderie. De fait, le moule à gâteau n'est pas susceptible de recevoir du métal en fusion) lors de l'appréciation de la nouveauté.

Pourtant, elle diverge substantiellement de la position de la Cour de cassation. En effet, la destination est traditionnellement prise en considération dans l'appréciation de la nouveauté en application du test FAFR, et plus précisément du critère de résultat.

Ce critère nécessite ainsi que l'antériorité divulgue l'invention revendiquée pour obtenir le même résultat.

Cette divergence de position entre l'Office européen des brevets et la Cour de cassation s'explique simplement par la prise en compte des problématiques de contrefaçon par les juridictions françaises.

De longue date, comme l'en atteste la lecture de l'ouvrage de Pouillet en 1897, la non-reproduction de la destination d'une invention permet d'échapper à la contrefaçon, même si le produit commercialisé est susceptible de reproduire la destination de l'invention.

En prenant l'exemple suivant, à savoir un brevet ayant pour revendication 1 : Pneu en caoutchouc pour une brouette de jardin, la position dominante en droit français est de considérer qu'une personne utilisant le même pneu pour un usage totalement différent ne serait pas un contrefacteur direct.

A notre connaissance, cette position est contraire à celle adoptée en droit allemand. Le simple fait que le pneu soit susceptible d'être utilisé pour une brouette de jardin constitue un acte répréhensible.

C'est pour cette raison que les juges allemands ne prennent pas en considération la destination dans l'appréciation de la nouveauté d'un produit, au contraire des juges français.

Dans l'affaire commentée, le Tribunal semble ainsi se rapprocher de la position germanique et s'écarte de la position traditionnelle française.

Il sera intéressant de voir si la Cour d'appel remettra également en cause la position traditionnelle de la Cour de cassation.

Ashvane FOWDAR

Avocat à la Cour - Ingénieur ENSAM

référence billet : DBF n°58

TGI Paris, 3ème ch., 1ère sect., 26 octobre 2010, Aldes Aeraulique c. France Air, RF Technologies

La Commission Européenne avait eu des mots très durs dans son rapport de synthèse du 8 juillet 2009 envers les laboratoires princeps. De fait, de nombreux brevets déposés apparaissaient être des brevets de barrage, sans véritable invention technique, ayant pour unique finalité de prolonger la protection d'une molécule médicamenteuse.

Sur ces vingt dernières années, l'Office européen des brevets n'a cessé de délivrer des brevets en matière de médicament, de plus en plus fragiles, en s'écartant du texte de la Convention et de ses travaux préparatoires (voir par exemple la décision contra legem G 5/83 sur la brevetabilité des secondes applications thérapeutiques sous l'empire de la CBE73).

Malgré l'examen effectué par l'Office européen des brevets, le nombre d'annulation de brevet européen relatif au domaine pharmaceutique par les juridictions nationales n'a cessé de croître.

Derrière ce constat non satisfaisant d'un point de vue sociétal - mais heureusement bénéfique pour les laboratoires de princeps non innovants - le juge français s'est naturellement écarté des critères dégagés par la jurisprudence des chambres de recours de l'Office européen des brevets.

C'est ainsi que les critères d'insuffisance de description et d'activité inventive pour les brevets de médicament sont plus sévères en France.

Par jugement du 28 septembre 2010, le Tribunal de grande instance de Paris a été confronté à la validité d'un brevet européen dont la revendication 1 réunissait trois caractéristiques :

1 - utilisation de Finastéride pour la préparation d'un médicament à absorption orale,

2 - utile pour le traitement de l'alopécie androgénique,

3 - la dose (quotidienne) du principe actif Finastéride pouvant varier de 0,05 à 1 mg.

Le breveté avait déjà déposé quelques années auparavant un brevet de seconde application thérapeutique protégeant l'utilisation de la Finastéride pour le traitement de l'alopécie androgénique, en divulguant des posologies variant entre 5 et 2000 mg.

Pour justifier d'un nouveau brevet européen objet de l'action en nullité commenté, la description indiquait seulement de manière générale :

les déposants ont découvert de manière surprenante et inattendue qu'une faible dose journalière de Finastéride est particulièrement utile dans le traitement de l'alopécie androgène.

Le demandeur à l'action en nullité soulevait notamment devant le juge français que la caractéristique 3 de posologie était exclue de la brevetabilité.

Sans grande surprise, le breveté s'appuyait sur la décision récente de la Grande chambre de recours de l'Office européen des brevets G 2/08 (pour notre commentaire de cette décision Kos : cliquer ici ) ayant jugée qu'une caractéristique de posologie n'était pas exclue de la brevetabilité.

Le Tribunal de grande instance de Paris marque son désaccord sur les conclusions de la Grande chambre de recours de l'OEB.

Il rappelle en premier lieu que les juridictions françaises ne sont pas tenues par les décisions de l'Office européen des brevets :

Comme le rappellent justement les sociétés demanderesses, les juridictions nationales françaises ne sont pas tenues par les décisions de l'OEB qui n'est pas une juridiction [...] de sorte que ces décisions mêmes rendues par la Grande Chambre de Recours ne sont que des indications de ce que l'OEB fait comme analyse pour délivrer les brevets européens.

Cette position est classique et doit être approuvée (pour un autre exemple : cliquer ici notre commentaire sur les disclaimers) : le juge français est tenu par la loi et non pas par la jurisprudence.

Puis, le Tribunal mentionne qu'

il en est de même des décisions des juridictions des Etats membres de l'Union Européenne qui alimentent le débat juridique en explicitant le raisonnement tenu par chaque juridiction nationale sur le point de droit qui leur est soumis, mais n'ont aucune valeur coercitive sur la jurisprudence nationale.

En effet, le brevet européen attaqué avait été jugé valable par la Cour d'appel anglaise, mais fut ultérieurement annulé par les tribunaux allemands et néerlandais.

Le juge français indique ainsi prendre en considération les décisions étrangères, mais ne saurait y être tenues - sauf à remettre en cause son pouvoir de souveraineté nationale.

En application de l'article 54(4) de la Convention sur le brevet européen, le Tribunal exprime son désaccord de la décision G 2/08 pour fausse interprétation de la loi :

Pour le surplus, l'article 54(4) CBE qui permet un même médicament pour un second effet thérapeutique est totalement muet sur la possibilité de breveter une certaine posologie de sorte que la réponse de la Grande [Chambre] selon laquelle "il n'est pas non plus exclu qu'un brevet puisse être délivré si une posologie est l'unique caractéristique revendiquée qui n'est pas comprise dans l'état de la technique", ne ressort pas de la Convention mais d'une interprétation de ce qu'est une posologie, c'est-à-dire une deuxième indication thérapeutique ce qu'elle n'est manifestement pas .

Les magistrats français mentionnent à ce sujet :

En effet, une posologie spécifique pour le traitement d'une maladie ne constitue ni une première ni une seconde application thérapeutique mais bien une simple indication de la fourchette dans laquelle cette substance est efficace en vue de soigner telle ou telle maladie au vu des tests et recherches effectués et explicités dans le brevet.

L'application thérapeutique se limite donc à l'utilisation même d'une substance en vue de soigner une maladie spécifique et non au choix de tel ou tel dosage au sein d'une plage de dosages efficaces.

Le Tribunal semble ainsi restreindre la notion de deuxième indication thérapeutique aux maladies, en excluant le raisonnement de l'OEB, et plus particulièrement des conséquences de la décision T 1020/03, qui a étendu la notion de nouvelle indication thérapeutique à de nouveaux dosages ou de nouvelles catégories de population.

Le Tribunal motive ensuite - de manière synthétique - sa décision d'exclure les caractéristiques de posologie :

Il appartient ensuite au praticien de déterminer dans sa démarche thérapeutique et au vu des nombreux autres éléments à prendre en compte (âge, poids et sexe du patient, antécédents et autres maladies, autres traitements suivis) quelle posologie est adaptée au traitement de la maladie soignée par cette substance .

La posologie idéale comme seule indication appartient au monde virtuel et le médecin est le seul habilité à déterminer la posologie adaptée au patient en confrontant son savoir théorique en matière de maladies et de médicaments au cas d'espèce que représente son patient tel qu'il le connaît avec toutes les interactions que ce dernier subit.

Le Tribunal en conclut :

En conséquence, il est possible de breveter un médicament en vue de traiter une première maladie puis une seconde mais pas une posologie adaptée au traitement de ces maladies puisque ce faisant, on tente de breveter une méthode thérapeutique ce qui est exclu pour appartenir au domaine du soin et pour dépendre de la seule liberté et responsabilité concomitante de chaque médecin .

Autrement dit, l'art du médecin ne saurait être approprié par quiconque et appartient librement à la société.

Nul ne peut se revendiquer propriétaire du traitement d'une maladie à un dosage donné, même si cette propriété ne pourra être opposer en France à un médecin en application de l'article L.613-5 du Code de la propriété intellectuelle.

Enfin, probablement conscient de la portée de sa décision et des nombreuses critiques des laboratoires princeps à venir, le Tribunal ajoute que le brevet est manifestement dépourvu d'activité inventive, notamment pour absence d'effet technique.

Dans tous les cas, le Tribunal aurait donc annulé le brevet attaqué et l'indique aux parties et à la Cour d'appel de Paris.

* *

*

Le jugement du Tribunal de grande instance de Paris semble ainsi partager l'opinion de la position de la chambre 3.3.02 des Chambres de recours de l'OEB, plutôt que celle de la chambre 3.3.04 suivie par la Grande chambre de recours.

Il est probable que la décision du Tribunal de grande instance de Paris du 28 septembre 2010 aura un écho important devant les autres juridictions européennes, et qu'elle soit suivie par d'autres juridictions, au grand dam de la décision de la Grande chambre de Recours peu convaincante sur l'interprétation des travaux préparatoires de la CBE73 et CBE 2000.

Ashvane FOWDAR

Référence du billet : DBF n°47

TGI Paris, 3ème ch., 1ère sect., 28 septembre 2010, Actavis Group, Alfred E. Tiefenbacher GmbH c. Merck Sharp & Dohme Corp

L'auteur de ce blog a été conseil dans une action parallèle en nullité ayant également conduit ultérieurement à la nullité de ce brevet - mais sur des motifs différents. Ceci explique l'absence de commentaire détaillée du jugement.

La décision commentée n'est pas définitive.

L'histoire du droit français des brevets peut expliquer pourquoi il diffère du droit européen des brevets défini par la pratique de l'Office Européen des Brevets. Le droit des brevets en France existe depuis bien avant 1844, alors que l'Office Européen des Brevets n'a été crée que fin des années 1970.

C'est ainsi que la lecture contemporaine du traité de droit des brevets d'Eugène Pouillet s'avère fascinante, malgré l'âge de l'ouvrage (l'exemple sur la lampe de Davy est ainsi succulent et garde toute son actualité).

De plus en plus de praticiens pensent à tort que le droit français des brevets doit nécessairement s'aligner à terme sur la pratique de l'Office Européen des Brevets.

Cette position doit être vigoureusement combattue. De fait, on ne peut comprendre le droit des brevets qu'à partir de la validité du brevet, en écartant les problématiques de contrefaçon. Ceci explique parfois les divergences entre les juridictions françaises et l'Office Européen des Brevets.

L'ordonnance de référé du 12 janvier 2010 du Président du Tribunal de grande instance de Paris met ainsi en exergue la volonté de contrôle par le juge français des différentes pratiques dégagées par l'OEB.

C'est ainsi que le magistrat statuant en référé indique :

une juridiction nationale n'est pas tenue par les décisions prises par l'OEB qui est un organisme administratif qui a pour mission de délivrer des brevets et qui remplit cette mission au visa de la convention de Munich. Ainsi, les brevets délivrés par cet organisme sont ils validés ou annulés par les juridictions nationales qui font leur propre analyse de la convention de Munich .

En l'espèce, la société défenderesse soutenait que la pratique des disclaimers selon l'OEB constituait une contestation sérieuse susceptible de mettre en échec une action en interdiction provisoire.

A ce sujet, le juge des référés rappelle ses pouvoirs limités :

Il n'appartient pas au juge des référés de statuer sur la validité des disclaimers tels que la Grande Chambre de recours les a crées et développés sur le fondement des articles 54-3 de la convention de Munich.

Toutefois, il récapitule la pratique admise par l'OEB des disclaimers sur les divulgations intercalaires et ses conséquences :

l'OEB a permis à un déposant de bonne foi qui n'a pas connaissance d'une demande de brevet déposée mais non publiée traitant du même problème et apportant la même solution à une date antérieure à son propre dépôt de "sauver son brevet" en introduisant une caractéristique négative dans la revendication 1 qui exclut d'une caractéristique générale des modes de réalisation ou des domaines particuliers.

Ainsi l'article 54 de la CBE continue à éviter tout problème de double brevetabilité mais la pratique du disclaimer permet au déposant de bonne foi de conserver une part de l'invention et par conséquent du monopole des produits couverts par cette invention.

Analysant le contenu du brevet, le juge des référés mentionne ensuite que la validité des disclaimers admis par l'Office Européen des Brevets constitue en soi une contestation sérieuse et nécessite une décision au fond :

Le fait que le brevet EP 443 résulte de la pratique du disclaimer constitue une contestation sérieuse qu'il appartiendra aux juges du fond de trancher dans la mesure où effectivement aucun élément ne ressort de la description du brevet EP 443 pour laisser entendre que la molécule fexofénadine de la société SEPRACOR traite plus spécifiquement les patients n'ayant pas un problème hépatique et souffrant de rhinite allergique de sorte d'une part il existe un réel problème de suffisance de description et d'autre part un débat sur lequel les juridictions de fond en France n'ont pas encore statué à savoir la pratique du disclaimer et sa légalité au regard des dispositions de la convention de Munich dans son ancienne version et dans la version 2000 et notamment de l'article 123(2) de la CBE et du problème de l'extension au-delà de la demande.

Le juge des référés déboute le demandeur de son action en interdiction provisoire, notamment en se fondant sur cette contestation sérieuse.

Cette ordonnance de référé méritait d'être signalée. Elle rappelle que le juge français ne souhaite pas faire sienne automatiquement des conclusions de la Grande chambre de recours de l'Office Européen des Brevets, et plus précisément des décisions G 1/03 et G 1/04.

Cette tendance - ancienne (voir l'arrêt de la Cour de cassation sur la validité des secondes applications thérapeutiques) - s'explique par les nuances apportées par l'analyse de la contrefaçon, mais aussi par une séparation ancrée en France entre le pouvoir juridictionnel et le pouvoir exécutif.

Méfiance en France sur l'introduction d'un disclaimer, même admis par l'Office Européen des Brevets et sa Grande chambre de recours... Le disclaimer n'est pas nécessairement la panacée annoncée, et n'a pas sûrement pas terminé sa gestation devant nos juridictions nationales...

TGI Paris, réf., 12 janvier 2010, Aventis Pharma c. Teva Santé

L'auteur de ce blog a travaillé sur cette affaire pour le compte de la société Teva Santé. Ceci explique l'absence de commentaire détaillé de l'ordonnance de référé.

Pour vous permettre de retrouver plus facilement les billets de DBF, nous avons classé l'ensemble des billets de manière thématique.

Généralités sur la validité des brevets

Qu'est ce qu'un brevet protège ? ici

L'enveloppe Soleau : ici

Exclusion de brevetabilité

G 2/08 : Médicaments et revendication de seconde application thérapeutique fondée sur un régime posologique : ici

Les caractéristiques de posologie exclues en droit français des brevets ? ici

Nouveauté

La validité incertaine des disclaimers OEB en France : ici

Activité inventive

Activité inventive et classification internationale des brevets : ici

Insuffisance de description

Extension de l'objet de la demande

Procédure de délivrance INPI/OEB

Décret n°2009-10 du 6 janvier 2010 relatif à la publication du Traité PLT : des difficultés à prévoir... : ici

Les conséquences d'un dépôt par un titulaire inexistant : ici

Articulation entre brevet français et brevet européen : ici, ici et ici

Substitution d'un brevet français par un brevet européen : non paiement des annuités : ici

Protocole de Londres et traduction du brevet européen : ici

Action en nullité en France et devant l'OEB

Compétence juridictionnelle en France : ici

mise à jour : 16/01/11

A des fins administratives et de recherches documentaires, chaque brevet est classé dans une ou plusieurs classes dite(s) internationale(s) en fonction de son domaine technique.

La classification internationale des brevets a un caractère administratif en application de l'article 4 de l'Arrangement de Strasbourg du 24 mars 1971 (et non 1991 !).

Toutefois, pour essayer de démontrer que l'homme du métier aurait pris en considération un brevet européen 1 075 058 comme état de la technique sans faire preuve de la moindre activité inventive, les présumés contrefacteurs appartenant au groupe ThyssenKrupp mettent en avant que la classification internationale pour le brevet base de l'action en contrefaçon et celle du brevet de l'état de la technique sont identiques.

Par conséquent, les sociétés ThyssenKrupp concluent que l'homme du métier aurait pris en considération le brevet européen EP 1 075 058.

Par arrêt du 17 décembre 2008, la Cour d'appel de Colmar accueille favorablement l'argument et prononcera ainsi la nullité du brevet pour défaut d'activité inventive.

C'est sans grande surprise que la Cour de cassation par arrêt du 15 juin 2010 casse l'arrêt d'appel pour défaut de base légale. De fait, l'appréciation de l'activité inventive (article L.611-14 du Code de propriété intellectuelle) ne peut se fonder sur une simple comparaison des classifications internationales pour déterminer l'état de la technique pertinent pour l'homme du métier.

Cet arrêt apporte selon nous deux enseignements :

1. La Cour de cassation accepte de contrôler et de censurer les juges du fond sur l'appréciation de l'état de la technique pertinent pour l'homme du métier. La Haute Juridiction ne se réfugie pas - à raison - derrière le pouvoir souverain d'appréciation des faits par les juges du fond.

2. La classification internationale ne peut suffire seule pour convaincre qu'un brevet appartient à l'état de la technique pertinent pour l'homme du métier. Toutefois, nous soutenons que cela peut constituer un indice parmi d'autres.

Les lecteurs assidus des arrêts de la Cour de cassation noteront la reprise de la définition de l'homme du métier exposée récemment dans l'affaire des plafonds tendus.

On peut regretter cette définition quelque peu restrictive et artificielle... mais ceci ne mérite pas un billet, mais plutôt un véritable article de doctrine sur la détermination de l'homme du métier en droit français.

Com. 15 juin 2010, n°09-11931, PTC c. Thyssenkrupp

M. Philippe R., ancien ingénieur géologue auprès du groupe pétrolier Elf assigne son ancien employeur pour qualifier les inventions, dont il est co-inventeur et déposés par Elf ou Halliburton dans le cadre d'un contrat de recherche, d'hors mission. Le demandeur essaie ainsi d'obtenir une indemnisation de juste prix prévu par l'article L.611-7 du Code de la propriété intellectuelle.

Par jugement du 17 février 2010, le Tribunal de grande instance de Paris déboute M. Philippe R. sur la qualification d'invention hors mission des 7 brevets dont il se prévaut et considère que les inventions ont été réalisées dans le cadre de son contrat de travail.

Le Tribunal reste ainsi uniquement saisi de la question de la rémunération supplémentaire et applique les dispositions les plus favorables au salarié pour déterminer le montant de la rémunération supplémentaire.

Entre le texte de loi de l'article L.611-7 du Code de la propriété intellectuelle, la convention collective et l'accord d'entreprise, le Tribunal se réfère à l'accord d'entreprise et condamne la société Elf à payer la somme globale de 50 000 euros.

Les inventeurs noteront avec intérêt que la demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile (frais de justice : avocats...) a été intégralement accordée par le Tribunal.

Récapitulatif

Domaine technique : géologie - pétrole

Objet : 5 brevets français et 2 brevets américains US - Co-inventeurs

Demandes : inventions hors mission - 10 500 000 euros + 35 000 euros article 700 CPC

Revenus générés par les brevets : 2 000 000 euros

Proposition de la CNIS : 50 000 euros

Jugement du Tribunal : invention de mission - 50 000 euros + 35 000 euros article 700 CPC.

Ratio revenus générés/DI : 2,5 %

TGI Paris, 3ème ch. 3ème sect., 17 février 2010, Philippe R. c. Elf EP, n°08/00575

Le 19 février 2010, la Grande Chambre de Recours de l'Office Européen des Brevets a rendu une décision fort attendue en matière pharmaceutique.

En l'espèce, un médicament pour une application thérapeutique donnée était connu pour être administré par voie orale au moins deux fois par jour.

Un laboratoire pharmaceutique dépose ensuite un brevet revendiquant ce médicament pour l'application thérapeutique donnée administré par voie orale, mais seulement une fois par jour au coucher.

La prise unique au coucher permettait selon le laboratoire pharmaceutique de diminuer les effets secondaires hépatiques.

La question était de savoir si un nouveau régime posologique pouvait conférer de la nouveauté, et par la suite être brevetable.

La Grande Chambre de Recours de l'Office Européen des Brevets , dans sa décision G 2/08, dite Kos, répond positivement.

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Les décisions de la Grande Chambre de Recours de l'Office Européen des Brevets ne lient pas les juridictions françaises. Toutefois, elles sont très influentes dans l'élaboration de la jurisprudence française en droit des brevets.

Néanmoins, on peut s'interroger si les magistrats français suivront l'enseignement de la décision de la Grande Chambre de Recours.

La Cour de cassation -- à bon droit, et de manière prémonitoire -- avait jugé que les secondes applications thérapeutiques n'étaient pas brevetables en application des dispositions de la CBE 73, contrairement à la décision G 1/83.

Plus récemment, le juge des référés du Tribunal de grande instance de Paris a estimé que la validité en droit français des disclaimers au sens des décisions G 1/03 et G 2/03 était une contestation sérieuse.

La décision G 2/08 fera certainement l'objet d'un débat nourri devant les prétoires français, d'autant plus que la notion de nouvel effet technique de la posologie est discutable.

Avec la décision G 2/08, les génériqueurs auront ainsi tout intérêt de publier des articles sur des médicaments envisageant toutes les posologies théoriquement possibles, pour créer des arts antérieurs opposables au titre de la nouveauté à ce nouveau type de brevets...

Enfin, la Grande Chambre de Recours, par un arrêt de règlement, invite dans un délai de trois mois à compter la publication de la décision au Journal Officiel de l'Office Européen des Brevets d'abandonner la rédaction des revendications sous forme suisse, sous peine de défaut de nouveauté.

Entre la CBE 1973 et la CBE 2000, l'appréciation de la nouveauté n'est ainsi pas la même...

Après avoir rappelé l'articulation entre opposition devant l'Office Européen des Brevets et action en contrefaçon de brevet devant une juridiction française, puis les conditions du sursis à statuer de droit de l'article L.614-15 du Code de la propriété intellectuelle, le jugement du 1er juillet 2009, Wagon c. Dura, rendu par le Tribunal de grande instance de Paris est fort intéressant sur les conditions d'octroi d'un sursis à statuer facultatif.

Pour un rappel des faits, nous renvoyons les lecteurs vers notre précédent billet.

Outre le sursis de droit, la société Dura demandait au Tribunal de surseoir à statuer dans l'attente de la fin de la procédure d'opposition devant l'Office Européen des Brevets (Division d'opposition et Chambre de recours technique).

Cette demande se fonde non pas sur le Code de la propriété intellectuelle, mais sur l'article 378 du Code de procédure civile qui dispose :

La décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine.

Ce type de sursis est qualifié de facultatif, car le Tribunal a la faculté de le refuser souverainement, le seul critère existant étant la bonne administration de la justice.

Que signifie ce critère dans le cas d'une opposition formée devant l'Office Européen des Brevets ?

Est-ce nécessaire de geler l'action en contrefaçon devant les juridictions nationales pendant 3 à 4 ans dans l'attente d'une décision d'un organe administratif qui ne lie pas le juge national ?

La jurisprudence dominante rappelle ainsi que l'opposition doit être motivée et sérieuse pour que le sursis à statuer soit octroyé.

En pratique, aujourd'hui, cela signifie que l'avocat du contrefacteur allégué devra plaider en temps limité le contenu de l'opposition devant le Tribunal dans sa formation collégiale et convaincre des chances de succès de l'opposition.

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Le jugement commenté en est une parfaite illustration : le Tribunal déboute la demande de sursis à statuer en motivant techniquement sa décision. Les magistrats estiment ainsi qu'au vu des documents versés, l'opposition a peu de chance de prospérer.

Cette décision est particulièrement intéressante, car elle semble ajouter une condition supplémentaire au critère d'opposition sérieuse et motivée : l'opposant (ou présumé contrefacteur) doit ainsi requérir devant la Division d'opposition une procédure accélérée.

Cette requête en procédure accélérée permet de démontrer en apparence que le présumé contrefacteur n'essaie pas de retarder excessivement l'action en contrefaçon.

Toutefois, en pratique, il semble qu'un courrier adressé directement par le Tribunal à l'Office Européen des Brevets est plus efficace pour accélérer la procédure, appuyé préalablement par des requêtes en procédure accélérée, que de simples requêtes isolées des parties.

Dans le même sens, décrocher son combiné téléphonique peut permettre d'accélérer l'obtention de l'opinion préliminaire de la Division d'opposition.

Néanmoins, la notion de procédure accélérée devant l'Office Européen des Brevets n'a malheureusement pas le même sens que devant les juridictions françaises : au mieux la procédure d'opposition se déroulera sur deux à trois années.

Cette longue période de sursis, où l'insécurité juridique règne aussi bien pour le titulaire du brevet (qui voit son monopole violé par le présumé contrefacteur), que pour l'opposant (dont le montant des dommages-intérêts potentiels augmente au cours du temps) explique l'octroi du sursis à statuer dans l'attente d'une décision définitive de l'Office Européen des Brevets est loin d'être anodin.

TGI Paris, 3ème ch., 3ème sect., 1 juillet 2009, Wagon c. Dura, B20090137

Le dépôt d'une demande de brevet ou d'un certificat complémentaire de protection peut être une tâche hautement périlleuse, comme le rappelle un arrêt du 25 novembre 2009 rendu par la Cour d'appel de Paris.

En l'espèce, une société Prodes SA dépose une demande de brevet européen et la cède quelques mois plus tard à une société Prodesfarma SA.

En application du règlement UE n°1768/92, un certificat complémentaire de protection (CCP) est demandé pour l'anti-inflammatoire connu sous le nom commercial Cartrex pour ce brevet à la suite d'une première Autorisation de mise sur le marché (AMM).

Toutefois, la demande de CCP a été déposée le 16 juin 1998 non pas par le titulaire du brevet, mais par son prédécesseur en droit : Prodes SA.

Observant la présence de génériqueurs sur le marché avant la date d'expiration du CCP, la société Prodesfarma SA, devenue Almirall Prodesfarma SA, s'empresse de corriger l'erreur par l'inscription d'une requête en rectification d'erreur matérielle au Registre national des brevets.

Ainsi, les apparences sont enfin sauves : le CCP appartient bien au titulaire du brevet.

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La Cour d'appel de Paris ne partage pas cette position, à la suite d'une action en contrefaçon intentée par la société Almirall Prodesfarma, devenue par la suite Almirall SA.

Le Tribunal avait annulé -- selon nous, à bon droit, malgré la carence de l'article 15 du règlement UE 1768/92 -- le CCP au motif que le CCP n'avait pas été demandé par le titulaire du brevet en violation de l'article 6 du règlement communautaire UE n°1768/92.

La Cour d'appel choisit une voie plus audacieuse : elle déclare la société Almirall SA irrecevable pour défaut de qualité à agir en contrefaçon.

Dans un premier temps, la Cour constate que l'inscription de rectification d'erreur matérielle est sans portée, car il ne s'agit pas d'une erreur matérielle (la Cour ne peut pas annuler l'inscription, car elle n'en a pas la compétence).

Dans un deuxième temps, en l'absence d'inscription d'une cession du CCP (présumé valable) au Registre national des brevets, la Cour constate que la société Prodesfarma, devenue Almirall SA, n'a pas qualité pour agir en contrefaçon : elle est donc irrecevable.

La position rigoriste de la Cour doit être approuvée d'un point de vue procédural.

Le dépôt d'un CCP par une personne autre que le titulaire du brevet a ainsi des conséquences fâcheuses et ne peut être régularisé par la suite. Seul un nouveau dépôt par le véritable titulaire du brevet dans les délais prévus par le règlement UE n°1768/92 aurait pu réparer la première erreur.

Cette histoire de dépôt de CCP démontre que le dépôt d'une demande de CCP (ou de brevet) nécessite la plus grande vigilance.

CA Paris, 5.1, 25 novembre 2009, Almirall c. Mylan

Les conférences en France en matière de droit des brevets sont relativement rares. La Cour de cassation et Science Po organisent des conférences sur le thème Droit et économie de la propriété intelllectuelle.

La huitième conférence aura lieu le lundi 1er mars 2010 de 18h30 à 20h30 en Grand'Chambre de la Cour de cassation et le sujet intéressera probablement les praticiens du droit des brevets.

Voici les informations disponibles sur le site de la Cour de cassation :

Les nouveaux territoires du brevet : biotechnologies, logiciel, business methods

Intervenants :

* Michel Trommetter, chargé de recherche à l'INRA de Grenoble et chercheur associé au laboratoire d'économétrie

* Jean-Christophe Galloux, professeur à l'Université Paris 2 Panthéon-Assas, directeur du master de propriété industrielle

DBF essaiera de mettre en ligne les prochaines conférences relatives en droit des brevets. Si vous en connaissez, n'hésitez pas à envoyer un email ;-)

Nombre de clients ont du mal à appréhender la portée de la protection conférée par un brevet délivré.

La réponse naturelle à la question posée est une invention. Ce n'est pas tout à fait exact et constitue une source de confusion.

Un brevet se décompose généralement en trois grandes parties :

-- une description : elle explique à l'homme du métier comment mettre en oeuvre l'invention revendiquée.

En général, la description commence par une mise en avant de l'état de la technique avant le dépôt de la demande de brevet selon le breveté et les problèmes et inconvénients encourus.

Puis, elle explique de manière sommaire l'invention et les problèmes résolus et avantages obtenus.

Ensuite, elle énumère les figures du brevet.

Enfin, elle comprend une description détaillée de l'invention.

-- des figures (facultatives) : elles permettent de mieux appréhender l'invention.

-- des revendications : elles définissent l'étendue de la protection conférée par le brevet délivré, en application des articles L. 613-2 du Code de la propriété intellectuelle pour les brevets français et 69 de la Convention sur le brevet européen pour les parties françaises de brevet européen.

Ce sont les revendications qui sont la pièce maîtresse du brevet : pas de reproduction de la revendication, pas de contrefaçon.

Pourtant, tel ne fut pas le cas dans le passé. En application de la loi du 5 juillet 1844 et jusqu'en 1968, les revendications n'existaient pas et seules la description et les figures permettaient de définir l'étendue de la protection conférée par le brevet et étaient l'objet de laborieuses discussions et effets de manche devant les prétoires.

C'est dans ce contexte, pour améliorer la sécurité juridique, que le législateur a mis en place les revendications pour définir la protection d'un brevet.

Ce bref rappel historique permet de comprendre la réponse à la question, objet du présent billet.

* * *

Qu'est ce que protège un brevet ?

L'invention couverte par les revendications.

L'image en haut à gauche correspond aux figures d'un brevet délivré en 1885

Dans un délai de 9 mois à compter de la délivrance du brevet européen, toute personne peut former une opposition devant la Division d'opposition de l'Office Européen des Brevets à Munich. De manière centralisée, pour tous les états contractants désignés par le brevet, la Division d'opposition peut maintenir le brevet tel que délivré, le maintenir sous une forme modifiée ou le révoquer.

La décision de la Division d'opposition est sujette à un recours suspensif devant la Chambre de recours de l'Office Européen des Brevets.

Au final, cette procédure d'opposition devant notamment des membres techniciens peut facilement durer entre 3 et 5 ans pour l'obtention d'une décision définitive.

En France, la Division d'opposition et la Chambre de recours ne sont pas considérées comme une juridiction, mais comme une simple administration.

Comme le rappelle la Cour de cassation, leurs décisions ne lient pas les juridictions françaises. Toutefois, une décision définitive de révocation du brevet européen s'impose aux juges français.

En revanche, si le brevet est maintenu, les magistrats français peuvent annuler la partie française du brevet européen.

Au final, en défense, l'avocat en concertation avec son client et ses conseils doit définir la meilleure stratégie entre annulation du brevet juridiction par juridiction, ou révocation centralisée du brevet pour toute l'Europe.

Le choix est complexe et les paramètres nombreux (ce n'est pas l'objet du présent billet).

Lorsqu'une action en contrefaçon est engagée devant le Tribunal, il est fréquent que le présumé contrefacteur demande le sursis à statuer dans l'attente d'une décision définitive de l'Office Européen des Brevets dans le cadre d'une procédure d'opposition.

Pour le présumé contrefacteur, cela permet de limiter les frais de justice à travers l'Europe et de se concentrer sur la procédure d'opposition devant l'Office Européen des Brevets.

Pour le titulaire du brevet, cela signifie un non-respect prolongé de son monopole dans l'attente de la décision de la Chambre de recours maintenant son brevet, puis d'une décision du Tribunal sous réserve de l'exécution provisoire (plus de 4-5 ans de procédure à prévoir !).

Tel est le dilemme pour le Tribunal et l'objet de la prochaine décision commentée.

Le brevet est un titre récompensant un inventeur par l'octroi d'une protection de l'invention d'une durée de 20 ans en échange du progrès technique apporté et rendu accessible notamment auprès de la communauté scientifique et industrielle.

Les frais de dépôt, d'honoraires de conseil et de maintien du brevet sont relativement élevés (de l'ordre de 40 keuros pour un brevet européen pour 7 pays sur 20 ans).

Malheureusement, des personnes peu scrupuleuses font miroiter que le dépôt d'une enveloppe Soleau assure une protection à moindre frais de l'invention.

L'enveloppe Soleau correspond en réalité à deux enveloppes, avec un même contenu scellé, déposées auprès de l'Institut National de la Propriété Industrielle. L'INPI certifie la date de dépôt et remet l'une des enveloppes au déposant. Le titulaire de l'enveloppe pourra la faire ouvrir – de préférence devant un huissier de justice ou un greffier – pour établir qu'il avait connaissance de son contenu à la date de dépôt.

Inefficace en brevet : pourquoi ?

Idée reçue n°1 : Je suis le premier à avoir découvert l'invention comme l'atteste mon enveloppe Soleau ! L'invention m'appartient !

Faux : Contrairement au droit d'auteur, seule la formalité de dépôt d'une demande de brevet assure la protection de l'innovation technologique.

Seul le premier déposant rendant accessible auprès du public une invention nouvelle et inventive peut bénéficier d'un monopole de 20 ans par brevet. L'enveloppe Soleau ne rend pas accessible au public l'invention !

Idée reçue n°2 : Je suis le premier à avoir découvert l'invention comme l'atteste mon enveloppe Soleau ! Mon concurrent avec son brevet postérieur sur la même invention ne peut pas me l'opposer !

Vrai/Faux : L'article L.613-7 (possession personnelle antérieure) du Code de propriété intellectuelle indique certes :

Toute personne qui, de bonne foi, à la date de dépôt ou de priorité d'un brevet, était, sur le territoire où le présent livre est applicable en possession de l'invention objet du brevet, a le droit, à titre personnel, d'exploiter l'invention malgré l'existence du brevet.

En pratique, c'est bien plus compliqué...

Déjà, l'enveloppe Soleau ne comporte que 7 feuilles ! Difficile d'y glisser tous les détails d'une invention, même si l'on pourrait envisager de déposer plusieurs enveloppes Soleau...

De plus, la possession de l'invention doit avoir lieu en France, et non pas à l'étranger par exemple par l'intermédiaire d'une filiale !

Enfin, la comparaison entre le brevet de votre concurrent avec votre enveloppe Soleau est un exercice souvent difficile et périlleux...comme l'illustre les déboires de ce pauvre contrefacteur avec son enveloppe Soleau (voir décision ci-dessous)...

Et l'article L.613-7 du Code de propriété intellectuelle ne concerne que le territoire français et ne règle pas le problème à l'étranger !

Moralité : l'enveloppe Soleau, c'est la fausse bonne idée du droit des brevets.

CA Paris, 4A, 4 juin 2008, Idass c. Sofibrie, B20080109