Droit des Brevets en France - CHAMPION Avocats

Par arrêt du 8 mars 2011, la Cour de Justice de l'Union Européenne a déclaré le projet de Cour européenne des brevets (EPLA ou plus récemment UPLS United patent litigation system) comme non conforme au Traité de l'Union.

Cette décision est en conformité avec l'opinion de l'Avocat général déjà commentée par nos soins ici

Commentaire détaillée à venir

CJUE, 8 mars 2011, Avis sur la conformité du projet EPLA / UPLS

La réception d'une assignation en contrefaçon de brevet est souvent problématique pour une entreprise, compte tenu des frais importants de défense engendrés (entre 30 à 100 keuros) et des risques associés à l'action en contrefaçon de brevet.

Contrairement aux États-Unis, le succès d'une action en contrefaçon de brevet en France implique - dès la première instance, sous bénéfice de l'exécution provisoire - une interdiction automatique de commercialiser le produit argué de contrefaçon et le paiement de dommages-intérêts.

Idéalement, une stratégie de veille technologique et des droits de propriété industrielle de ses concurrents doit permettre d'anticiper une éventuelle action en contrefaçon de brevet. C'est ainsi que de nombreuses entreprises lancent de nouveaux produits en pleine connaissance des droits de propriété industrielle. Devant un brevet gênant, plusieurs stratégies peuvent être anticipées :

- contourner le brevet par une solution technique non contrefaisante ;

- détenir des arguments solides d'invalidité du brevet ; ou

- négocier avec son concurrent une licence du brevet gênant.

Lors de la réception d'une assignation en contrefaçon de brevet, il est ainsi de plus en plus fréquent que le présumé contrefacteur soumette à son avocat des arguments d'invalidité ou de non-contrefaçon du brevet.

Malheureusement, de nombreuses sociétés ne mettent pas en place une stratégie de veille technologique et des droits de propriété industrielle et se retrouvent en difficulté potentielle face à une assignation en contrefaçon de brevet.

Préalablement, l'avocat se doit de déterminer les chances de succès de l'action en justice, puis les risques financiers associés à un jugement défavorable pour le présumé contrefacteur. Ceci est essentiel pour permettre à ses dirigeants de prendre une véritable décision stratégique : chance de succès pour le présumé contrefacteur sur la validité du brevet : 70 % ; sur la contrefaçon du brevet : 10 % ; risques financiers associés : 25 % du chiffre d'affaires. Que faire ?

Ce billet ne peut répondre à cette question essentielle. Après près d'une centaine de contentieux de brevets traités sur ces 6 dernières années, nous ne pouvons que constater la différence de chacun des cas, avec des stratégies différentes...

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En revanche, un arrêt de la Cour de cassation du 8 février 2011 doit retenir l'attention de tout chef d'entreprise.

Confrontés à une action en contrefaçon, les dirigeants du présumé contrefacteur évoquaient dans un magazine spécialisé : « On n'a pas voulu jouer avec le feu. On a pris le problème par tous les sens et c'était plus sage de refaire des vélos. Mais on verra la conclusion du procès ».

Le présumé contrefacteur a ainsi choisi de stopper la commercialisation du produit litigieux dans l'attente de l'issue du procès.

Les juges du fond donneront tort au breveté et jugeront finalement le brevet non contrefait.

Par conséquent, le présumé contrefacteur innocent demande l'octroi de dommages-intérêts compte tenu son arrêt de commercialisation. Probablement dans un souci d'équité, la Cour d'appel fait droit à cette demande.

Sans grande surprise, la Cour de cassation casse l'arrêt d'appel pour défaut de base légale.

La Cour de cassation vise l'article 1382 du Code civil, fondement de la responsabilité délictuelle. Ceci nécessite la réunion de trois conditions : une faute, un lien de causalité et un préjudice.

La Haute Juridiction condamne le raisonnement de la Cour d'appel au motif qu'elle n'a pas caractérisé de faute.

En effet, seul le prononcé d'une décision de justice ayant force exécutoire (en général, après signification par voie d'huissier du jugement ou de l'arrêt) engendre l'obligation de stopper la commercialisation du produit litigieux. Avant la signification de la décision, il s'agit d'une simple décision stratégique du présumé contrefacteur parmi d'autres - à l'instar d'un arrêt de commercialisation par une société découvrant fortuitement un brevet concurrent valable et susceptible d'être contrefait.

Ceci n'est donc pas une faute civile en soi.

De ce fait, il est fort improbable que la Cour d'appel de renvoi suite à la cassation fasse droit à la demande d'indemnisation du pauvre présumé contrefacteur innocent.

Trop précautionneux ne rime donc pas forcément avec bénéfice.

Ashvane FOWDAR

Avocat à la Cour

référence : DBF n°54

Com., 8 février 2011, Cycles Lapierre c. José Alvarez

Trois ans après la promulgation de la loi du 29 octobre 2007 de lutte contre la contrefaçon, le groupe de travail présidé par les sénateurs Béteille et Yung a remis un rapport d'information de 79 pages sur cette loi.

Les principaux enseignements de ce rapport en matière de brevet sont les suivants :

1. Parmi les recommandations du groupe de travail, le lecteur notera une volonté de centraliser le contentieux des obtentions végétales sur le Tribunal de grande instance de Paris. Adieu, les déplacements bucoliques en province, loin de la pollution parisienne ? Pourquoi pas, avec seulement 5 affaires par an, il serait objectivement préférable de donner compétence au TGI de Paris, pour cette matière assez proche du droit des brevets.

2. Le groupe de travail recommande également une meilleure spécialisation de nos magistrats. On ne peut que s'en réjouir... si l'on souhaite que la France devienne la place forte du droit des brevets en Europe.

3. Le groupe de travail souhaite également la restitution des bénéfices réalisés injustement par un contrefacteur de mauvaise foi. Nous ne partageons pas cette position. La voie pénale existe sur le papier et permettrait d'arriver aux mêmes fins. Il serait nécessaire que les avocats deviennent plus audacieux, et ouvrent le contentieux du droit des brevets en matière pénale. Dans le même temps, il serait nécessaire que nos juges civils du droit des brevets composent les formations pénales.

De plus, nous maintenons que la confiscation des bénéfices du contrefacteur ne devrait pas bénéficier au breveté, mais seulement au Trésor Public.

4. Le groupe de travail encourage le droit à l'information, avant la moindre condamnation au fond. Cette position n'est pas acceptable en droit des brevets, où les enjeux sont complexes. Le titulaire d'un brevet fragile, délivré seulement par l'INPI (qui ne vérifie que la nouveauté manifeste, et non pas l'activité inventive) pourrait ainsi obtenir toutes les informations sensibles qu'il souhaite de la part de ses concurrents.

Ceci serait donc une nouvelle ouverture vers l'instrumentalisation de la justice en droit des brevets.

Au-delà des recommandations, on notera qu'en 2009, 350 affaires de brevets ont été introduites devant le Tribunal de grande instance de Paris.

Le reste du rapport s'avère intéressant sur l'évaluation des dommages-intérêts.

Les sénateurs souhaitent tendre vers une plus grande sévérité à l'encontre des contrefacteurs.

Si à court terme, les sociétés françaises y trouveront leur compte, à moyen terme cette volonté politique pourrait s'avérer à leur égard désastreuses, étant rappelé que les sociétés chinoises et indiennes deviendront probablement les nouveaux innovateurs du monde à venir, au contraire des sociétés françaises.

En somme, l'arroseur arrosé ...

Dans un précédent billet, nous avions relaté un arrêt de la Cour d'appel de Paris en date du 18 novembre 2009 ayant infirmé une ordonnance de rétractation du Président du Tribunal de grande instance de Paris en date du 15 avril 2009.

Pour un rappel des faits, nos lecteurs sont invités à relire ce précédent billet ici .

Certains commentateurs avaient acquiescé à la solution juridique retenue par la Cour d'appel.

Pour notre part, nous avions en revanche posé des réserves dans notre billet du 17 décembre 2009.

Mécontent de l'arrêt, le saisi a formé un pourvoi en cassation.

Bien lui en a pris...

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Par arrêt du 14 décembre 2010, la Cour de cassation a ainsi cassé l'arrêt de la Cour d'appel de Paris pour violation des articles L. 615-2, L.615-5 et R.615-2 du Code de la propriété intellectuelle.

L'attendu de cassation est particulièrement net :

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la faculté de procéder à une saisie-contrefaçon en matière de brevet ou de certificat complémentaire de protection n'est ouverte qu'aux personnes énumérées à l'article L.615-2 du code de la propriété intellectuelle qui justifient non seulement de l'existence du titre sur lequel elles se fondent mais également de ce que celui-ci est toujours en vigueur à la date de présentation de la requête , la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Dans cet arrêt de principe publié au bulletin de la Cour de cassation, la Haute juridiction rappelle ainsi que pour requérir une saisie-contrefaçon, le requérant doit :

- justifier de l'existence du brevet ;

- justifier que le brevet est toujours en vigueur à la date de présentation de la requête.

De plus, la Cour de cassation tranche définitivement le litige en cassant l'arrêt des juges du fond sans le renvoyer vers une cour d'appel autrement composée.

Ashvane FOWDAR

Référence DBF : n°49

Cour de cassation, chambre commerciale, 14 décembre 2010, Sankyo c. Sandoz

Des jérémiades sur les annulations de saisie-contrefaçon se font de plus en plus souvent entendre de part et autre. Pourtant, la saisie-contrefaçon, procédure exorbitante du droit commun, permet une atteinte à la vie privée et une violation du domicile.

Certaines personnes estiment ainsi que la violation du domicile d'une personne morale par une saisie-contrefaçon n'est guère gravissime, voire n'est qu'un outil de la guerre économique entre entreprises concurrentes.

Cette position, contraire aux droits et libertés fondamentales, doit être vigoureusement combattue.

Toute saisie annulée ou rétractée doit conduire selon nous à l'octroi de dommages-intérêts, même symboliques pour atteinte au domicile ou violation de la vie privée.

Par jugement du 30 septembre 2009, le Tribunal de grande instance de Paris a été confronté à un titulaire de brevet ayant rendu une copie entachée d'un nombre considérable d'erreurs.

En lisant le jugement, on découvre de manière circonspecte que :

- la saisie-contrefaçon de brevet a été demandée devant le Président du Tribunal de grande instance du Puy en Velay ;

- aucune justification des droits du requérant sur le brevet n'a été présentée au juge signataire de l'ordonnance ;

- le responsable produit du breveté a participé aux opérations de saisie-contrefaçon.

Sans grande surprise, le Président du Tribunal de grande instance du Puy en Velay a été contraint de rétracter son ordonnance.

De façon surprenante, le Tribunal de grande instance de Paris refuse d'annuler l'un des procès-verbaux de saisie-contrefaçon au motif que ces éléments de preuves venant à l'appui des actions en contrefaçon n'étant plus soumis à l'appréciation du Tribunal, cette demande en nullité est donc également sans objet.

La motivation ne nous semble pas convaincante.

En effet, en application de l'article 4 du Code de procédure civile, l'objet du litige est défini non pas par le juge, mais pas les parties. A partir du moment où l'une des parties demande la nullité du procès-verbal de saisie-contrefaçon, le juge doit statuer sur sa demande.

En revanche, le Tribunal aurait pu déclarer la demande en annulation irrecevable pour défaut d'intérêt à agir - ce qui semble être implicitement son raisonnement.

Toutefois, il nous semble que quiconque observant une atteinte à sa vie privée et à son domicile a intérêt à faire juger sur le principe que cette atteinte est irrégulière, même s'il ne demande aucun dommage-intérêt.

Par conséquent, nous sommes d'avis que le Tribunal aurait du se prononcer sur la validité du procès-verbal de saisie-contrefaçon.

Toutefois, ce jugement du Tribunal apporte un enseignement concis et intéressant, à propos des conséquences d'une procédure de saisie-contrefaçon nulle :

En conséquence, il apparaît que les opérations de saisie ont permis aux sociétés demanderesses de prendre connaissance dans des conditions illicites d'éléments comptables de la société FRANCOIS INGLESE, des factures et la liste des extraits de compte tiers ayant été saisis .

Le préjudice subi par la société FRANCOIS INGLESE, à la suite de cette saisine irrégulière sera évalué à la somme de 10 000 euros.

Le Tribunal rappelle donc qu'une saisie-contrefaçon constitue une atteinte du secret des affaires en permettant d'avoir accès à des documents confidentiels.

En effet, le fichier client d'une entreprise a une valeur inestimable.

Le breveté est ainsi condamné au paiement d'une somme de 10 000 euros pour les conséquences de sa saisie-contrefaçon irrégulière.

Moralité : les conséquences d'une saisie-contrefaçon irrégulière ou nulle ne sont pas inexistantes et peuvent conduire à une condamnation pécuniaire... Vigilance...

TGI Paris, 3ème ch., 4ème sect., 30 septembre 2009, Etablissements Tordo Belgrano, FTI c. Metimexo, Morey Production, François Inglese

La société Monsanto est titulaire d'un brevet européen EP 0 546 090 couvrant pour simplifier des plants de soja comprenant une classe d'enzymes EPSPS de classe II, insensibles à un herbicide non sélectif (« Roundup Ready »).

Ces plants de soja sont commercialisés par Monsanto sous la dénomination plants de soja RR.

Malheureusement pour Monsanto, elle ne détient aucun brevet pour cette invention en Argentine, grand producteur de soja.

A la suite d'une retenue douanière aux Pays-Bas, Monsanto découvre une importation dans l'Union Européenne de farines de soja, fabriquées notamment à partir de plants de soja RR.

En conséquence, Monsanto entame une action en contrefaçon devant les juridictions néerlandaises de son brevet européen.

La question est de savoir si les farines de soja sont encore protégées par le brevet européen de Monsanto ?

La réponse étant fort complexe, le Tribunal de la Haye pose ainsi des questions préjudicielles à la Cour de justice de l'Union Européenne.

Par arrêt du 6 juillet 2010, la Cour de justice de l'Union Européenne a ainsi eu l'occasion de préciser le régime de protection des inventions biotechnologiques.

La Directive 98/44 relative à la protection juridique des inventions biotechnologiques définit deux régimes distincts de protection.

Le régime de protection de l'article 8 de la Directive 98/44 relative à la protection juridique des inventions biotechnologiques

Le premier régime se fonde sur l'article 8 de la Directive. Il dispose :

1. La protection conférée par un brevet relatif à une matière biologique dotée, du fait de l'invention, de propriétés déterminées s'étend à toute matière biologique obtenue à partir de cette matière biologique par reproduction ou multiplication sous forme identique ou différenciée et dotée de ces mêmes propriétés.

2. La protection conférée par un brevet relatif à un procédé permettant de produire une matière biologique dotée, du fait de l'invention, de propriétés déterminées s'étend à la matière biologique directement obtenue, à partir de la matière biologique directement obtenue, par reproduction ou multiplication sous forme identique ou différenciée et dotée de ces mêmes propriétés.

Peut-on appliquer ce premier régime de protection pour des farines de soja ?

La réponse est bien entendue négative. En effet, la définition du terme matière biologique défini à l'article 2 de la Directive exclut les farines de soja :

« matière biologique »: une matière contenant des informations génétiques et qui est autoreproductible ou reproductible dans un système biologique;

En l'espèce, il était difficile de prétendre que de la farine de soja est autoreproductible ou reproductible dans un quelconque système biologique...

C'est pourquoi la décision de la Cour de Justice de l'Union Européenne n'évoque par l'article 8 de la Directive.

Le régime de protection de l'article 9 de la Directive 98/44 relative à la protection juridique des inventions biotechnologiques

Le second régime se fonde sur l'article 9 de la Directive. Il dispose :

La protection conférée par un brevet à un produit contenant une information génétique ou consistant en une information génétique s'étend à toute matière, sous réserve de l'article 5, paragraphe 1, dans laquelle le produit est incorporé et dans laquelle l'information génétique est contenue et exerce sa fonction.

Pour essayer d'interdire l'introduction sur le marché de l'Union européenne, Monsanto essayait de soutenir que les farines de soja étaient protégées en application de l'article 9 de la Directive.

En effet, selon Monsanto, la farine de soja RR est une matière dans laquelle le plant de soja est incorporé et dans laquelle l'information génétique est contenue et exerce sa fonction, si l'ADN est extrait de la farine de soja pour être réimplanté dans des plants de soja.

La Cour de Justice de l'Union Européenne rejette l'argumentation de Monsanto pour deux raisons :

- premièrement : l'information génétique doit continuer d'exercer la fonction qu'elle assurait selon le brevet. Or en l'espèce, la farine de soja contenant l'information génétique objet de l'invention n'exerçait plus la fonction de protection du plant de soja à l'encontre d'un herbicide spécifique, à savoir le Roundup (heureusement que l'on arrose pas la farine de soja avec de l'herbicide... !) ;

- deuxièmement : l'extraction potentielle de l'ADN pour être ensuite réimplantée dans des nouveaux plants de soja ne peut permettre d'exercer la fonction de l'invention au niveau de la farine de soja. En effet, admettre le contraire dénaturerait l'article 9 de la Directive, sachant qu'il est toujours possible d'extraire l'ADN d'un corps biologique, même inerte.

En conclusion, l'enseignement de la Cour est :

L'article 9 de la directive 98/44/CE du Parlement européen et du Conseil, du 6 juillet 1998, relative à la protection juridique des inventions biotechnologiques, doit être interprété en ce sens qu'il ne confère pas une protection des droits de brevet dans des circonstances telles que celles du litige au principal, lorsque le produit breveté est contenu dans de la farine de soja, où il n'exerce pas la fonction pour laquelle il est breveté, mais a exercé celle-ci antérieurement dans la plante de soja, dont cette farine est un produit de transformation, ou lorsqu'il pourrait éventuellement exercer à nouveau cette fonction, après avoir été extrait de la farine puis introduit dans une cellule d'un organisme vivant.

Autrement dit, la fonction en application de l'article 9 doit être exercée au présent, et non pas au passé ou au futur, à défaut point de protection par brevet.

La protection d'une séquence d'ADN spécifiquement revendiquée en tant que telle

L'arrêt de la Cour de Justice de l'Union Européenne présente également un second enseignement, fort intéressant.

En l'espèce, Monsanto ne s'était pas contentée de revendiquer que des plants de soja RR et le procédé d'obtention des plants de soja RR, mais avait également revendiqué une séquence d'ADN en tant que telle.

La séquence d'ADN serait ainsi un produit consistant en une information génétique en application de l'article 9 de la Directive.

La Cour de Justice de l'Union Européenne juge à propos d'une séquence d'ADN :

42. A cet égard, il doit être relevé que le vingt-troisième considérant de la directive énonce qu'«une simple séquence d'ADN sans indication d'une fonction ne contient aucun enseignement technique [...] [et] qu'elle ne saurait par conséquent, constituer une invention brevetable».

44. Par ailleurs, les vingt-deuxième et vingt-quatrième considérants ainsi que l'article 5, paragraphe 3, de la directive impliquent qu'une séquence d'ADN ne bénéficie d'aucune protection au titre du droit des brevets lorsque la fonction exercée par cette séquence n'est pas précisée.

45. La directive subordonnant ainsi la brevetabilité d'une séquence d'ADN à l'indication de la fonction qu'elle assure, elle doit être considérée comme n'accordant aucune protection à une séquence d'ADN brevetée qui n'est pas susceptible d'exercer la fonction spécifique pour laquelle elle a été brevetée.

Autrement dit, selon la Cour, une séquence d'ADN peut faire l'objet d'une protection par brevet si et seulement si :

- la fonction de la séquence d'ADN est définie ;

- la contrefaçon reproduit la fonction définie.

Cette interprétation fondée sur la Directive 98/44 déroge à la position traditionnelle du droit des brevets. En effet, il est généralement admis (voir l'ouvrage de Burst et Foyer) que le premier ayant revendiqué un produit en tant que tel dispose d'un monopole sur ce produit, quel que soit l'utilisation de ce produit.

Comme l'a rappelé la CJUE, le droit des brevets des inventions biotechnologiques diffère substantiellement du régime classique.

Le droit français des brevets d'inventions biotechnologiques

En ce qui concerne la transposition de la Directive en droit français, les dispositions pertinentes sont les articles L. 613-2-1 et suivants du Code de la propriété intellectuelle.

L'article L.613-2-1 du Code de la propriété intellectuelle confirme que la fonction spécifique doit être concrètement exposée dans la description :

La portée d'une revendication couvrant une séquence génique est limitée à la partie de cette séquence directement liée à la fonction spécifique concrètement exposée dans la description.

Les droits créés par la délivrance d'un brevet incluant une séquence génique ne peuvent être

invoqués à l'encontre d'une revendication ultérieure portant sur la même séquence si cette revendication satisfait elle-même aux conditions de l'article L. 611-18 et qu'elle expose une autre application particulière de cette séquence.

Le dernier alinéa de l'article L.613-2-1 du CPI confirme que les brevets d'inventions biotechnologiques dérogent au régime général du droit des brevets.

Les articles L. 613-2-2 et L.613-2-3 du Code de la propriété intellectuelle reprennent respectivement les dispositions des articles 9 et 8 de la Directive.

Malheureusement, d'autres dispositions de la Directive 98/44 n'ont pas été transposées à l'identique en France, ouvrant de nombreuses interrogations pour nos clients.

CJUE, gr. ch., 6 juill. 2010, aff. C-428/08, Monsanto Technology c/ Cefetra et a.

Dans un précédent billet, nous avions relaté un arrêt de la Cour d'appel de Paris du 14 avril 2010 relatif au dépôt auprès de l'Institut national de la propriété industrielle de traduction de brevets européens rédigés en allemand ou anglais. Les lecteurs de DBF ne l'ayant pas lu sont ainsi invités à le consulter afin de comprendre les enjeux du billet qui suit.

Par arrêt du 16 juillet 2010, le Conseil d'état a été invité à statuer sur un recours pour excès de pouvoir des articles 2 et 6 du décret n°2008-625 du 27 juin 2008 modifiant les articles R.411-17, mais surtout abrogeant les articles R.614-8 à R.614-10 du Code de la propriété intellectuelle relatif aux dépôts de traduction des brevets européens..

L'article R.614-8 du Code de la propriété intellectuelle disposait ainsi :

La traduction en français du texte du brevet européen prévue à l'article L. 614-7 doit être remise dans un délai de trois mois à compter de la date de publication au Bulletin européen des brevets de la mention de la délivrance du brevet visée à l'article 97, paragraphe 4, de la convention sur le brevet européen et, le cas échéant, de la mention de la décision concernant l'opposition visée à son article 103. La traduction doit être accompagnée de la justification de la redevance exigible.

Autrement dit, dans un délai de trois mois à compter de la date de publication au Bulletin européen des brevets de la mention de délivrance, le titulaire devait remettre une traduction en français du brevet européen dans son intégralité.

Les articles R.614-9 et R.614-10 du Code de la propriété intellectuelle étaient relatifs à la publication au Bulletin officiel de la propriété industrielle de la remise ou l'absence de remise d'une traduction en langue française du brevet européen.

Seules les juridictions administratives ont compétence pour statuer sur la légalité des actes administratifs. De ce fait, les contestations d'un décret, acte règlementaire par nature, sont soumises aux yeux du Conseil d'Etat - juridiction suprême de l'ordre juridictionnel administratif.

L'arrêt du Conseil d'état étant peu disert, il semblerait que seulement deux moyens de légalité interne furent invoqués par le requérant. De manière surprenante d'un point de vue processuel, aucun moyen de légalité externe (forme, compétence, détournement de pouvoir) n'aurait été mis en avant.

Le premier moyen de légalité interne s'appuie sur une violation au principe d'égalité et à l'article 2 de la Constitution, à savoir :

La langue de la République est le français.

Le Conseil d'état rejette l'argument au motif qu'il s'agit en réalité d'une contestation de la loi, n'entrant pas dans son champ de compétence. Le Conseil d'état applique sans grande surprise sa théorie de la loi-écran , consistant à écarter l'argumentation d'un requérant, qui sous couvert d'un acte règlementaire, attaque en réalité le contenu de la loi, base légale de l'acte règlementaire.

C'est pourquoi, le Conseil d'état invite à ce sujet le requérant à déposer une question prioritaire de constitutionalité, pour permettre au Conseil constitutionnel de déclarer si besoin la loi anticonstitutionnelle, notamment pour la prétendue violation du principe constitutionnel d'égalité et de l'article 2 de la Constitution de 1958.

Le second moyen de légalité interne s'appuie sur une prétendue violation du principe général du droit relatif à la légalité des délits et des peines.

Autant que l'on puisse comprendre l'arrêt, le requérant a dû soutenir qu'en n'exigeant plus une traduction en langue française du texte du brevet européen, les éléments constitutifs de l'infraction pénale de contrefaçon de brevet définie par l'article L.615-14 du Code de la propriété intellectuelle auraient été modifiés.

Le Conseil d'état rejette l'argument au motif que les dispositions règlementaires ne modifient en rien l'infraction pénale de contrefaçon de brevet.

L'arrêt du Conseil d'état du 16 juillet 2010 sur la légalité du décret n°2008-625 du 27 juin 2008 n'est guère surprenant au vu des moyens exposés par le requérant.

Quant à la question prioritaire de constitutionalité, elle semble vouer à l'échec compte tenu de la précédente décision du Conseil constitutionnel relative à la loi portant ratification du Protocole de Londres.

Pourtant, avec des idées juridiquement plus exotiques, il n'est pas certain que le Conseil d'état aurait statué dans le même sens.

Affaire à suivre...

CE, 16 juillet 2010, Djamila A. c. administration

Pour vous permettre de retrouver plus facilement les billets de DBF, nous avons classé l'ensemble des billets de manière thématique.

Généralités sur la contrefaçon de brevet

Qu'est ce qu'un brevet protège ? ici

Pourquoi défendre son brevet en cas de contrefaçon ? ici

Acte de contrefaçon

La bonne foi est inopérante en droit des brevets : ici

Reproduction des revendications

Caractéristiques optionnelles et différences secondaires : ici

Preuves : saisie-contrefaçon et autres

Comment réagir lors d'une saisie-contrefaçon ? ici

Nullité de saisie-contrefaçon in limine litis ? ici et ici

Comment apporter la preuve de la contrefaçon ? ici

Réparation et évaluation des dommages-intérêts

Loi du 29 octobre 2007 et évaluation des dommages-intérêts : ici

Loi du 29 octobre 2007 et bénéfices réalisées par le contrefacteur : ici

Réparation du préjudice pour contrefaçon, accessoires et pièces de rechange : ici

Exécution provisoire et mise à mort de souris : ici

Action en contrefaçon au fond

Articulation entre brevet français et brevet européen : ici, ici et ici

Substitution d'un brevet français par un brevet européen : non paiement des annuités : ici

Traduction et brevet européen : application du protocole de Londres : ici

Brevet révoqué à l'OEB et contrefaçon en France : ici

Compétence juridictionnelle en France : ici

Interdiction-provisoire (référé)

Interdiction provisoire et atteinte imminente : ici

mise à jour : 16/10/10

Nouvel édifice crée par le législateur depuis le 27 octobre 2007, l'article L.615-3 du Code de la propriété intellectuelle permet d'obtenir en référé toute mesure destinée à prévenir une atteinte imminente aux droits conférés par un brevet ou à empêcher la poursuite d'actes argués de contrefaçon.

Il dispose :

Toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon peut saisir en référé la juridiction civile compétente afin de voir ordonner, au besoin sous astreinte, à l'encontre du prétendu contrefacteur ou des intermédiaires dont il utilise les services, toute mesure destinée à prévenir une atteinte imminente aux droits conférés par le titre ou à empêcher la poursuite d'actes argués de contrefaçon. La juridiction civile compétente peut également ordonner toutes mesures urgentes sur requête lorsque les circonstances exigent que ces mesures ne soient pas prises contradictoirement, notamment lorsque tout retard serait de nature à causer un préjudice irréparable au demandeur. Saisie en référé ou sur requête, la juridiction ne peut ordonner les mesures demandées que si les éléments de preuve, raisonnablement accessibles au demandeur, rendent vraisemblable qu'il est porté atteinte à ses droits ou qu'une telle atteinte est imminente.

La juridiction peut interdire la poursuite des actes argués de contrefaçon, la subordonner à la constitution de garanties destinées à assurer l'indemnisation éventuelle du demandeur ou ordonner la saisie ou la remise entre les mains d'un tiers des produits soupçonnés de porter atteinte aux droits conférés par le titre, pour empêcher leur introduction ou leur circulation dans les circuits commerciaux. Si le demandeur justifie de circonstances de nature à compromettre le recouvrement des dommages et intérêts, la juridiction peut ordonner la saisie conservatoire des biens mobiliers et immobiliers du prétendu contrefacteur, y compris le blocage de ses comptes bancaires et autres avoirs, conformément au droit commun. Pour déterminer les biens susceptibles de faire l'objet de la saisie, elle peut ordonner la communication des documents bancaires, financiers, comptables ou commerciaux ou l'accès aux informations pertinentes. Elle peut également accorder au demandeur une provision lorsque l'existence de son préjudice n'est pas sérieusement contestable.

Saisie en référé ou sur requête, la juridiction peut subordonner l'exécution des mesures qu'elle ordonne à la constitution par le demandeur de garanties destinées à assurer l'indemnisation éventuelle du défendeur si l'action en contrefaçon est ultérieurement jugée non fondée ou les mesures annulées.

Lorsque les mesures prises pour faire cesser une atteinte aux droits sont ordonnées avant l'engagement d'une action au fond, le demandeur doit se pourvoir, par la voie civile ou pénale, dans un délai fixé par voie réglementaire. A défaut, sur demande du défendeur et sans que celui-ci ait à motiver sa demande, les mesures ordonnées sont annulées, sans préjudice des dommages et intérêts qui peuvent être réclamés.

La définition d'une atteinte imminente est fort complexe et n'a pas encore été l'objet de décisions - à notre connaissance.

Par trois ordonnances de référé similaires en date du 19 août 2010, le Président du Tribunal de grande instance de Paris a débouté un demandeur de son action en interdiction provisoire pour absence d'atteinte imminente.

Le titulaire du brevet présentait deux faits susceptibles selon lui d'établir l'existence d'une atteinte imminente.

Le premier fait était l'obtention récente d'une Autorisation de mise sur le marché et de divers agréments administratifs, dont l'inscription sur la liste des médicaments remboursables et sur le répertoire génériques par les génériqueurs.

Le Président du Tribunal rejette l'argument, en se fondant notamment sur les travaux préparatoires de la loi du 29 octobre 2007, dans les termes suivants :

Néanmoins, la loi a autorisé les laboratoires pharmaceutiques à présenter des demandes d'AMM des produits génériques et à obtenir l'inscription sur la liste des médicaments remboursables et sur le répertoire des génériques malgré l'existence de droits de propriété intellectuelle et lors des travaux préparatoires sur la loi du 29 octobre [2007], le législateur n'a pas retenu la qualification d'atteinte imminente pour les demandes de prix auprès du Comité économique des produits de santé .

L'obtention d'une Autorisation de mise sur le marché ou de l'inscription sur la liste des médicaments remboursables et sur le répertoire des génériques ne peuvent ainsi suffire selon le juge des référés pour établir une atteinte imminente en matière de référé-interdiction provisoire.

Le second fait s'appuyait sur une lettre par laquelle le titulaire du brevet a demandé aux génériqueurs de leur confirmer qu'ils ne soumissionneront pas aux appels d'offre portant sur le produit breveté, avant l'expiration des droits du laboratoire princeps.

En l'absence de réponses satisfaisantes, le titulaire du brevet avait ainsi attrait les génériqueurs en interdiction provisoire devant le juge des référés, en considérant ce fait comme une preuve de la vraisemblance de l'atteinte imminente.

Le Président du Tribunal écarte l'argument du titulaire du brevet au motif que :

Le [titulaire du brevet] ne peut contraindre [son concurrent] à effectuer des déclarations d'intention et le silence gardé par la défenderesse après délivrance de l'assignation en justice, sur sa volonté de soumissionner aux appels d'offres en cause [...], ne suffit pas à caractériser la vraisemblance d'une atteinte imminente alors que [son concurrent] peut légitimement s'opposer à une demande en justice tendant à l'obliger à dévoiler sa stratégie commerciale.

Par conséquent, le juge des référés indique :

Ainsi il n'est justifié d'aucune circonstance révélant la volonté des défenderesses de soumissionner aux appels d'offres dont le délai de réponse expire avant [la date d'expiration du brevet]. Aussi il n'y a pas lieu à référé sur les demandes [du titulaire du brevet] en l'absence d'une atteinte imminente suffisamment établie.

Moralité : l'atteinte imminente en matière d'interdiction provisoire ne peut se présumer par le silence du défendeur.

TGI Paris, Ord. Référé, 19 août 2010, Aventis Pharma c. Teva Santé

TGI Paris, Ord. Référé, 19 août 2010, Aventis Pharma c. Intas

TGI Paris, Ord. Référé, 19 août 2010, Aventis Pharma c. Hospira

L'auteur de ce blog a été conseil des sociétés Teva dans la présente procédure. Ceci explique l'absence de commentaires détaillés sur cette décision.

L'ordonnance de référé n'est pas définitive et est susceptible d'un appel devant la Cour d'appel de Paris.

Un brevet est un titre valorisé dans l'actif d'une société, permettant d'exclure ses concurrents et de préserver son monopole. Il permet aussi de valoriser son invention par la concession de licence de brevet.

Un brevet coûte malheureusement très cher pour des particuliers et des petites ou moyennes entreprises, et a un coût loin d'être négligeable pour les grandes entreprises en période de crise.

Parfois, le Conseil en propriété industrielle omet - malencontreusement - de préciser le coût total d'un brevet du début jusqu'à la fin de sa vie. Les devis autour de 5 000 euros pour un brevet sont ainsi illusoires et trompeurs. En effet, une étude de l'Office européen établissait par exemple le coût moyen d'un brevet européen protégeant 7 pays pendant 20 ans autour de 43 000 euros. Ce montant a certes diminué depuis l'entrée en vigueur du Protocole de Londres, mais le montant des taxes annuelles de maintien du brevet reste substantiel.

Avec de tels frais d'investissement pour l'obtention d'un brevet, on comprend l'importance de défendre son brevet. Laisser tout concurrent piétiner indûment son monopole revient finalement à ne pas profiter du droit d'exclusion conféré par son brevet.

C'est également abandonner toute velléité d'essayer de valoriser son innovation par une licence de brevet, sachant que des concurrents ont le droit d'utiliser l'invention gratuitement.

En effet, à la suite d'une mise en demeure, le présumé contrefacteur a finalement le choix à terme - en supposant le brevet valable et contrefait - de cesser de commercialiser son produit ou de négocier une licence de brevet amiable.

Une licence de brevet amiable apporte ainsi des revenus supplémentaires.

Au pire, une action en contrefaçon réussie permettra de récupérer des dommages-intérêts et de montrer à tous ses concurrents que la défense des droits de brevet est effective.

* *

*

Pour résumer défendre son brevet, c'est :

- éviter la dévalorisation de son actif ;

- pouvoir négocier amiablement une licence de brevet assortie d'une redevance ou d'une somme forfaitaire ;

- maintenir un droit exclusif d'exploitation

- obtenir des dommages-intérêts en réparation du préjudice subi par la contrefaçon.

Reste le coût de la défense de son brevet.

Il peut être très faible dans le cas d'une négociation amiable avec avocat (inférieur à 10 keuros) à très élevé pour une défense complète devant les juridictions nationales.

Chacun de mes Confrères appliquent son propre taux horaire et travaille plus ou moins rapidement.

Mais disons qu'en général, un contentieux en droit des brevets pour une décision de première instance peut varier entre 30 000 et 100 000 euros, ce qui correspond entre 200 et 500 heures de travail effectif sur deux ou trois ans.

Et oui... en tant qu'avocat en droit des brevets, nous ne traitons pas autant de dossiers que nos Confrères spécialisés en droit social.

Mais soyons honnête, notre prestation d'avocat est de bien préparer votre dossier non pas pour gagner le litige, mais vous permettre une transaction amiable dans les meilleures conditions comme dans la plupart de nos dossiers...

Et à défaut... d'être le plus prédictif sur l'issue du litige et de le gagner ...

Par 24 arrêts du même jour, la Cour d'appel de Paris vient de répondre à une question d'une grande importance pratique : l'articulation entre le Protocole de Londres relatif aux traductions des brevets européens applicable depuis le 1er mai 2008 et les dispositions de l'article L.614-7 du Code de la propriété intellectuelle.

Retour en arrière

Avant le 1er mai 2008, l'article L.614-7 du Code de la propriété intellectuelle disposait :

Lorsque le texte, dans lequel l'Office européen des brevets créé par la convention de Munich délivre un brevet européen ou maintient un tel brevet sous une forme modifiée, n'est pas rédigé en français, le titulaire du brevet doit fournir à l'Institut national de la propriété industrielle une traduction de ce texte dans les conditions et délai déterminés par décret en Conseil d'Etat. Faute de satisfaire à cette obligation, le brevet est sans effet.

Autrement dit, pour qu'un brevet européen rédigé dans une langue autre que le français (c'est-à-dire l'anglais ou l'allemand) puisse avoir un effet en France, le titulaire du brevet devait déposer une traduction en langue française de la description et des revendications.

Lorsque le brevet européen était modifié à la suite d'une procédure d'opposition devant l'Office Européen des Brevets (en général, la description présente quelques modifications pour s'adapter aux nouvelles revendications délivrées), le titulaire du brevet devait déposer dans un délai de 3 mois une nouvelle traduction auprès de l'Institut national de la propriété industrielle.

Après des débats houleux, la France a ratifié le Protocole de Londres applicable sur son territoire depuis le 1er mai 2008. L'article 1er dispose ainsi :

Renonciation aux exigences en matière de traduction

(1) Tout Etat partie au présent accord ayant une langue officielle en commun avec une des langues officielles de l'Office européen des brevets renonce aux exigences en matière de traduction prévues à l'article 65, paragraphe 1 de la Convention sur le brevet européen.

(2) Tout Etat partie au présent accord n'ayant aucune langue officielle en commun avec une des langues officielles de l'Office européen des brevets renonce aux exigences en matière de traduction prévues à l'article 65, paragraphe 1 de la Convention sur le brevet européen, si le brevet européen a été délivré dans la langue officielle de l'Office européen des brevets prescrite par cet Etat, ou traduit dans cette langue et fourni dans les conditions prévues à l'article 65, paragraphe 1 de la Convention sur le brevet européen.

(3) Les Etats visés au paragraphe 2 conservent le droit d'exiger qu'une traduction des revendications dans une de leurs langues officielles soit fournie dans les conditions prévues à l'article 65, paragraphe 1de la Convention sur le brevet européen.

(4) Le présent accord ne saurait être interprété en vue de restreindre le droit des Etats parties au présent accord de renoncer à toute exigence en matière de traduction ou d'appliquer en matière de traduction des règles moins contraignantes que celles visées aux paragraphes 2 et 3.

L'exigence de traduction en français de la description a ainsi disparu (seules les revendications sont à présent traduites en français). C'est ainsi que le nouvel article L.614-7 du Code de la propriété intellectuelle dispose :

Le texte de la demande de brevet européen ou du brevet européen rédigé dans la langue de procédure devant l'Office européen des brevets créé par la convention de Munich est le texte qui fait foi.

En cas de litige relatif à un brevet européen dont le texte n'est pas rédigé en français, le titulaire du brevet fournit, à ses frais, à la demande du présumé contrefacteur ou à la demande de la juridiction compétente, une traduction complète du brevet en français.

Le problème

Il est manifeste que pour un brevet européen délivré après le 1er mai 2008, une traduction en langue française de la description n'est pas exigée en application des nouvelles dispositions.

En revanche, que se passe-t-il pour un brevet européen délivré avant le 1er mai 2008, mais maintenu sous forme modifiée à la suite d'une procédure d'opposition devant l'Office Européen des Brevets après cette date ?

Faut-il encore sous une telle hypothèse déposer une traduction de la description modifiée ?

Soucieux de préserver leurs droits, certains titulaires de brevet ont conclu positivement.

Malgré la complexité juridique de la question, le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle a refusé de recevoir le texte de ces traductions.

Compte tenu de l'importance économique de la réponse de l'Institut national de la propriété industrielle, de nombreux titulaires de brevet européen sous une telle hypothèse ont formé un recours devant la Cour d'appel de Paris.

La solution de la Cour d'appel

Par plusieurs arrêts du 14 avril 2010, la Cour d'appel rejette le recours contentieux.

Dans un premier temps, la Cour rappelle la possibilité pour un Etat contractant à la Convention sur le brevet européen de ne pas requérir une traduction d'un brevet dans sa langue nationale en application de l'article 65(1) CBE.

Dans un deuxième temps, la Cour considère que le nouvel article L.614-7 du Code de la propriété intellectuelle constitue une renonciation de l'exigence de traduction au sens de l'article 65 CBE 73.

Puis, la Cour affirme que l'exigence de traduction prévue par l'ancien texte constitue une loi de procédure. De ce fait, le nouvel article L.614-17 est d'application immédiate.

Par conséquent, la Cour rejette le recours.

Quelques commentaires

D'un point de vue juridique, la question - à notre avis - est de savoir si l'exigence de traduction constitue une condition d'existence ou une condition d'exercice du droit conféré par le brevet européen en France.

La terminologie de l'ancien article L.614-7 "le brevet est sans effet" peut conduire - à l'instar de la Cour - à retenir que l'absence d'effet présuppose l'existence d'un droit et par conséquent qu'il s'agit d'une condition d'exercice du droit.

A notre avis, le raisonnement poussé à l'extrême impliquerait qu'un brevet européen délivré avant le 1er mai 2008 et non modifié par la suite, pour lequel aucune traduction en français n'aurait été déposée auprès de l'Institut national de la propriété industrielle, pourrait être la base d'une action en contrefaçon de brevet en 2010 pour des faits de contrefaçon commis en 2007.

Le présumé contrefacteur se verrait opposer un titre de propriété industrielle dont il pouvait légitimement croire qu'il était sans effet en France.

Le seul bémol à cette hypothèse de cas d'école est qu'il est improbable que le titulaire du brevet ait continué de payer les taxes annuelles de maintien du brevet.

En revanche, une traduction erronée déposée auprès de l'Institut national de la propriété industrielle pourra - à présent - être rectifiée par la communication d'une traduction rectifiée lors de l'introduction d'un litige fondé sur le brevet européen.

En faisant prévaloir le caractère de loi de procédure de l'exigence de traduction, la Cour d'appel soulève ainsi de nombreuses questions juridiques, mais pouvait-elle en faire autrement ?

L'Institut national de la propriété industrielle avait déjà choisi - de manière particulièrement audacieuse d'un point de vue juridique - de refuser de recevoir toute traduction.

Accepter les recours en annulation aurait eu pour conséquence de priver de nombreux titulaires de leurs droits sur leur brevet objet d'un maintien sous forme modifiée postérieurement au 1er mai 2008, qui n'auraient pas - jugé utile ou par manque de financement - formé un recours.

De fait, les anciennes dispositions règlementaires du Code de la propriété intellectuelle rappellent que la traduction doit être déposée dans un délai de 3 mois à compter de la publication du nouveau fascicule de brevet européen.

La solution de la Cour apparaît équitable, même si une analyse juridique approfondie - notamment en droit administratif - pourrait ne pas conduire forcément à la même solution...

CA Paris, 5.1, 14 avril 2010, Lubrizol c. INPI

Une société dépose un brevet français, puis dans le délai de priorité de 12 mois dépose un brevet européen désignant la France.

L'articulation entre brevet français et brevet européen n'ayant plus de secret pour les lecteurs assidus de DBF (sinon voir les articles 1, 2 et 3 à ce sujet), chacun sait qu'à la date fatidique, le brevet français cesse de produire ses effets au profit du brevet européen.

La date fatidique est bien évidemment la fin du délai de 9 mois à compter de la délivrance du brevet européen en l'absence d'opposition, ou à défaut la date de la clôture de la procédure d'opposition.

Mais que ce passe-t-il lorsque le titulaire ne paye pas l'annuité de la partie française du brevet européen quelques mois avant la date fatidique ?

Existe-t-il toujours une substitution du brevet français par le brevet européen ?

Complexifions les données en ajoutant que la décision de constatation de déchéance de la partie française du brevet européen a été prononcée par le Directeur général de l'INPI bien après la date fatidique, mais aussi en précisant que le délai de grâce de six mois pour payer l'annuité avec surtaxe expirait après la date fatidique.

Telle fut la question complexe posée à la Cour d'appel de Paris.

Par arrêt du 2 juillet 2010, la Cour d'appel de Paris confirme le jugement du Tribunal et répond positivement à la question. Elle constate la cessation du brevet français et déclare le demandeur irrecevable dans son action en contrefaçon fondée sur le brevet français.

Après le raisonnement juridique sur la question de la substitution, les lecteurs noteront avec intérêt l'annulation de la saisie-contrefaçon pour absence de titre.

CA Paris, Pole 5, ch. 2, 2 juillet 2010, Trèves c. Silac, Simoldes, Renault

L'arrêt est non définitif à ce jour car susceptible d'un pourvoi en cassation. L'auteur de ce blog a travaillé sur cette affaire pour le compte de la société Silac. Ceci explique l'absence de commentaire détaillé de l'arrêt.

Il est fréquent qu'une revendication de brevet comporte des caractéristiques techniques "optionnelles", introduites par l'adverbe "notamment" ou par une autre périphrase. Il est parfois difficile de faire la part des choses entre prise en considération de la caractéristique technique optionnelle ou en faire abstraction dans l'appréciation de la validité et de la contrefaçon.

Par jugement du 11 mars 2010, le Tribunal de grande instance de Paris a été confronté à une revendication comportant une caractéristique technique optionnelle.

La revendication 1 se lisait :

Munition pour armes de petit, moyen et gros calibres, constituée par une balle au calibre de l'arme ou sous-calibrée, comportant une partie avant profilée (4), une partie centrale (2), et une partie arrière (1) pouvant porter une empenne (12) , caractérisée en ce que la balle contient suivant son axe une flèche interne constituée par un insert cylindrique (6) de rigidité au moins égale à celle du corps de la balle, logée dans un trou axial (5).

Le Tribunal choisit d'écarter la caractéristique technique pouvant porter une empenne dans l'appréciation de la contrefaçon dans les termes suivants :

A cet égard, la société défenderesse ne saurait soutenir que la balle ONE qu'elle commercialise diffère de la balle FIP de la demanderesse en ce qu'elle ne comporte pas, à l'arrière de la balle, une empenne. En effet, outre que cette caractéristique de la revendication 1 du brevet opposé est optionnelle, cette différence de détail ne saurait écarter la contrefaçon du brevet résultant de la reprise des caractéristiques principales.

En premier lieu, le Tribunal estime que la caractéristique technique pouvant porter une empenne constitue une caractéristique optionnelle.

Pourtant, le participe présent pouvant ne semble pas à notre avis faire référence à une option, mais plutôt à une caractéristique technique fonctionnelle de la munition : elle doit pouvoir porter une empenne. Le Tribunal doit donc vérifier que la munition est apte à porter une empenne. En pratique, la réponse nous semble positive.

En second lieu, le Tribunal ajoute que la contrefaçon serait établie à partir de la reproduction des caractéristiques principales.

Cette seconde affirmation ne nous convainc pas : ce vestige doctrinal nous semble contraire à la sécurité juridique des tiers et aux positions récentes de la Cour d'appel de Paris, qui semblent abandonner la contrefaçon par différences secondaires.

Sur le reste de la décision, l'application de l'article L.615-7 al.2 par l'allocation d'une somme forfaitaire de dommages-intérêts sera remarquée.

De plus, le Tribunal rappelle - à bon droit - qu'en l'absence d'inscription au Registre national des brevets d'une licence antérieurement au 4 août 2008 ou en l'absence d'inscription au Registre national des brevets d'une cession de brevet (même postérieurement au 4 août 2008) : point de salut.

Enfin, concernant l'activité inventive, le Tribunal rappelle implicitement l'importance de la procédure écrite...

Une décision finalement riche d'enseignements, qui méritait un commentaire

TGI Paris, 3e ch. 4e sect., 11 mars 2010, Thifan Industries c. Cartouches Sologne Balles GPA, B20100071

La société Ferton est titulaire d'un brevet et d'un dessin et modèle relatifs à une pièce à main dentaire. A la suite d'une saisie-contrefaçon, elle assigne les sociétés Surgytech et Mectron en contrefaçon de ses titres de propriété industrielle.

Par jugement du 22 juin 2007, le Tribunal de grande instance de Paris condamne les défendeurs pour contrefaçon de brevet et modèle, et prononce une mesure d'expertise pour le calcul du préjudice.

Par arrêt du 13 novembre 2009, la Cour d'appel de Paris infirme partiellement le jugement : seule la contrefaçon de modèle est établie (DBF publiera deux billets sur cet arrêt fort intéressant),

Par jugement du 5 février 2010, statuant sur la liquidation du préjudice, le Tribunal prend acte de l'infirmation partielle et condamne les contrefacteurs à 3 864 euros au titre des gains manqués et 10 000 euros au titre de la dévalorisation du titre.

La présente décision retient l'attention du lecteur en ce qui concerne les accessoires et pièces de rechange :

Attendu par ailleurs que les accessoires et pièces de rechange, même non couverts par le titre en cause, doivent être inclus dans la masse contrefaisante dès lors qu'ils sont destinés aux produits contrefaisants et que leur vente est nécessairement déclenchée par celles de ces produits .

Les accessoires et pièces de rechange sont ainsi un chef de préjudice pour la contrefaçon au titre des gains manqués.

Il est donc important pour un présumé contrefacteur de prendre en considération ce poste de préjudice, qui peut être fort élevé dans certains secteurs économiques, dans l'évaluation des risques.

Sur le reste du jugement, le Tribunal condamne les contrefacteurs à la somme de 3 864 euros au titre de la redevance indemnitaire, 10 000 euros au titre de l'atteinte au modèle (dévalorisation du titre ?) et 7 000 euros au titre des frais de justice.

Lorsque l'on sait que les contrefacteurs avaient déjà payé à titre de provision sur les dommages-intérêts 30 000 euros, le calcul exact du préjudice n'a guère été favorable au demandeur - à sa décharge, la contrefaçon de brevet avait été par la suite rejetée par la Cour d'appel.

D'un point de vue purement financier, ce sera une procédure longue et coûteuse pour les deux parties : aucun gagnant.

Mieux vaut réfléchir sur l'évaluation du préjudice dès le début du litige pour encourager une transaction, plutôt qu'engager une expertise longue et coûteuse pour les parties.

TGI Paris, 3ème ch., 2ème sect., 5 février 2010, Ferton c. Surgytech, Mectron, n°05/18414

Après avoir écrit antérieurement 3 billets sur l'articulation entre action en contrefaçon de brevet et opposition devant l'Office Européen des Brevets, la présente décision met en exergue les dispositions applicables.

La société Mastrad est titulaire d'un brevet français FR 2 818 097 déposé le 22 décembre 2000, étendu dans le délai de priorité par un brevet européen EP 1 343 395, désignant la France. Les deux brevets ont été délivrés et concernent un gant de protection.

La revendication 1 du brevet européen EP 1 343 395 comporte - pour simplifier - 4 caractéristiques techniques :

- gant formant une structure étanche réalisé intégralement en matériau silicone ;

- géométrie ambidextre ; et

- forme de moufle pour les doigts.

Par assignation du 2 mai 2008, la société Mastrad attrait une société Pylones en contrefaçon de son brevet européen EP 1 343 395,

Par jugement du 11 février 2010, le Tribunal de grande instance de Paris condamne le présumé contrefacteur pour contrefaçon de brevet et ordonné même la confiscation des produits contrefaisants aux fins de destruction, assortie de l'exécution provisoire !

* *

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Pourtant, par décision du 30 mars 2009, la Division d'opposition de l'Office Européen des Brevets avait révoqué le brevet européen EP 1 343 395 pour défaut d'activité inventive.

Un recours devant la Chambre de recours technique de l'Office Européen des Brevets est actuellement pendant.

La société Pylones ne semble pas avoir vérifié l'existence d'une procédure d'opposition devant l'Office Européen des Brevets à l'encontre du brevet européen de Mastrad.

Et pourtant, la société Mastrad avait déjà introduit 3 actions en contrefaçon de brevet devant le Tribunal de grande instance de Paris.

C'est ainsi que les première section (11 janvier 2006), deuxième section (6 avril 2006) et troisième section (1er février 2006 et 22 février 2006) de la troisième chambre du Tribunal de grande instance de Paris ont prononcé le sursis à statuer dans l'attente de la décision définitive de l'Office Européen des Brevets en application de l'article L. 614-15 du Code de la propriété intellectuelle.

Dans le jugement commenté, le Tribunal avait-il obligation de surseoir à statuer dans l'attente de la décision de la Chambre de recours de l'OEB ?

La réponse est bien évidemment négative : la société Mastrad ne se prévalait que de son brevet européen. De ce fait, l'article L. 614-15 du Code de la propriété intellectuelle n'était pas applicable.

En revanche, la société Pylones - à présent condamnée pour contrefaçon de brevet - peut regretter de ne pas avoir mis en avant la révocation du brevet européen par la Division d'opposition, avec les arguments présentés par les 2 opposants, voire de ne pas avoir requis un sursis à statuer facultatif dans l'attente de la décision définitive de l'Office Européen des Brevets.

L'exécution provisoire sur la mesure de confiscation et de destruction peut ainsi avoir des conséquences manifestement excessives.

Toutefois, il n'est pas certain que la société Mastrad prenne un tel risque d'exécution, compte tenu du risque élevé d'infirmation.

Finalement, l'articulation entre action en contrefaçon et opposition devant l'Office Européen des Brevets est loin d'être évidente.

TGI Paris, 3ème ch., 4ème sect., Mastrad c. Pylones, B2006084

En matière de contrefaçon de brevet, il est fréquent que le présumé contrefacteur invoque sa bonne foi pour échapper à une condamnation financière, d'autant plus lorsque son activité est simplement du négoce.

Malheureusement, cette croyance est erronée, comme l'illustre un jugement du 27 novembre 2009 rendu par le Tribunal de grande instance de Paris.

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En l'espèce, la société Leroy Merlin est assignée en contrefaçon de brevet par une société Moulages Plastiques du Midi. La société Leroy Merlin ne conteste pas la validité du brevet, mais seulement sa contrefaçon.

Compte tenu de son activité nécessitant la gestion d'un nombre de références produits considérables, la société Leroy Merlin excipe de sa bonne foi pour échapper à la contrefaçon.

Le Tribunal écarte l'argument dans les termes suivants :

Attendu que cette description suffit à démontrer que les boîtiers de connexion reproduisent [les revendications du brevet] et en constituent la contrefaçon, la bonne foi invoquée par la société Leroy Merlin France, à la supposer établie, étant inopérante en la matière .

Cette position n'est guère surprenante : il est constant en matière de responsabilité civile délictuelle qu'une faute non intentionnelle puisse caractériser une faute délictuelle et engager la responsabilité civile de son auteur au sens de l'article 1382 du Code civil.

La contrefaçon de brevet fondée sur la responsabilité civile délictuelle ne déroge pas à cette règle : l'intention est indifférente.

Au mieux le distributeur peut se prévaloir de l'alinéa 3 de l'article L.615-1 du Code de la propriété intellectuelle :

Toutefois, l'offre, la mise dans le commerce, l'utilisation, la détention en vue de l'utilisation ou la mise dans le commerce d'un produit contrefaisant, lorsque ces faits sont commis par une autre personne que le fabricant du produit contrefaisant, n'engagent la responsabilité de leur auteur que si les faits ont été commis en connaissance de cause.

Toutefois, celles-ci sont très limitatives et ne s'appliquent que pour des revendications de produits (et non pas des procédés) et se limitent qu'aux actes d'offre et de mise dans le commerce : l'importation ne nécessite ainsi pas une connaissance de cause.

De plus, la jurisprudence applique de manière restrictive la connaissance de cause et rappelle souvent qu'un professionnel du secteur, distributeur ou non, se doit de connaître les brevets existants dans son domaine.

Ainsi, le titulaire de droit lésé (breveté, licencié exclusif) peut obtenir réparation de son préjudice pour contrefaçon de brevet sur une assiette plus large : au lieu de calculer au pire la redevance sur le prix de vente du fabricant, celle-ci sera calculée le pris de vente du distributeur.

Finalement, à supposer un appel, la société Leroy Merlin n'aura d'autres choix que de démontrer la nullité ou l'absence de contrefaçon aux juges du second de degré pour échapper à une condamnation pour contrefaçon de brevet.

TGI Paris, 3ème ch., 2ème sect., 27 novembre 2009, Moulages Plastiques du Midi c. Leroy Merlin France, n°07/08388

Véritable perquisition de droit privé, la saisie-contrefaçon permet au titulaire d'un brevet ou son licencié exclusif d'obtenir des preuves de la contrefaçon en tout lieu présumé de contrefaçon (locaux de votre entreprise, salon d'exposition...).

La saisie-contrefaçon autorisée par un juge parisien est -- généralement -- inopinée et imposante pour le saisi. La présence d'un huissier de justice, accompagné d'un ou deux experts et de la force publique, peut être psychologiquement déstabilisante pour le saisi, s'il n'est pas préparé.

Alors, comment réagir lors d'une saisie-contrefaçon ? Voici quelques pistes de réflexion...

(1) Gardez à l'esprit que l'ordonnance sur requête signée par le Président du Tribunal de grande instance de Paris est une véritable décision de justice. Il est inutile d'y faire obstruction, même si la demande de votre concurrent vous paraît infondée.

A partir du moment où le brevet est en vigueur, le Président du Tribunal signera nécessairement l'ordonnance sur requête aux fins de saisie-contrefaçon. Le contrôle de la validité de la saisie s'effectuera a posteriori.

(2) Absence d'obstruction ne signifie pas obligation de collaboration avec l'huissier et l'expert.

Vous n'avez aucune obligation de vous auto-incriminer et de donner spontanément tous les éléments demandés. Laisser l'huissier instrumentaire avec l'expert chercher par eux-mêmes seuls dans vos locaux est souvent la meilleure solution.

Moins d'éléments à votre charge seront obtenus ou saisis, mieux vous vous porterez lors de l'action en contrefaçon.

(3) Lisez très attentivement l'ordonnance sur requête : c'est elle qui définit les pouvoirs de l'huissier.

(4) Le facteur temps est votre allié et non votre ennemi.

(5) Si des éléments hautement confidentiels sont saisis, n'hésitez pas à demander à l'huissier de les placer sous pli fermé et de ne pas les communiquer au requérant de la saisie.

(6) Contactez immédiatement votre avocat, il pourra ainsi se déplacer dans vos locaux et vous assistez pendant la saisie, ou au pire il vous apportera de précieux conseils.

La saisie-contrefaçon est souvent le socle d'une action en contrefaçon et peut être fort préjudiciable pour le présumé contrefacteur : démonstration de la contrefaçon, communication d'éléments sensibles à son concurrent...

Malgré son caractère inopiné, les risques sur les conséquences d'une saisie-contrefaçon éventuelle peuvent souvent être minorés par une formation d'une demi-journée auprès des hommes clés de l'entreprise susceptible d'être en contact avec l'huissier instrumentaire.

Démystifier la saisie-contrefaçon de brevet préalablement est souvent préférable qu'un long procès en contrefaçon fondé sur les seuls éléments fournis spontanément par un employé de la société pensant bien réagir devant l'huissier de justice...

Dans le premier billet de DBF, nous avions commenté un arrêt de la Cour d'appel de Paris du 27 mai 2009 affirmant que les nullités de saisie-contrefaçon devaient être soulevées in limine litis, avant toute défense au fond, sous peine d'irrecevabilité.

Nous avions posé quelques réserves à la solution adoptée par la Cour d'appel de Paris, s'agissant notamment de l'application de l'article 74 du Code de procédure civile par la Cour.

Par arrêt du 19 janvier 2010, la Chambre commerciale de la Cour de cassation casse un arrêt de la Cour d'appel de Paris, adoptant la même position que l'arrêt commenté, mais en matière de dessins et modèles.

Dans un attendu particulièrement clair -- et transposable en matière de saisie-contrefaçon de brevet -- , la Cour de cassation indique ainsi :

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le moyen de nullité d'une saisie contrefaçon , laquelle est un acte probatoire antérieur à la procédure de contrefaçon qui n'est introduite que par la demande en contrefaçon, ne constitue pas une exception de procédure au sens de l'article 73 du code de procédure civile, la cour d'appel a violé les textes susvisés

La Cour de cassation semble ainsi partager notre opinion exprimée dans notre billet de décembre.

Il sera intéressant de voir si la Cour d'appel de Paris s'alignera à terme sur cet arrêt de la Cour de cassation, objet d'une diffusion fort restreinte, malgré sa grande importance pratique.

Cass. Com., 19 janvier 2010, n°08-18732, Mollibois, SCGPM, Arkhitekton