Après avoir posé quelques bases sur l'articulation entre opposition devant l'Office Européen des Brevets et action en contrefaçon devant les juridictions françaises dans notre précédent billet, l'étude de la présente décision du Tribunal de grande instance de Paris en date du 1er juillet 2009, Wagon c. Dura est fort intéressante.
En application du premier alinéa de l'article L.614-15 du Code de la propriété intellectuelle :
Le tribunal saisi d'une action en contrefaçon d'un brevet français qui couvre la même invention qu'un brevet européen demandé par le même inventeur ou délivré à celui-ci ou à son ayant cause avec la même date de priorité surseoit à statuer jusqu'à la date à laquelle le brevet français cesse de produire ses effets aux termes de l'article L. 614-13 ou jusqu'à la date à laquelle la demande de brevet européen est rejetée, retirée ou réputée retirée, ou le brevet européen révoqué.
L'objectif de cette disposition est d'éviter un démembrement de la protection du brevet sur le territoire français, mais aussi d'attendre les conclusions de l'Office Européen des Brevets sur la brevetabilité de la demande européenne de brevet -- étant rappelé que l'examen devant l'INPI fondé uniquement sur la nouveauté manifeste est minimaliste.
Dans l'affaire commentée, la société WAGON était titulaire d'un brevet français et d'un brevet européen revendiquant la priorité du brevet français. Ces deux brevets ont été délivrés respectivement par l'INPI et l'Office Européen des Brevets.
Sur ces seuls faits, l'article L.614-15 du Code de la propriété intellectuelle était inapplicable : le brevet européen ayant été révoqué en opposition devant l'OEB.
Toutefois, la société WAGON était également titulaire d'une demande divisionnaire -- en cours d'examen -- du brevet européen.
L'article L.614-15 du Code de la propriété intellectuelle devait-il s'appliquer et imposer au Tribunal le sursis à statuer ?
Ce texte -- rédigé de manière alambiquée -- s'applique à une demande de brevet européen en cours d'examen. La condition juridique est ainsi que l'invention soit couverte aussi bien par le brevet français que la demande de brevet européen. Ceci implique une comparaison des revendications des deux titres.
Le Tribunal, dans son jugement du 1er juillet 2009, constate que les deux titres ne protègent pas la même invention et déboute la demande de sursis à statuer obligatoire.
Le présumé contrefacteur présentait pourtant un argument -- à priori -- séduisant : en cours d'examen devant l'Office Européen des Brevets, les revendications peuvent être modifiées à tout moment et ainsi couvrir la portée du brevet français.
Sous une telle hypothèse, on pourrait imaginer qu'un breveté contourne le sursis à statuer de droit en déposant des revendications différentes du brevet français, puis une fois la décision favorable du Tribunal, modifie lesdites revendications pour correspondre à celle du brevet français.
Le seul bémol à cette hypothèse de cas d'école sont les dispositions de la Règle 137(4) CBE 2000 :
Les revendications modifiées ne doivent pas porter sur des éléments qui n'ont pas fait l'objet de la recherche et qui ne sont pas liés à l'invention ou à la pluralité d'inventions initialement revendiquées de manière à former un seul concept inventif général.
Toutefois, pour le présumé contrefacteur, l'impossibilité d'intervenir dans la procédure d'examen devant l'Office Européen des Brevets (sauf par observation de tiers en application de l'article 115 CBE à portée fort limitée) n'est pas satisfaisante pour s'assurer de l'application de la règle 138(4) CBE 2000.
La question de droit est ainsi complexe, mais la décision du Tribunal doit être approuvée s'agissant d'inventions bien distinctes entre le brevet français et la demande européenne de brevet.
Autrement, la question du sursis mérite réflexion.
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Pour conclure, le jugement du Tribunal sur le sursis à statuer du brevet français était totalement sans objet au jour des plaidoiries, puisque la demande divisionnaire de brevet européen avait déjà été délivrée !
Les sociétés WAGON et DURA auront au moins eu le mérite de nous faire réfléchir sur ce cas d'école.
TGI Paris, 3ème ch., 3ème sect., 1 juillet 2009, Wagon c. Dura, B20090137
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